Apresentação Merchandising

1. Introdução

Olá, boa noite!

Hoje estou aqui para vos falar do contrato de merchandising.

Vou começar por apresentar uma noção de merchandising e os seus

elementos, seguidamente relativamente ao contrato mais concretamente,
irei abordar a

2. Noção e elementos

Merchandising pode ser entendido, por um lado, pela sua vertente

económica, ou por outro pela sua vertente jurídica, sendo esta, claro está,
aquela que mais nos importará.

Assim, em sentido jurídico e amplo, merchandising é a atividade de

exploração comercial do valor publicitário ou atrativo de uma coisa
incorpórea (objeto da propriedade autoral ou industrial) ou de um bem de
personalidade (direito ao nome e à imagem), pela qual o titular do bem
concede a outrem a sua utilização como sinal distintivo de produtos ou
serviços ou como elemento integrante do produto ou respetivo continente,
com objetivo promocional.

Daqui se retira que o bem em causa será aproveitado através de uma

segunda atividade, substancialmente distinta daquela a que originalmente a
sua utilização se destinava.

É-nos possível extrair da definição de merchandising apresentada

três elementos essenciais. Em primeiro lugar, o elemento casual que se
traduz no grau de conhecimento e aceitação do público em geral do bem na
sua utilização original; o elemento formal, que se concretiza na licença para
a utilização secundária do bem; e o por fim, o elemento finalístico, que se
concentra na utilização promocional do bem como uma marca de produtos
ou serviços, ou como um elemento decorativo em produtos de áreas
relacionadas.

3. Modalidades

Tendo em consideração o critério da natureza do bem na sua

utilização original a maioria dos autores apresentam 4 tipos de
merchandising:

O character merchandising que envolve a utilização de personagens

fictícios

O personality merchandising que inclui o aproveitamento de pessoas

reais

O corporate merchandising que explora produtos empresariais

E as hipóteses residuais de merchandising que comporta outras

hipóteses residuais de merchandising, em menor escala e de modo
irregular, como o caso de merchandising de universidades muito frequente
nos EUA.

Apesar de termos classificado supra quatro tipos de merchandising

com base numa diversidade de direitos no contexto da proteção primária, é
possível unificar o modelo de negociação a ser aplicado, desde que
levemos em consideração a proteção secundária e que seja utilizado um
instrumento jurídico de negociação com o mesmo fim.

4. O contrato

Define-se na jurisprudência nacional o contrato de merchandising

como “aquele pelo qual uma pessoa proporciona a outra, mediante
remuneração, o uso de um direito de propriedade intelectual ou de um
direito de personalidade com finalidade diversa da finalidade originária do
direito (o merchandising é uma palavra polissémica usada a propósito de
técnicas de promoção e de comercialização).”

Nesta senda, o que aqui se pretende através da realização de um

contrato de merchandising é a utilização secundária de determinado bem,
presumindo-se que esta utilização será efetivada através de produtos ou
serviços distintos daqueles afetos às principais funções da marca, de modo
a impulsionar a comercialização desses bens.

4.1. As partes

O contrato de merchandising é um negócio jurídico bilateral,

celebrado entre o titular da marca (na doutrina anglo-saxónica:
merchandisor), a quem me referirei por simplicidade, como licenciante, e o
sujeito interessado em usar a marca deste, o licenciado (merchandisee).

4.2. Formação

O contrato de merchandising é um pau de dois bicos. Se pode ser um

instrumento extremamente efetivo para incrementar o conhecimento da
empresa pelo público, a qualidade de qualquer produto sob a marca da
empresa torna-se um reflexo da empresa, e um produto de qualidade
inferior pode trazer à empresa muito má publicidade.

Por isto no clausulado do contrato importa identificar claramente a

marca que vai ser licenciada, bem como os tipos de produtos ou serviços
em relação aos quais vai ser autorizada a sua utilização.

Sendo aconselhável que se proceda a estudos de mercado e,

sobretudo, que seja levada a cabo uma seleção muito cuidadosa dos
potenciais licenciados.

4.2.1 Negociações
 a) confidential disclosure agreement

Na fase de negociações é “usual” ser celebrado um acordo de

confidencialidade, uma vez que estas implicam a transmissão de certas
informações muito importantes para o titular da marca para que seja
possível ao licenciado proceder a estudos de mercado, prever os custos de
produção, comparar as vendas previstas com as dos produtos ou serviços
concorrentes, prevês os custos de publicidade, etc, todos estes cálculos
dependem de um conhecimento profundo da marca que vai ser usada.

Neste acordo o potencial licenciado obriga-se a não usar a

informação obtida em seu benefício e a não a revelar a terceiros sem o
consentimento expresso, normalmente por escrito, do titular da marca.

b) option agreement

O processo desenvolvido pelo potencial licenciado sobre a avaliação

do investimento a fazer, em regra, demora algum tempo. E durante este
período de espera, o titular do bem não pode deixar de pensar que cada dia
que passa representa mais uma oportunidade perdida de negociar. O titular
do bem gostaria, claro, de ver todos e quaisquer potenciais licenciados
daquela indústria a examinar o bem simultaneamente, com a esperança de
maximizar o seu potencial. Contudo, o potencial licenciado tem um
interesse diametralmente oposto, porque despende de recursos na avaliação
da concepção de um novo produto, na esperança de se tornar o primeiro a
entrar no mercado, não quer que este mesmo bem seja mostrado
simultaneamente a todos e a cada um dos seus concorrentes. Este problema
é particularmente agudizado em áreas altamente concorrenciais como a da
indústria de brinquedos, onde os riscos financeiros (e, claro, o lucro) de
desenvolvimento de novas e originais ideias são consideráveis.
 Daí que os potenciais licenciados concordem em pagar uma
determinada quantia para terem o direito de proceder à avaliação do
investimento, por um determinado prazo, durante o qual o licenciante se
obriga a não revelar, nem negociar a marca com outros potenciais
licenciados.

c) letter of intent

Este acordo é consignado num documento escrito que tem por

função vincular a parte, durante um período limitado de tempo, a
determinadas condições para celebra o negócio. Se este não for concluído
dentro desse prazo, o acordo caduca. A fixação de um prazo para a
conclusão do contrato, a este tipo de acordo: permite concluir as
negociações rapidamente, evita re-negociações de pontos adicionais e evita
disputas legais intermináveis.

4.2.2 O contrato definitivo

Geralmente, os contratos de merchandising são compostos numa

primeira parte, por um preâmbulo, onde se identificam as partes e a marca
que vai ser objeto de merchandising.

Numa segunda parte, são estipulados os termos em que é concedida a

autorização ao licenciado para utilizar a marca para distinguir os seus
produtos ou serviços.

As cláusulas que na minha consideração apresentam maior

importância são a possível cláusula de exclusividade, que prevê a
exclusividade desse direito, caso em que o licenciante fica obrigado a não
autorizar a utilização daquela marca em relação a outros potenciais
licenciados.
 O contrato deve também especificar a delimitação geográfica da
utilização autorizada e esclarecer o uso da marca (ou melhor, as condições
do uso) que é autorizado pelo licenciante.

4.3 O conteúdo

Quero ressalvar que os modelos de contratos de merchandising são

na sua grande maioria estrangeiros, no entanto, a frequência da realização
destes contratos tem aumentado substancialmente e que existem modelos,
mais ou menos socialmente típicos, julgo que os contratos a celebrar no
nosso país, obedecerão, grosso modo, a estes modelos, levando sempre em
consideração as especificidades que possam advir do regime jurídico
nacional e/ou comunitário.

4.3.1 As obrigações do licenciante

A principal obrigação do licenciante consistirá na autorização do uso

da sua marca em relação a determinados produtos e/ou serviços diferentes
dos seus, mas não existe aqui uma mera obrigação negativa, isto é, o titular
da marca não se obriga apenas a não opor o seu direito ao licenciado, pois,
paralelamente, assume várias obrigações de cariz positivo.

a) A obrigação de proporcionar ao licenciado o uso da marca e de

mantê-lo no uso da mesma.

Esta obrigação implica que o licenciante adote os comportamentos

necessários para assegurar, p.e., a manutenção do registo da marca, já que
só se este título for válido é que gozará de ius prohibendi em relação a
terceiros, garantindo o gozo pacífico da marca ao licenciado. Caem ainda
no âmbito desta obrigação o dever de intentar as ações judiciais
competentes contra quem violar o direito de marca; o dever de não
renunciar ao seu direito e a obrigação de velar pela conservação do valor da
marca.
 b) A obrigação de controlar a qualidade dos produtos e/ou
serviços licenciados.

Por trás desta obrigação encontra-se a proteção dos interesses titular

da marca e do público dos consumidores. No nosso CPI existem algumas
normas que permitem chegar ao resultado que se pretende com esta
obrigação – ainda que implicitamente, a norma do art. 269º, nº 2, b). Este
preceito acaba por penalizar o licenciante da marca, na medida em que lhe
retira a proteção jurídica que lhe seria reconhecida, se ocorrer uso, in casu,
por terceiro (o licenciado) com o seu consentimento, suscetível de induzir o
público em erro, nomeadamente quanto à natureza e/ou qualidade dos
produtos ou serviços marcados.

No entanto, para o contrato de merchandising, subsiste uma outra

dificuldade decorrente da especificidade que caracterizam este negócio,
nomeadamente, do facto de neste caso, os produtos marcados pelo
licenciado serem de género diferente dos do licenciante, porque,
normalmente, este não possuirá os conhecimentos, nem os meios
necessários para proceder a esse controlo.

No entanto, acho que isto poderia facilmente ser ultrapassado,

bastando para isso a admissibilidade de um controlo exercido por um
terceiro

c) As obrigações derivadas da exclusividade concedida ao

licenciado

As partes podem, como já foi referido, convencionar que o direito de

uso da marca em relação àqueles produtos (ou serviços) é concedido
exclusivamente àquele licenciado.

Normalmente, o licenciante obrigar-se-á a não autorizar o uso da

marca a terceiros, para produtos ou serviços idênticos ou afins aos
produzidos pelo licenciado, naquela zona, caso em que temos a chamada
exclusividade “enfraquecida” ou em sentido impróprio.

Mas pode acontecer que, para além desta, o licenciante se obrigue a

não usar, ele próprio, aquela marca em produtos (ou serviços) concorrentes
dos que são agora licenciados e aqui teremos a cláusula de exclusividade
“reforçada”. Esta hipótese, porém, na prática, é pouco provável porque o
licenciante desenvolve a sua atividade económica num âmbito
merceológico diferente da do licenciado. Por isso, em princípio, não dispõe
dos conhecimentos técnicos, nem dos meios necessários à produção ou
distribuição dos produtos (ou serviços) licenciados e é pouco crível que
resolva alargar a sua atividade a este setor, exercendo-a diretamente, já que
pode usufruir dela através dos licenciados, diminuindo largamente os riscos
de exploração empresarial.

4.3.2. As obrigações do licenciado

a) A obrigação de pagar uma contrapartida

Como contrapartida pela autorização concedida ao licenciado para

utilizar uma marca que goza de valor sugestivo e que lhe permitirá
grangear um grande número de clientes, este fica a pagar uma quantia
pecuniária ao titular da marca.

Normalmente, são estipuladas no contrato dois tipos de

contrapartidas pecuniárias: uma quantia inicial a pagar no inicio do
contrato e uma quantia a pagar periodicamente.

A primeira assenta, fundamentalmente, no interesse que o licenciante

tem em garantir um montante mínimo de ganho pelo simples facto de
“arriscar” em conceder a autorização para o uso da sua marca a um
determinado licenciado. Relativamente ao montante da entrada não existem
regras fixas, tudo dependerá da vontade concertada das partes e,
evidentemente, esse montante variará em função dos produtos para os quais
a utilização é marcada autorizada.

Ao licenciante interessa não apenas determinar, em abstrato, como é

calculada a royalty a pagar pelo licenciado, mas ainda assegurar-se de que
tem meios para controlar esse cálculo. Por isso, são frequentes nos
contratos de merchandising as cláusulas que fixam deveres de comunicação
ao licenciado relativos às contas; de certificação destas por uma entidade
competente e as que impõem ao licenciado a auditoria das suas contas pelo
licenciante (ou por alguém que este indique).

b) Obrigação de usar a marca

À partida do contrato de merchandising deriva um direito para o

licenciado: o de usar a marca do licenciante. Mas mais do que um direito, o
licenciado tem a obrigação de o fazer.

Esta obrigação não tem que constar, expressamente, do contrato, uma

vez que decorre do princípio da boa-fé que norteia as partes no
cumprimento do mesmo. Mas assume relevância inquestionável já que,
normalmente, as royalties devidas ao licenciante baseiam-se nos resultados
das vendas dos produtos (ou serviços) do licenciado. Por isso, se não
houver exploração da marca não há lugar ao pagamento de royalties, ou
quando, muito, o seu montante é diminuto prejudicando os interesses do
licenciante. Por estas razões, é conveniente fixar, contratualmente, uma
dará para o início da exploração da marca pelo licenciado.

c) A obrigação de usar a marca nos termos contratados

d) A obrigação de manutenção de goodwill da marca

4.3.3. Outras cláusulas

 a) Duração do contrato;

b) Titularidade de direitos;

c) A proibição de cessão de direitos e de sublicenciamento;

d) O reconhecimento do goodwill e do valor promocional da marca

4.3.4. Obrigações das partes em matéria de responsabilidade civil

O licenciante e o licenciado devem agir de forma diligente,

cumprindo, integral e atempadamente, as obrigações que tiverem assumido.
Não existe, pois, a este propósito, qualquer especificidade em relação ao
regime geral estabelecido no CC, que é o regime jurídico aplicável e para o
qual se remete.

5. A cessação do contrato

Depois de referir como se processam as negociações e qual o

conteúdo do contrato de merchandising, chegou o momento de abordarmos
a cessação do contrato de merchandising.

a) Mútuo acordo

Nos termos gerais do art. 406º, nº1, CC.

b) Caducidade

Como referi anteriormente, normalmente o contrato de

merchandising estipula a sua duração, isto é, fixa um termo para a sua
cessação), verificado esse termo o contrato cessa automaticamente.

c) Resolução por incumprimento

 São também frequentes as cláusulas resolutivas expressas, art. 432º,
nº 1, CC.

d) Denúncia do contrato

Pode ainda cessar por mera declaração de um dos contraentes, se tal

tiver sido convencionado pelas partes ou se derivar de alguma disposição
legal.

5.1. Efeitos da cessação do contrato e os direitos e obrigações

das partes

a) Os efeitos liberatório e de restituição

Cessam os direitos e correspondentes obrigações assumidas pelas

partes, nomeadamente, o licenciado cessa a utilização que vinha a fazer da
marca do licenciante e, se o não fizer, o licenciante poderá agir
judicialmente contra aquele, invocando as disposições legais relativas à
contrafação da marca.

Por outro lado, o contrato de merchandising contém, frequentemente,

uma cláusula que impõe ao licenciado a restituição de todos os materiais
em que figure a marca do licenciante.

b) Liquidação

Na maior parte dos caos, a cessação do contrato não coincide com o

esgotamento dos produtos licenciados. Na verdade, é muito frequente
acontecer que, no momento da cessação do contrato de merchandising, o
licenciado ainda disponha de muitos produtos licenciados. Habitualmente,
o licenciante concede um prazo para o licenciado proceder à liquidação das
existências.

c) Obrigação de não concorrência

 Este tipo de cláusulas estabelece que o licenciado, após a cessação do
contrato de merchandising e durante um determinado período de tempo,
fica obrigado a não utilizar outras marcas para comercializar os mesmo
produtos ou serviços licenciados, nem para produtos ou serviços
diretamente concorrentes dos primeiros, numa certa zona geográfica. A
inserção desta proibição em relação ao licenciado justifica-se, sobretudo,
pelo facto de o licenciante querer preservar o valor da sua marca.

Na verdade, se os produtos ou serviços que, por causa do contrato de

merchandisinng, eram distinguidos com uma marca de prestígio, passarem,
de repente, a ser distinguidos com outra marca, podem ser provocadas
associações entre a marca anterior e a nova marca. Sendo certo que o valor
da marca de prestígio poderia sofrer graves danos se as características,
nomeadamente, a qualidade do produto ou do serviço marcado diminuísse
significativamente.

6. A natureza jurídica do contrato

Esta abordagem ficaria, no entanto, incompleta se não

procedêssemos ao enquadramento jurídico-dogmático deste contrato. A
este propósito deparámos com duas teses que, em comum, reconhecem
tipicidade social ao merchandising, diferenciando-se quanto à (a)tipicidade
legal.

Uma defende que o merhcandising é um contrato legalmente aítipico,

na medida em que não está regulamentado legalmente. Mas é um contrato
atípico misto de tipo modificado do contrato de licença de marca.

A outra tese sustenta que o contrato de merchandising é um contrato

de licença de marca.

Na prática, a opção por uma ou por outra assume uma importância

relativa já que o regime jurídico aplicável ao contrato de merchandising,
seja qual for a via seguida, desembocará sempre (diretamente ou por
aplicação analógica) no regime previsto para a licença de marca.

Não obstante, procurei qualificar juridicamente o contrato de

merchandising. Atendendo à função económico-social, às finalidades dos
sujeitos, ao objeto do contrato, à qualificação dada pelas partes ao contrato
e à contrapartida, concluímos que, apesar de estes, isoladamente, serem
inconclusivos, apreciados globalmente parecem permitir a integração do
merchandising nos contratos de licença de marca.

Esta ideia foi reforçada pela comparação do regime legal do contrato

de licença de marca com o regime correspondente ao contrato de
merchandising como tipo social.