Asignatura Datos de los alumnos Fecha

Apellidos: Robalino Valencia

Castro Garzón
Gestión de Derechos de
López Espinoza
Propiedad Industrial en 23-10-2023
Diversas Disciplinas I Nombre: Ángel Guillermo
Raúl Fernando
Shirley Wendy

Actividad Grupal Caso Práctico PADIMA: caso

práctico marcas

Objetivos

A través de esta actividad podrás desarrollar tu capacidad de entender y aplicar

conceptos avanzados en materia de protección de la marca.

El objetivo es triple:

 Que te familiarices con el lenguaje jurídico.

 Que te sientas capacitado para entender aspectos complejos en un caso práctico
real en materia de marcas.
 Que puedas aportar una visión crítica del supuesto de hecho y contestar los
requerimientos de tu cliente.

Descripción

La marca de calzado JONES se solicitó como «JONES Just One Name Easy & Simple».

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No obstante, por cuestiones obvias, no se plasmaba así sobre el calzado por cuanto
no resulta verosímil pensar que los consumidores recuerden una marca de tal
longitud.

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Por eso, a pesar de haberse solicitado la marca en algunos países de ese modo, la
recomendación fue solicitar una nueva marca «JONES» que sí fuera acorde al uso
realizado y a cómo se deseaba que el consumidor la nombrase en todos los
territorios de interés. De esta manera, comenzó un nuevo proceso de registro
global que requirió una estrategia y un timming según los mercados relevantes,
considerando los países miembros del Arreglo de Madrid y la urgencia en disponer
del registro en algunos mercados prioritarios para el cliente.

No debemos ocultar el reto registral, ya que la marca JONES es una marca con
importantes debilidades registrales, debido a que se compone exclusivamente de
un apellido, con el consiguiente riesgo de recibir objeciones en algunos territorios
por considerar que carece de distintividad, al tiempo que en otras jurisdicciones
existen muchas marcas que contienen dicho apellido o nombre.

En todo caso, esta marca fue solicitada en la UE (marca base), así como en el Reino
Unido, China, EE. UU., Canadá, Mónaco, Australia, Colombia, Singapur, Indonesia,
Malasia, India, Turquía, Suiza, Irán, Marruecos, México, Noruega, Filipinas, Vietnam,
Corea del Sur, Brasil, Japón, Israel, Nueva Zelanda, Camboya, Cuba, Serbia,
Tailandia, Ucrania, Hong Kong, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Panamá, Puerto
Rico y Ecuador.

El número de objeciones no ha sido tan elevado como esperábamos en relación con

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el gran número de países designados y, además, en la mayoría de los territorios está
a punto de concederse.

Por ejemplo:

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 EE. UU. Se consideró que carecía de distintividad al ser meramente un apellido y

no contar con un logo diferenciador. Sin embargo, fue posible obtener el registro
al haber cambiado la solicitud al Registro Suplementario, destinado a las marcas
con baja distintividad.

Aunque nuestra marca no fuera un apellido, sino el resultado de la contracción

de JUST ONE NAME EASY & SIMPLE, no fue considerado como un argumento
válido, pues lo consideraron como un apellido muy conocido y habitual.

 Israel. Igualmente se consideró que, al ser un apellido, carecía de distintividad.

No obstante, se superó el suspenso alegando en la contestación que JONES —al
contrario que en EE. UU.— no es un apellido común en Israel y, por tanto, la
marca podría ser registrada por distintiva.

 Japón. Se han citado de oficio marcas anteriores que consisten o contienen

«BONES», por ser la pronunciación en japonés parecida a «JONES». Las opciones
no eran elevadas, por lo que se deben emprender acciones adicionales a la mera
contestación, argumentando que el grado de similitud no genera riesgo de
confusión. Esas medidas adicionales consisten en la presentación de acciones de
caducidad por falta de uso contra las marcas anteriores citadas al tiempo que se
ha solicitado la suspensión del proceso de registro de nuestra marca, hasta que
se resuelvan las caducidades. Si las marcas son caducadas y desaparecen del
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registro, nuestra solicitud se concederá.

 China. La situación fue idéntica a Japón, y en este caso conseguimos caducar la

marca anterior, pues el titular no fue capaz de aportar pruebas de uso
relevantes. La marca se concederá en breve.

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 Australia. Al igual que en Japón y China, recibió un suspenso por la existencia de

dos marcas anteriores. Las marcas eran similares, pero había ciertas diferencias
que podían ayudarnos a decantar la balanza a nuestro favor. Contestamos
argumentando dichas diferencias y poniendo de manifiesto la posibilidad de
coexistencia, pero la Oficina no cambió de opinión y volvió a emitir un suspenso.
En ese momento, decidimos negociar con los titulares de las marcas anteriores
solicitando una carta de consentimiento. Con unos de ellos sí logramos dicha
carta, pero no con el otro, que ni siquiera contestó. Por tanto, instamos una
acción de caducidad contra su marca, que fue finalmente estimada. Con todo,
contestamos al suspenso aportando la carta de consentimiento de uno de los
titulares de las marcas anteriores y la caducidad de la otra marca, eliminando así
los obstáculos para el registro de nuestra marca.

 Corea del Sur. Nuevamente, la objeción fue por la existencia de una marca
anterior y muy parecida para ropa. Al ser JONES una marca de calzado,
eliminamos la protección para ropa de la solicitud y la marca fue concedida, aun
estando en la misma clase de la clasificación de Niza (clase 25).

Cuestiones:

1. ¿Qué es el Registro Suplementario que existe en EE. UU.?

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El Registro Suplementario que existe en EE. UU es una categoría especial de
registro de marcas que se aplica a marcas que no cumplen completamente con
los requisitos para ser registradas en el registro principal pero que aun así
pueden recibir ciertos beneficios.

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Las marcas registradas en el Registro Suplementario no tienen todos los

derechos y protecciones de las marcas registradas en el Registro Principal, sin
embargo, tienen algunos beneficios importantes como:
 Uso de símbolo: Las marcas del Registro Suplementario pueden utilizar el
símbolo para indicar que están registradas en este registro.
 Evidencia de registro: La inscripción en el Registro Suplementario sirve
como evidencia de que la marca está siendo utilizada en el comercio y
que el titular tiene interés en mantenerla.
 Acceso a la Corte Federal: Aunque las marcas del Registro Suplementario
no tienen todos los derechos aun así pueden presentar demandas en la
Corte Federal para proteger sus intereses.
 Protección en frontera: Las marcas del Registro Suplementario pueden
ser registradas en las oficinas de Aduanas y protección Fronteriza de los
EE.UU.

2. En relación con la obligación de uso de una marca tras su registro ¿se trata de
una obligación existente en la mayoría de las legislaciones de marca?
Sí existe la obligaciñon de uso de una marca luego de su registro es una
disposición común en la mayoría de las legislaciones de marcas a nivel mundial.
Esta obligación se establece con el fin de garantizar que las marcas registradas
sean utilizadas de manera efectiva evitando la inactividad de la marca con el
objetivo de impedir a otros competidores utilizarla.
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El no uso de una marca registrada puede llevar a la cancelación o revocación del
registro en muchos países. Sin embargo, los requisitos específicos y los plazos
para demostrar el uso varían según la legislación de cada país.

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3. En Japón y China, las oficinas de marcas citan de oficio aquellas marcas parecidas
que pudieran suponer un riesgo de confusión para el consumidor. Este proceso
desapareció en UE hace años ¿cuáles son las ventajas y desventajas de ambas
opciones legislativas?
La cita de oficio de marcas parecidas por parte de las oficinas de marcas en Japón
y China, a diferencia con la práctica de la Unión Europea, tiene ventajas y
desventajas distintas:
Ventajas de la cita de oficio:
- Mayor protección al consumidor
- Reducción de litigios
- Mayor control del registro
Desventajas de la cita de oficio:
- Proceso más lento
- Mayor discrecionalidad
Ventajas de no citar de oficio (como en la UE):
- Proceso más rápido
- Mayor flexibilidad para el solicitante
Desventajas de no citar de oficio (como en la UE):
- Mayor riesgo de conflicto
- Posible confusión para los consumidores

4. Instada una acción de caducidad por falta de uso en Japón y en China, para
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eliminar la/s marca/s anterior citada/s, ¿qué tipo de documentos probatorios de
uso serían útiles y adecuados?
Para demostrar el uso efectivo de la marca en una acción de caducidad por falta
de uso en Japón y China, seria útil presentar los siguientes tipos de documentos
probatorios

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 Pruebas de venta: Facturas, recibos u otros documentos que demuestren

transacciones comerciales de productos o servicios identificados con la
marca JONES.
 Material publicitario: Catálogos, folletos, anuncios impresos,
publicaciones en línea u otros materiales publicitarios que demuestren el
uso de la marca JONES.
 Documentación de embalaje: Etiquetas, cajas, envases u otros elementos
de embalajes que demuestren claramente la marca JONES.
 Evidencia de presencia en el mercado: Fotografías de productos o
instalaciones que muestren la presencia de productos o servicios
identificados con la marca JONES en el mercado japonés y chino.
 Contratos o acuerdos comerciales: Contratos de distribución, acuerdo de
licencia u otros documentos que demuestren la comercialización y
distribución de productos o servicios de la marca JONES en Japón y China.
 Testimonios de clientes o proveedores: Declaraciones de clientes o
proveedores que respalden el uso y comercialización de productos o
servicios identificados con la marca JONES en Japón y China.
 Estos documentos deben ser claros, relevantes y demostrar que la marca
ha sido utilizada de manera continua real y sustancial en el comercio.

5. En Australia, y otras jurisdicciones donde existe citación de oficio, la aportación

de una carta de consentimiento del titular de la/s marca/s citada/s puede ser
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suficiente para lograr el registro ¿siempre?, ¿en qué condiciones?
La aportación de una carta de consentimiento del titular de la/s marca/s citada/s
puede ser suficiente para lograr el registro en jurisdicciones donde existe citación
de oficio, como Australia, en ciertas condiciones, no obstante, es importante

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tener en cuenta que la aceptación de una carta de consentimiento puede variar

según la legislación y políticas de cada país, consideraciones generales:
Cuando una carta de consentimiento puede ser suficiente:
 Consentimiento claro y sin ambigüedades. - La carta de consentimiento
debe ser clara y especifica en su intención de permitir el registro de la
marca solicitada.
 Solicitud de las marcas. - Si las marcas son similares, pero no idénticas, el
consentimiento puede ser más fácil de obtener.
 Productos o servicios diferentes. - Si los productos o servicios ofrecidos
bajo las marcas son diferentes o tienen un ámbito de aplicación distinto,
es más probable que se acepte el consentimiento.
 Ausencia de competencia directa. - Si no existe una competencia directa
entre los productos o servicios ofrecidos bajo las marcas, es más probable
que se acepte el consentimiento.
 Cuando una carta de consentimiento puede no ser suficiente:
 Marcas idénticas o muy similares. - Si las marcas son idénticas o muy
similares en termino de sonido, aspecto o significado, puede ser más
difícil tener el registro solo con una carta de consentimiento.
 Competencia directa. – Si los productos o servicios son muy similares y
existe una competencia directa entre ellos, es menos probable que se
acepte el consentimiento.

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6. ¿Qué opinión te merece la decisión de la Oficina de Corea del Sur en el sentido
de considerar que dos marcas muy parecidas pueden convivir para la misma
clase del Nomenclátor?
La decisión de la Oficina de Corea del Sur de permitir que dos marcas muy
parecidas coexistan para la misma clase del Nomenclátor es una situación

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relativamente común en muchos sistemas de marcas, y se basa en el principio de

que se debe considerar si existe riesgo real de confusión para los consumidores.
La decisión puede tener varios motivos:
 Diferenciación suficiente. - La Oficina de Corea del Sur puede haber
determinado que, a pesar de las similitudes entre las marcas, hay
diferencias suficientes en termino de elementos gráficos, fonéticos o
conceptuales que reducen el riesgo de confusión para los consumidores.
 Productos o servicios distintos. - Si las marcas se utilizan para productos
o servicios que son diferentes o tienen un ámbito de aplicación distintos,
la Oficina puede considerar que el riesgo de confusión es muy bajo.
 Consideraciones culturales o lingüísticas. - Factores culturales y
lingüísticos pueden influir en la forma en que se percibe y se pronuncia
las marcas en Corea del Sur.
Es importante tener en cuenta que la decisión puede variar dependiendo de las
circunstancias específicas de cada caso y de la interpretación y aplicación de las
leyes y regulaciones de propiedad intelectual en Corea del SUR

Extensión

Tu ejercicio deberá ser de una extensión máxima de cinco páginas en Calibri 12 e

interlineado de 1,5.

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Rúbrica
Actividad Grupal Caso Puntuación
Peso
Práctico PADIMA: caso Descripción máxima
%
práctico marcas (puntos)
Criterio 1 Identificación de los principales
2 20%
aspectos del supuesto
Criterio 2 Correcta identificación del objeto 1 15%
Criterio 3 Contestación a la pregunta 1 y 2 2 15%
Criterio 4 Contestación a la pregunta 3 y 4 2 20%
Criterio 5 Contestación a la pregunta 5 y 6 2 20%
Criterio 6 Capacidad de expresión, orden y
1 10%
ortografía
10 100 %

HOJA DE CONTROL ACTIVIDAD GRUPAL 1

Nombre y apellidos del primer miembro del equipo: Estudiante X

Marcar con una X lo que proceda

Asistencia a reuniones de Asistencia a una Asistencia a Asistencia a

equipo por cada integrante reunión o dos reuniones tres
(se incluirá una línea por ninguna reuniones
x
cada miembro del equipo
x x
recogiendo su nombre)

Raúl Fernando Castro

Garzón x
© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Shirley López Espinoza x

Ángel Robalino Valencia x

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Diversas Disciplinas I Nombre: Ángel Guillermo
Raúl Fernando
Shirley Wendy

María Victoria Villarroel

González x

Tareas o entregas a Ninguna o una Dos tareas Tres tareas

realizadas por cada tarea
x x
integrante (se incluirá una
x
línea por cada miembro del
equipo recogiendo su
nombre)

Raúl Fernando Castro

Garzón x

Shirley López Espinoza x

Ángel Robalino Valencia x

María Victoria Villarroel

González x

OBSERVACIONES

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Actividades