TÍTULO DE LA MONOGRAFÍA:

“SECRETOS INDUSTRIALES”.

RESUMEN EJECUTIVO
El presente trabajo de investigación se centra en analizar el tema asignado al grupo que es
secretos industriales, sobre esto debemos mencionar que este tema se encuentra comprendido en
los secretos empresariales, conjuntamente con los secretos comerciales. En el presente trabajo se
analiza la Resolución Nº 297-2013/CCD-INDECOPI de Lima, recaída en el EXPEDIENTE Nº 196-
2011/CCD, sobre Competencia Desleal, Cumplimiento de Mandato y Violación de Secretos
Empresariales, que trata sobre la denuncia presentada por Brisas Marinas en contra de Makaya
Laboratorios, por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de
secretos empresariales, supuesto ejemplificado en el literal a) del artículo 13 del Decreto
Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, el cual finalmente se declara
INFUNDADA, toda vez que no obra en el expediente algún medio probatorio que acredite la
efectiva explotación, por parte de Makaya Laboratorios, de las fórmulas y molde que forman parte
del proceso de producción de los productos elaborados por la denunciante, a las cuales, el señor
Ibáñez habría accedido en virtud del cargo de Gerente General que ocupó en Brisas Marinas.
Asimismo, se analiza en el presente trabajo de investigación el marco teórico con relación a los
secretos industriales, empresariales y comerciales, también indicamos la jurisprudencia que ha
emitido el INDECOPI con relación a la supuesta comisión de actos de competencia desleal en la
modalidad de violación de secretos. Resultados: hemos logrado establecer, en el Capítulo 1, un
concepto de secretos empresariales, su calificación, naturaleza jurídica y requisitos esenciales. En
el Capítulo 2, el régimen de protección que el ordenamiento jurídico peruano prevé para los
titulares de secretos empresariales. Por último, en el Capítulo 3, se hace el Análisis Del
Procedimiento Administrador Sancionador De La Infracción A La Propiedad Industrial sobre el caso
anteriormente señalado, concluyendo que en la legislación vigente en materia de represión de la
competencia desleal no admite la posibilidad de perseguir y sancionar a los trabajadores o
extrabajadores que violaron un secreto empresarial de su empleador o ex empleador. Para tal
efecto, sería necesaria una modificación normativa que incluya un supuesto de excepción al
ámbito de aplicación de la referida legislación.

Palabras claves: secretos industriales; competencia desleal; Decreto Legislativo Nº 1044.

1
INTRODUCCION

El presente trabajo de investigación analiza el tema asignado por el docente, el cual es Los

secretos industriales.

A manera de introducción debemos indicar que los secretos industriales y los secretos comercial

se encuentran dentro de los secretos empresariales. Sobre una concepción de los secretos

empresariales, podemos decir que constituyen en sí, conocimientos reservados o confidenciales

relacionados a los diferentes aspectos de una empresa o actividad empresarial y cuya aplicación,

mientras mantengan su carácter secreto y/o reservado, reporta una ventaja competitiva para su

titular. Es por tal motivo que los titulares de secretos empresariales buscan resguardarlos y

protegerlos celosamente antes posibles filtraciones o intromisiones por parte de terceros que

buscarían aprovechar indebidamente ese conocimiento o menoscabar su posición competitiva. Sin

embargo, en muchas ocasiones, las posibles amenazas contra secretos empresariales no

provienen necesariamente de terceros ajenos a la empresa, sino de personas que pertenecen o

que están vinculadas a esa organización, como es el caso de los trabajadores que hayan tenido

acceso a esa información.

El caso que planteamos en la presente investigación es uno de los tantos que ocurre en nuestro

país, pero que en nuestra legislación existe todavía una protección a los extrabajadores que llevan

la información a otra empresa, y no son responsables, toda vez que nuestra legislación permite

esa conducta al no haberse modificado o señalarse que el solo hecho de llevar una información

que resulte confidencial a otra empresa con la finalidad de hacer crecer a esa empresa, resulta una

técnica de marketing y emprendimiento y estrategia empresarial, pero que si nos ponemos a

analizar realmente dicha conducta no es moralmente aceptada, y nuestra legislación permite

2
porque en dichos casos no se acredita “conducta del agente para sustraer la información

ilícitamente”.

En nuestro trabajo monográfico planteamos 2 capítulos, el primero de ellos destinado al marco

teórico sobre los secretos industriales, mediante el cual señalamos los conceptos, requisitos,

características, naturaleza jurídica, entre otros la jurisprudencia nacional y legislación comparada.

En cuanto al segundo capítulo, desarrollamos el análisis del caso en concreto, el cual escogimos, la

Resolución Nº: 297-2013/CCD-INDECOPI, y colocamos las partes, una breve descripción del caso,

los puntos de controversia, el punto que analiza la comisión, los fundamentos sustanciales y

formales, la base legal, hipótesis de solución, y la resolución.

Finalmente presentamos las debidas conclusiones y recomendaciones, y las referencias

bibliográficas respectivas.

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1. CAPITULO. MARCO TEORICO. SECRETOS

INDUSTRIALES

1.1. Secreto empresarial. Noción

Un secreto empresarial (también conocido como secreto industrial) es toda información o

conocimiento reservado o confidencial (no divulgada) que posee valor comercial para una

empresa (persona o institución). El valor comercial implica que dicha información pueda

ser susceptible de uso y aprovechamiento, o para obtener ventaja competitiva, en el

contexto de alguna actividad productiva, industrial o comercial (Durand Espejo, 2020).

El secreto empresarial está considerado como un elemento de la propiedad intelectual, en

concreto de la propiedad industrial (dado su estrecho vínculo con las empresas). Sin

embargo, a diferencia de las patentes, no se trata de un derecho de exclusividad que deba

ser concedido por alguna institución gubernamental para que tenga validez, sino más bien

funciona como un “monopolio de facto” que perdurará por el tiempo en que la

información confidencial o el secreto se mantenga a salvo.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad

Intelectual (INDECOPI, 2020) indica que: “Un ‘secreto empresarial’ es todo conocimiento o

información confidencial (no divulgada) que posee valor comercial para una empresa

(persona o institución). El valor comercial radica en que dicha información pueda ser

utilizada para obtener ventaja frente a empresas competidoras” (p.1)

4
Dicho en otras palabras, un secreto industrial es aquella información que no se quiere que

conozca la competencia, por lo que se va proteger la integridad y exclusividad de los

nuevos productos que pueden lanzarse, la empresa tiene derecho a guardar y tener en

confidencialidad las características, fechas o diseños de sus productos.

(Pooley, 2013) menciona que: “El secreto comercial es un régimen jurídico que protege las

relaciones de confianza. Antes de la era industrial, los artesanos innovadores guardaban

celosamente sus «trucos del oficio» en los pequeños talleres familiares” (p.2)

De este modo, en Perú, la protección de los secretos empresariales se encuentra acopiada

y regulada por la Decisión Andina 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, del

mismo modo por el Decreto Legislativo 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal.

Estas normativas sólo se rigen para el territorio peruano.

Sin embargo, cuando hablamos de secreto empresarial, se debe tomar en cuenta que, por

su naturaleza, constituye información confidencial en todo el mundo, mientras que la

información no sea de dominio público.

Por ello, a nivel internacional, el secreto empresarial se encuentra en la Sección 7 (bajo el

título de “Protección de la información no divulgada”) del Acuerdo sobre los Aspectos de

los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, comúnmente

conocido como los ADPIC, Anexo del Convenio firmado en 1994 por el cual se crea la

Organización Mundial del Comercio - OMC.

Cabe recalcar que el secreto industrial a diferencia de las patentes, no se tratan de un

derecho de exclusividad que es concedido por una institución gubernamental para que

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tenga validez, sino que esta, funciona como un “monopolio de facto” que durará el tiempo

en que la información confidencial o el secreto se mantenga a salvo.

1.2. Elementos de los secretos industriales

Los aspectos que se protegen por secreto empresarial

a. Naturaleza, finalidad de los productos y características; es decir se refiere a los

siguientes aspectos:

 Invenciones

 Ingredientes para la elaboración de un producto

 Productos no anunciados, no lanzados

 Características específicas o concretas de un producto

 Métodos de fabricación

 Información sobre actividades de desarrollo e investigación

 Programas informáticos

 Algoritmos, procesos que se aplican en programas informáticos

 Expedientes relativos al personal

 Manuales

b. Métodos y procesos de producción:

• Técnicas de fabricación

• Componentes ocultos para la fabricación de productos

• Planes de fabricación

• Procesos, técnicas y conocimientos tradicionales de fabricación

• Los instrumentos que se utilizarán

6
 • Los modelos

c. Formas de distribución y comercialización o prestación de servicios; se relaciona

con el posicionamiento que tiene un producto en el mercado.

 Estrategia comercial

 Lista de clientes

 Lista de proveedores

 Estrategias financieras

 Lista de inversores

 Lista de los puntos de venta

 Planes de inversión

 Estudios realizados al mercado

 Planes de exportación

 Es decir, cualquier información que puede otorgar ventaja a la

competencia en cualquier proceso de producción.

1.3. Características de los secretos industriales

Las características esenciales de los bienes inmateriales, los cuales nos permitirán tener un

entendimiento más completo de estos, desde la perspectiva jurídica.

Estas son:

i. Doble dimensión: Los bienes inmateriales tienen dos dimensiones. La primera

es la dimensión inmaterial o propiamente intelectual (también denominada

corpus mysticum), la cual está constituida por un conocimiento, idea o

información creada por el intelecto humano. La otra es la dimensión material

7
 (también llamada corpus mechanicum) que consiste en el soporte o

instrumento que incorpora el elemento intelectual, favoreciendo su

aprehensión pues lo hace perceptible para los sentidos.

ii. Reproducibilidad: Es ilimitadamente repetible en su doble dimensión. Es decir,

a través de su manifestación corpórea, puede ser empleado por múltiples

sujetos, sin que ello agote su valor o sustancia.

iii. Ubicuidad: Es susceptible de ser poseído simultáneamente por distintos

sujetos a la misma vez y en distintos lugares.

iv. Valor o utilidad: Como consecuencia de las características señaladas, el bien

inmaterial puede ser aprovechado por quien lo posee a través de su

explotación económica o de la comercialización del soporte material que

contiene el elemento intelectual.

Si bien, ciertamente, se trata de información de naturaleza distinta a la de un secreto

industrial o comercial (es decir, no constituyen bienes inmateriales), ello no significa que

no deba ser resguardada y protegida bajo el régimen de represión de la competencia

desleal. De hecho, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la LRCD, una

determinada información podrá ser considerada como secreto empresarial y recibir la

protección que dicha norma prevé, independientemente de si se trata de un bien

inmaterial o no.

1.4. Clasificación de los secretos industriales

Según hemos explicado en el apartado anterior, los secretos empresariales consisten,

básicamente, en informaciones confidenciales que están referidas a los distintos ámbitos

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de una empresa o actividad empresarial y que, además, deberán cumplir con

determinados requisitos para ser considerados como tales, conforme a la LRCD. No

obstante, lo cierto es que los ámbitos concernientes a una empresa pueden ser de diversa

índole, pudiendo estar referidos a aspectos comerciales, industriales, tecnológicos u

organizativos, entre otros. Esta multiplicidad de aspectos ha originado que, a lo largo del

tiempo, la legislación peruana, así como la jurisprudencia del INDECOPI, no hayan

empleado de manera uniforme el término secreto empresarial y, en lugar de ello, sea

posible encontrar otras expresiones, siendo las más comunes las que se refieren a

"secretos industriales" y a "secretos comerciales". Sin perjuicio de ello, más allá de esta

cuestión terminológica, la importancia de distinguir entre estas diferentes expresiones

reside en el hecho de que estas constituyen, en realidad, clases o categorías de secretos

empresariales. Por ello, se ha señalado que los secretos industriales y los secretos

comerciales solo son categorías de la más amplia noción de secreto empresarial.

Siendo ello así, la doctrina ha identificado que existen tres grandes categorías o especies

de secretos empresariales, según el ámbito específico de la empresa al que se encuentren

referidos. Estas son: los secretos industriales, los comerciales y los internos o referidos a la

organización interna de la empresa y de sus relaciones, las cuales son:

i. Secreto industrial: conocimiento tecnológico referido a procedimientos de

fabricación o producción en general, o el conocimiento vinculado al empleo y

aplicación de técnicas industriales, que permitan obtener o mantener una ventaja

competitiva o económica frente a terceros”. Esta definición, aunque perfectible,

establece, por lo menos, qué tipo de información empresarial estaría comprendida

bajo el ámbito de los secretos industriales. De hecho, no se refiere solamente a los

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 aspectos técnicos o industriales de una empresa, sino también a aspectos

tecnológicos vinculados a la fabricación o producción de bienes y servicios, lo cual

nos parece adecuado.

ii. Los secretos comerciales. Son aquellos referidos al ámbito comercial de la

empresa, es decir, que están relacionados con la actividad de mediación en la

colocación de bienes y servicios en el mercado. Algunos ejemplos de secretos

comerciales serían las listas de proveedores y clientes, el diseño de sistemas o

métodos de ventas, creación de campañas publicitarias (antes de su lanzamiento),

estructuras de costos, cálculo de precios, perfiles específicos de consumidores,

planes de desarrollo de negocios, entre otros.

iii. Secretos relativos a la organización interna de la empresa. Estos secretos se

refieren a noticias o circunstancias que tienen interés porque están en relación

con una empresa determinada y pueden ser aprovechadas por los competidores

para perjudicarla. Puede ser el caso de información sobre la situación financiera de

la empresa, relaciones con sus trabajadores u otros aspectos laborales, o su

información de naturaleza fiscal. Sin embargo, estos secretos no serían

equiparables con los secretos industriales y comerciales pues, a diferencia de

estos, los secretos de la organización interna, en ningún caso, representarían un

bien en sí mismos en el sentido que no tienen valor intrínseco que pudiera

reportar una ventaja para sujetos distintos al titular de dicha información (Durand

Espejo, 2020).

1.5. Requisitos del secreto industrial

Figura 1: Requisitos Secreto Empresarial

1
Fuente: Chuquitapa, D.(2020). Guía práctica para la PROTECCIÓN MEDIANTE SECRETOS EMPRESARIALES.

Recuperado de

.https://www.patenta.pe/documents/2487468/2487652/GUIA+SECRETO+EMPRESARIAL.pdf/76b2fb4b-

3e91-bf7b-4695-b54eecfd5c1d

a. Secreta

Es decir, se le considera a una información secreta cuando se le mantiene en reserva y

oculta; donde, no necesariamente puede acceder a la información una sola persona sino

un grupo, manteniendo un estricto cuidado con la información. Por ejemplo: Supongamos

que la empresa Apple va lanzar un nuevo equipo, la información secreta podría ser; el

procedimiento de la elaboración del producto, el modelo, el plan de marketing, la lista de

clientes, etc.

También, cabe recalcar que la información no se considerará un secreto empresarial

cuando su estado se el de “dominio público”

b. Presenta un Valor Comercial

Poseerá un valor comercial cuando reporta o genera poder lucrativo; donde, se entiende

que no develar la información o tener en secreto información empresarial es una

estrategia para tener ventaja sobre la competencia; es decir, mientras se mantenga el

secreto industrial las probabilidades de obtener ventaja y generar impacto aumentan.

1
 Tal es el caso que, para tener una lista de clientes y proveedores estratégicos, el gerente

de la empresa “K” tuvo que realizar viajes y varias conferencias para consolidar y

establecer contactos.

De ahí que, el producto “X” para haber sido lanzado, se tuvo que pasar por una serie de

procedimientos que necesitaron inversión. De modo que, si se incumple y se devela la

información se estaría poniendo en juego el trabajo y la inversión que se ha hecho.

c. Presenta Medidas Razonables de Protección

Chuquitapa (2020) indica que: “Toda persona dueña o con acceso a información

confidencial debe tomar las medidas de resguardo correspondientes para mantener la

reserva de dicha información.” De esta manera, se pueden aplicar una serie de medidas

que permitan el resguardo de dicha información tales como:

a. Escrita

Se lleva a cabo a través de contratos laborales y/o correos al personal que está

involucrado; donde, se incluyan: Cláusulas, disposiciones, mandatos de

confidencialidad, accionistas, socios, proveedores, etc.

Figura 2: Cláusula de confidencialidad

1
Fuente: Chuquitapa, D.(2020). Guía práctica para la PROTECCIÓN MEDIANTE SECRETOS EMPRESARIALES.

Recuperado de

.https://www.patenta.pe/documents/2487468/2487652/GUIA+SECRETO+EMPRESARIAL.pdf/76b2fb4b-

3e91-bf7b-4695-b54eecfd5c1d

b. Verbal

Estas se dan por medio de capacitaciones continuas a los trabajadores, en reuniones,

juntas con el personal que tiene acceso a la información reservada o secreta. Cabe

resaltar, que al momento de contratar a un nuevo personal se debe mencionar que

información debe ser tratado desde un ámbito confidencial y privado, no se debe

suponer que conocen o que adivinarán que información debe resguardar

c. Físicas

Este es un tipo de medida de barrera que se utiliza para restringir el acceso físico o

presencial al lugar en el que se encuentra la información confidencial, tal es el caso de

que, si la fórmula o el ingrediente especial se encuentra en un cuarto específico, sólo

el personal autorizado puede entrar.

De esta manera, las personas autorizadas para ingresar al lugar deben utilizar llaves,

clave de seguridad, pasar un control de vigilancia, registrar sus datos, etc.

d. Digitales

1
 Al igual que la medida anterior expuesta, esta medida va restringir el acceso a la

información a personas no autorizados, pero por medios informáticos; por ejemplo,

en las computadoras se deben implementar contraseñas para acceder a la

información.

Por esta razón, se recomienda tomar medidas digitales o informáticas para evitar el

ciber espionaje o el contagio por un virus, logrando así que no se invada la red de la

empresa o que se sustraiga información valiosa.

1.6. Naturaleza jurídica del secreto industrial

La naturaleza jurídica de un secreto empresarial no ha sido abordada de manera suficiente

o clara en nuestro país a nivel del derecho positivo, ni al de la doctrina. No obstante, tras

una revisión de las normas de Derecho interno que se refieren a los secretos

empresariales, aquella que, de alguna manera, puede dar algunas luces con relación a su

naturaleza es el D. Leg. N° 1075. En efecto, el artículo 1 de dicha norma establece un

listado de los elementos constitutivos de propiedad industrial, el cual incluye a los secretos

empresariales.

De hecho, "la naturaleza jurídica de las informaciones incluidas en la figura del secreto

industrial y buena parte del secreto empresarial es sustancialmente idéntica a la del objeto

protegido por los derechos surgidos de la legislación sobre propiedad intelectual".

Se puede afirmar que dicho componente común estaría dado, precisamente, por la

naturaleza jurídica que comparten los elementos constitutivos de propiedad intelectual,

que es la de consistir en bienes inmateriales.

1
Los bienes inmateriales se definen como "creaciones de la mente humana que, mediante

los medios adecuados, se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones sociales y por

su especial importancia económica son objeto de tutela jurídica especial".

1.7. Aspectos no contemplados como secreto empresarial

(Chuquitapa, 2020) indica que:

No se puede considerar como secreto empresarial, información o conocimientos que no

comprendan los atributos señalados. Además, de acuerdo con la Decisión Andina 486, no

constituye secreto empresarial la información que deba ser divulgada por disposición legal

o por orden judicial. (p.16)

De ahí que, de no cumplir con los tres requisitos mencionados no se puede considerar un

secreto empresarial, tal y como cuando hablamos de las patentes, donde por mandato

normativo se deben publicar las solicitudes de protección; para así asegurar la validez de lo

que se desea patentar.

1.8. Violación al secreto empresarial

1.8.1. Actos de competencia desleal

En el Decreto Legislativo N° 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, define en

su Artículo 8.- Actos de engaño que:

8.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, inducir

a error a otros agentes en el mercado sobre la naturaleza, modo de fabricación o

1
distribución, características, aptitud para el uso, calidad, cantidad, precio, condiciones de

venta o adquisición

De esta manera, a menos que se acepte un levantamiento de secreto bancario ninguna

persona natural o jurídica puede divulgar información que se considere confidencial para

la otra parte.

Del mismo modo, en el Artículo 13, se recalca que los actos de violación empresarial son:

a) Divulgar o explotar, sin autorización de su titular, secretos empresariales ajenos a los

que se haya tenido acceso legítimamente con deber de reserva o ilegítimamente.

b) Adquirir secretos empresariales ajenos por medio de espionaje, inducción al

incumplimiento de deber de reserva o procedimiento análogo.

Por esta razón, se puede decir que violar el secreto empresarial es un acto que está en

contra del principio de autenticidad, del principio de legalidad y de los límites

impuestos.

1.9. ¿Se registra un secreto empresarial?

No puede existir un trámite para registrar un secreto empresarial; puesto que, debido a

que, tiene la condición de información confidencial, no puede ser divulgada a nadie, ni

siquiera al personal de las oficinas de propiedad intelectual

Sin embargo, los titulares si lo consideran necesario pueden realizar un depósito del

secreto empresarial en una notaría, en un sobre cerrado y lacrado. De esta manera, se

considerará como una medida de protección o resguardo adicional ya que puede servir

para comprobar la fecha de existencia del secreto empresarial frente a algún caso de

infracción.

1
 1.10. Tiempo de protección de un secreto empresarial

La protección de un secreto empresarial va a perdurar por el tiempo en que se pueda

cumplir con los requisitos mencionados en la sección 1.4. Así, por ejemplo, el secreto de la

composición y fabricación de la Coca-Cola posee hasta hoy más de 130 años en la absoluta

confidencialidad; si bien se han elaborado bebidas similares, tanto en aroma, color u otras

características, al final el sabor de esta bebida resulta único en el mercado. De esta

manera, un secreto empresarial dejará de estar protegido cuando alguno de los siguientes

supuestos se presente: Que la información ya no sea o no pueda ser considerada como

secreta; Que la información haya perdido su valor comercial; o, Que no se mantengan las

medidas razonables de protección de la información que comprende el secreto.

(INDECOPI, 2020).

1.11. ¿Qué se considera una conducta que viola un secreto

empresarial?

Dentro del contexto de la protección del secreto empresarial, se consideran a todos

aquellos actos realizados en el ámbito empresarial que son contrarios a los usos y

prácticas honestas y que estén destinados a vulnerar el derecho del poseedor del secreto,

mediante su divulgación, adquisición o uso (INDECOPI, 2020).

1.12. ¿Cuál es el área del INDECOPI competente para resolver casos

sobre violación de secretos empresariales?

El área competente es la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, la cual

resuelve los casos en los que no se respetan las buenas prácticas empresariales; es decir,

1
todo acto contrario a los usos o prácticas honestas, entre las que se encuentran,

precisamente, aquellos actos que violan el secreto empresarial. Para efectos de una

denuncia administrativa, la norma aplicable será el Decreto Legislativo Nº1044 Ley de

Represión de la Competencia Desleal, en cuyo texto, en el artículo 13 se establece como

actos de competencia desleal la violación de secretos empresariales (INDECOPI, 2020).

1.13. Legislación aplicable

En el Perú, la protección de los secretos empresariales se encuentra recogida y regulada

por la Decisión Andina 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, así como por el

Decreto Legislativo 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal. La protección

brindada por estas normativas rige únicamente para el territorio peruano. No obstante, un

secreto empresarial, por su naturaleza, constituirá información confidencial en cualquier

parte del mundo (que cuente con regulación en la materia), mientras ésta no haya sido

divulgada. A nivel internacional, el secreto empresarial se encuentra reconocido en la

Sección 7 (bajo el título de “Protección de la información no divulgada”) del Acuerdo sobre

los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio,

comúnmente conocido como los ADPIC, Anexo del Convenio firmado en 1994 por el cual

se crea la Organización Mundial del Comercio - OMC. Este Acuerdo cuenta actualmente

con 164 países miembros, que representan más del 98% del flujo comercial mundial.

(INDECOPI, 2020).

1.14. Recomendaciones para mantener un secreto empresarial

1. Planea. Elabora una política general para el tratamiento y protección de los secretos

empresariales para tu organización (incluyendo objetivos, medidas y mecanismos para

1
asegurar la confidencialidad, obligaciones de los trabajadores, responsabilidades,

procedimiento ante divulgación, entre otros). La política puede mejorarse constantemente

en función a la experiencia y diversas situaciones que experimente la empresa.

2. Identifica. Reconoce la información que sea valiosa para la empresa. Realiza un registro

o inventario de lo que deseas mantener como secreto empresarial. Puedes clasificar la

información de acuerdo con un rango de valor para conocer el grado de importancia de

cada una para la organización.

3. Asigna y ejecuta. Asigna las medidas de protección específicas para cada rango de valor

de los secretos identificados dentro de la organización. • Pon en práctica las disposiciones

de la política general y las medidas de protección asignadas.

4. Informa. Difunde las políticas de secretos empresariales a nivel de la compañía. Haz de

conocimiento del personal la existencia de los secretos de la empresa (no necesariamente

del contenido de los mismos), las obligaciones y responsabilidades (tanto para quienes

trabajen en relación directa con el secreto y para los que no), así como las consecuencias

de incumplimiento de las políticas.

4. Informa: Difunde las políticas de secretos empresariales a nivel de la compañía. Haz de

conocimiento del personal la existencia de los secretos de la empresa (no necesariamente

del contenido de los mismos), las obligaciones y responsabilidades (tanto para quienes

trabajen en relación directa con el secreto y para los que no), así como las consecuencias

de incumplimiento de las políticas.

1
 1.15. Acciones estratégicas para afrontar una presunta violación del

secreto empresarial

Todo dueño o poseedor de un secreto empresarial podría encontrarse frente a un posible

escenario de violación de su información confidencial. Por supuesto, existirán situaciones

que disminuyen este riesgo como, por ejemplo, el caso que la información sensible

únicamente se encuentre al alcance del dueño de una empresa, con lo cual será

prácticamente imposible que exista divulgación alguna, sin que medie la autorización del

titular. Para los casos en los que existan varias personas con acceso al secreto empresarial,

será conveniente contar con un procedimiento o protocolo para afrontar posibles

divulgaciones no autorizadas. A continuación, se detallan algunas acciones que

recomendables para afrontar posibles violaciones al secreto empresarial. A. Implementar

acciones de prevención Estas se refieren sobre todo a las medidas de seguridad que debe

implementar la persona, empresa u organización dueña del secreto (para mayor detalle

revisar la primera sección). Si bien, se preferirán aquellas medidas escritas (como un

contrato de confidencialidad), que luego puedan constituir pruebas, no se deben dejar de

lado. (INDECOPI, 2020)

1.16. Derechos y obligaciones

En cuanto a las obligaciones de las partes al secreto industrial o empresarial, las

encontramos previstas en la Ley de Propiedad Industrial - Decreto Legislativo Nº 823,

específicamente en los artículos 119, 122, 123, 124 y 125, que establecen lo siguiente:

o Artículo 119º. Toda persona que haya elaborado o adquirido

legítimamente secretos industriales, podrá emplearlos, divulgarlos o

2
 comunicarlos libremente, aún cuando el transfiriente los haya mantenido

secretos. Ninguna de las partes podrá hacer valer sus derechos contra la

otra, a menos que hubiese pactado en contrario entre ellos.

o Artículo 122º - Quien guarde un secreto industrial podrá transmitirlo o

autorizar el uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación de

no divulgar el secreto industrial por ningún medio, salvo pacto en

contrario con quien le autorizó el uso de dicho secreto. En los convenios

en que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica o

provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas

de confidencialidad para proteger los secretos industriales allí contenidos.

Dichas cláusulas deberán precisar los aspectos que se consideran

confidenciales.

o Artículo 123º - Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo,

puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a

un secreto industrial sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido,

deberá abstenerse de usarlo y de revelarlo sin causa justificada y sin

consentimiento de la persona que guarde dicho secreto o de su usuario

autorizado.

o Artículo 124º - Si como condición para aprobar la comercialización de

productos farmoquímicos o de productos agroquímicos que utilicen

nuevos componentes químicos, se exige la presentación de datos sobre

experimentos o de otro tipo que no se hayan publicado y que sean

necesarios para determinar su seguridad y eficacia, los datos referidos

serán protegidos siempre que su generación implique un esfuerzo

2
 considerable, salvo cuando la publicación de tales datos sea necesaria

para proteger al público o cuando se adopten medidas para garantizar la

protección de los datos contra todo uso comercial desleal.

o Artículo 125º - Ninguna persona distinta a la que haya presentado los

datos a que se refiere el artículo anterior podrá, sin autorización de esta

última, contar con tales datos en apoyo a una solicitud para aprobación de

un producto, durante un período no menor de cinco años contados a

partir de la fecha en que se haya concedido a la persona que produjo los

datos, la aprobación para poner en el mercado su producto.

o Lo dispuesto en el párrafo anterior, no impide que se lleven a cabo

procedimientos sumarios de aprobación para tales productos, sobre la

base de estudios de bioequivalencia o biodisponibilidad. (Decreto

Legislativo Nº 823 , 2008)

1.17. Jurisprudencia de la propiedad industrial

Resolución N° 1069-2012/SC1-INDECOPI la Sala de Defensa de la Competencia N° 1 del

Tribunal del Indecopi señaló lo siguiente, en un caso similar al presente: 86.(…) esta Sala

considera que información tal como las fórmulas de los saborizantes o la información

sobre las materias primas utilizadas, por su propia naturaleza, otorga por definición una

sustantiva ventaja comercial e industrial a su titular. Ciertamente, las fórmulas químicas de

los productos, así como las materias primas que los componen, han sido consideradas

típicamente, tanto por la jurisprudencia emitida por esta Sala como por otras

disposiciones del ordenamiento, como información con un alto valor competitivo. Unido a

lo cual, también se hubiera evaluado la existencia de medidas necesarias, efectivamente

2
previstas por el denunciante, para mantener la información indicada en este párrafo como

reservada.

1.18. Legislación comparada de la propiedad industrial

En cuanto a la Protección contra la competencia desleal, en cuanto a las Prácticas leales,

tenemos:

1. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883)

1.19. ¿Cuánto tiempo posee el titular del secreto para presentar una

denuncia?

Según la Ley de Represión de Competencia Desleal, el titular de un secreto

empresarial cuenta hasta con 5 años, de ejecutado el último acto imputado como

infractor, para interponer una denuncia, y el tiempo máximo de tramitación es de 205

días hábiles. Para mayor detalle sobre requisitos formales, se deberá revisar el

TUPA15 sobre denuncias en competencia desleal (INDECOPI, 2020).

1.20. ¿Qué deberá acreditar el denunciante sobre el secreto

empresarial?

Para buscar una resolución favorable frente al inicio de una denuncia por violación de

un secreto empresarial, el emprendedor, empresa u organización dueña del secreto

deberá probar que la información correspondiente, cuenta con lo establecido en el

artículo 40 del Decreto Legislativo. Nº1044. Dicha disposición indica que todo secreto

empresarial será protegible siempre que: 1. Se trate de un conocimiento que tenga

2
carácter de reservado o privado sobre un objeto determinado; 2. Quienes tengan

acceso a dicho conocimiento posean voluntad e interés consciente de mantenerlo

reservado, adoptando las medidas necesarias para resguardar dicha información como

tal; y, 3. La información posea un valor comercial, efectivo o potencial. Todos estos

requisitos se deben cumplir en conjunto, por lo que, la ausencia de alguno de ellos

decantaría en un resultado desfavorable para el denunciante. Resulta importante

mencionar que, en este punto, se advierte homogeneidad de los requisitos

establecidos por la normativa de Propiedad Industrial (desarrollados en la primera

parte de esta guía), y la Ley de Represión de la Competencia Desleal (INDECOPI, 2020).

1.21. Acciones estratégicas para afrontar una presunta violación del

secreto empresarial

Todo dueño o poseedor de un secreto empresarial podría encontrarse frente a un

posible escenario de violación de su información confidencial. Por supuesto, existirán

situaciones que disminuyen este riesgo como, por ejemplo, el caso que la información

sensible únicamente se encuentre al alcance del dueño de una empresa, con lo cual

será prácticamente imposible que exista divulgación alguna, sin que medie la

autorización del titular. Para los casos en los que existan varias personas con acceso al

secreto empresarial, será conveniente contar con un procedimiento o protocolo para

afrontar posibles divulgaciones no autorizadas. A continuación, se detallan algunas

acciones que recomendables para afrontar posibles violaciones al secreto empresarial.

A. Implementar acciones de prevención

2
Estas se refieren sobre todo a las medidas de seguridad que debe implementar la

persona, empresa u organización dueña del secreto (para mayor detalle revisar la

primera sección). Si bien, se preferirán aquellas medidas escritas (como un contrato

de confidencialidad), que luego puedan constituir pruebas, no se deben dejar de lado

las acciones de sensibilización a los trabajadores, así como el generar un vínculo de

familiaridad para con la empresa; todas estas acciones adicionales harán más difícil

para el trabajador traicionar a su empleador.

B. Elaborar un plan de acción en caso ocurra alguna infracción

Esto significa que el dueño de un secreto empresarial debe colocarse en el supuesto

de violación de su secreto y analizar cómo es que responderá en forma oportuna y

adecuada. Es decir, debe contar con un plan de acción para activar en forma

inmediata. Para ello, será conveniente:

o Contar con los secretos empresariales de la organización bien

identificados.

o Contar con contratos de laborales con cláusulas de confidencialidad

documentados y en orden/regla, acuerdos con deber de reserva,

entre otros.

o Conocer cuáles son las oficinas a las que se debe acudir para

interponer una denuncia por violación del secreto.

o Conocer las tasas de tramitación de una denuncia, así como los plazos,

entre otros.

2
C. Identificar posibles fallas Identificar posibles fallas que decanten en la vulneración

del secreto empresarial, será actuar en forma preventiva y estratégica. Estas posibles

fallas podrían ser tan diversas como el número de personal que tenga la empresa, por

ejemplo: • Posibles fallas en los sistemas de seguridad • Posibles fallas en los canales

de comunicación entre el personal de planta y la alta dirección • Posible espionaje

empresarial • Posible ánimo del trabajador en perjudicar a su empleador • Posibles

sobornos a los trabajadores de parte de empresas competidoras, entre otros. Si se

logran identificar las posibles fallas, tanto en las medidas de seguridad físicas, digitales

o aquellas fallas de lealtad entre el trabajador y la empresa, el titular sea persona

natural, empresa u organización podrá trabajar en estas debilidades y evitar una

posible fuga de información confidencial.

D. Reunir medios de prueba

Se entiende como medio de prueba a todo documento, video, audio, entre otros, que

ayudará a un denunciante a respaldar aquello que refiere ser cierto. La sola afirmación

de un hecho por sí misma no acredita nada; por ejemplo, si Juan Pérez, en una

denuncia, afirma poseer un secreto empresarial, referido al procedimiento de

obtención de aceite de oliva, pero no presenta ninguna prueba al respecto

(documentos que indiquen en qué consiste dicho procedimiento, o sobre las medidas

de seguridad que implementó, entre otros), la autoridad competente considerará que

no existe secreto empresarial. En consecuencia, su denuncia sería declarada

infundada.

Por ello, incluso antes de pensar en presentar una denuncia por violación del secreto

empresarial, el dueño del secreto deberá reunir los medios de prueba que sustenten

2
todo aquello que vaya a alegar. En caso de no tenerlos, no será recomendable iniciar

una denuncia. Un ejemplo, sobre lo importante de contar con medios de prueba, se

puede encontrar en la denuncia interpuesta por la empresa Carrier Servicios S.A.

(empresa de mensajería), la cual no presentó pruebas suficientes para acreditar las

medidas de seguridad para mantener en reserva su lista de clientes, ya sea con

acuerdos de confidencialidad, manuales o instructivos en los que se detalle que dicha

lista tenía calidad de reservada o cualquier otro análogo. Como resultado, la denuncia

que realizó por concepto de violación del secreto empresarial fue declarada

infundada.

En tal sentido, primero se debería reunir pruebas suficientes para acreditar la

existencia de un secreto empresarial y, segundo, recabar las pruebas que acrediten

que (i) una persona, empresa u organización, que obtuvo la información bajo deber de

reserva o en forma ilegítima, divulgó o exploto el secreto empresarial sin autorización;

o que (ii) una persona, empresa u organización adquirió secretos empresariales ajenos

por medio de espionaje, inducción al incumplimiento de deber de reserva o

procedimiento análogo.

E.- Tomar decisión

Una vez reunida toda la documentación y argumentos en torno a la violación de un

secreto empresarial, el interesado debe evaluar si amerita el inicio de la denuncia

respectiva. Para efectos prácticos: En caso se cuente con todos los medios

probatorios, será altamente recomendable iniciar la denuncia. En caso no se haya

podido reunir todos los medios de prueba de la violación al secreto empresarial, ni

2
siquiera aquellos que acrediten la existencia del secreto en sí, iniciar una denuncia

será en vano, representando un costo en tiempo y dinero innecesarios.

F. Tomar lo acontecido como experiencia de aprendizaje

El titular de un secreto, en el mejor de los casos, obtendrá un resultado favorable tras

haber concluido algún proceso de denuncia, pero no siempre ocurrirá. Los peores

escenarios serán aquellos que brinden la mejor lección al emprendedor o a la

empresa. Muchas veces será el momento para implementar mejores medidas de

seguridad, y prevenir alguna otra posible violación de sus secretos en un futuro; en

otros casos será el inicio para conocer más acerca de los secretos empresariales, los

requisitos, las ventajas, las diferencias con una patente, entre otros factores. Para

concluir, es oportuno aclarar que las acciones que en esta sección se enuncian

constituyen únicamente recomendaciones y no obligaciones legales, ni reemplaza

aquella asesoría que pueda ofrecer un profesional en la materia

2
2. CAPITULO. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE CONTRATO

DE USO / LICENCIA DE CASO CONCRETO DE

PROPIEDAD INDUSTRIAL

2.1. Las partes

 Resolución Nº: 297-2013/CCD-INDECOPI.

 Lugar y fecha de expedición: Lima, 23 de diciembre de 2013.

 Expediente Nº: 196-2011/CCD.

 Denunciante: Química Brisas Marinas S.A.C. (Brisas Marinas).

 Imputada: Makaya Laboratorios S.A.C. (Makaya Laboratorios).

 Materias: Competencia Desleal, Cumplimiento de Mandato y Violación de

Secretos Empresariales.

 Actividad: Fabricación y Comercialización de Jabones.

 Órgano que resuelve: Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal de

INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de

la Propiedad Intelectual).

2.2. El objeto de licencia

El objeto de la licencia debe estar bien delimitado, pudiendo ser tanto la solicitud de la

patente como la patente una vez concedida, o bien información que no sea objeto de

patente, como secretos comerciales e información confidencial.

2
En el presente caso, en un primer momento Química Brisas Marinas S.A.C. (Brisas Marinas)

indica que Carlos Ibañez Terrazas, extrabajador de la empresa denunciante, habría

sustraído ilegítimamente la fórmula y el molde para la elaboración de los jabones de

glicerina, con el propósito de beneficiar a Makaya Laboratorios.

Sobre la revisión a sus marcas registradas, estas son las que se encontró:

Fuente:

https://compuempresa.com/info/quimica-brisas-marinas-sociedad-anonima-cerrada-

20506087601

En el presente caso es la información que no es objeto de patente, como los secretos

empresariales, información que resulta confidencial, como la información y características

para la elaboración de los jabones con glicerina.

3
 2.3. El precio y las contraprestaciones

En el presente caso, en un principio, se indica que Carlos Ibañez Terrazas, extrabajador de

la empresa denunciante, “estaría elaborando y comercializando en el mercado peruano

jabones de glicerina, cuyas presentaciones en empaque reproducirían elementos y colores

característicos de las presentaciones en empaque de los jabones de glicerina “Bioplacent

Natural”, “Bioplacent Bebé” y “Bioplacent Miel” comercializados por la denunciante.” Se

define que en sí no son los jabones de glicerina de la parte denunciante, por lo que se

vulneraría los secretos empresariales, sino que es por la información divulgada que tenía

carácter reservada de los jabones de glicerina, los cuales no tienen un precio especifico,

porque es información confidencial y que ayuda a la empresa a distinguirse de otras, por lo

que su valor es incalculable, o si se calcularía sería con una aproximado de la ganancia

obtenida y con la ganancia futura de estos jabones de glicerina.

2.4. Obligaciones de las partes del secreto industrial

En cuanto a las obligaciones de las partes al secreto industrial o empresarial, las

encontramos previstas en la Ley de Propiedad Industrial - Decreto Legislativo Nº 823,

específicamente en los artículos 119, 122, 123, 124 y 125, que establecen lo siguiente:

o Artículo 119º. Toda persona que haya elaborado o adquirido

legítimamente secretos industriales, podrá emplearlos, divulgarlos o

comunicarlos libremente, aún cuando el transfiriente los haya mantenido

secretos. Ninguna de las partes podrá hacer valer sus derechos contra la

otra, a menos que hubiese pactado en contrario entre ellos.

3
o Artículo 122º - Quien guarde un secreto industrial podrá transmitirlo o

autorizar el uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación de

no divulgar el secreto industrial por ningún medio, salvo pacto en

contrario con quien le autorizó el uso de dicho secreto. En los convenios

en que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica o

provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas

de confidencialidad para proteger los secretos industriales allí contenidos.

Dichas cláusulas deberán precisar los aspectos que se consideran

confidenciales.

o Artículo 123º - Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo,

puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a

un secreto industrial sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido,

deberá abstenerse de usarlo y de revelarlo sin causa justificada y sin

consentimiento de la persona que guarde dicho secreto o de su usuario

autorizado.

o Artículo 124º - Si como condición para aprobar la comercialización de

productos farmoquímicos o de productos agroquímicos que utilicen

nuevos componentes químicos, se exige la presentación de datos sobre

experimentos o de otro tipo que no se hayan publicado y que sean

necesarios para determinar su seguridad y eficacia, los datos referidos

serán protegidos siempre que su generación implique un esfuerzo

considerable, salvo cuando la publicación de tales datos sea necesaria

para proteger al público o cuando se adopten medidas para garantizar la

protección de los datos contra todo uso comercial desleal.

3
 o Artículo 125º - Ninguna persona distinta a la que haya presentado los

datos a que se refiere el artículo anterior podrá, sin autorización de esta

última, contar con tales datos en apoyo a una solicitud para aprobación de

un producto, durante un período no menor de cinco años contados a

partir de la fecha en que se haya concedido a la persona que produjo los

datos, la aprobación para poner en el mercado su producto.

o Lo dispuesto en el párrafo anterior, no impide que se lleven a cabo

procedimientos sumarios de aprobación para tales productos, sobre la

base de estudios de bioequivalencia o biodisponibilidad. (Decreto

Legislativo Nº 823 , 2008)

2.5. Descripción del caso

En la (Resolución Nº 297-2013/CCD-INDECOPI, 2013), de fecha 23 de diciembre de 2013,

recaída en el EXPEDIENTE Nº 196-2011/CCD, se analiza una denuncia presentada por

Brisas Marinas, el 18 de octubre de 2011, e imputó a Makaya Laboratorios la presunta

comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de secretos

empresariales, supuesto ejemplificado en el literal a) del artículo 13 de la Ley de Represión

de la Competencia Desleal, debido a que un ex trabajador de Brisas Marinas habría

sustraído ilegítimamente la fórmula y el molde para la elaboración de los jabones de

glicerina, con el propósito de beneficiar a Makaya Laboratorios.

Hechos:

La empresa Química Brisas Marinas manifestó lo siguiente: “Nuestra preocupación en la

elaboración de dicho producto se basa, en que la fórmula usada por nuestra empresa de

jabones sólidos de glicerina ha sido sustraída por uno de nuestros funcionarios más

importantes y no solo la fórmula sino también el formato de molde (…) (…) nosotros

3
 descubrimos al funcionario desleal y deshonesto CARLOS IBAÑEZ TERRAZAS, a quien

descubrimos infraganti trabajando paralelamente tanto para nosotros como para la

denunciada, motivo por el cual fue cesado en el cargo que desempeñaba en mi

representada, siendo tan evidente la conducta desleal tanto del funcionario despedido

como de la denunciada, que luego se fue a trabajar directa y abiertamente a la empresa

MAKAYA LABORATORIOS SAC (MAKLAB SAC), en virtud de lo cual no nos queda la menor

duda de su mala conducta, toda vez que esta misma empresa nunca antes pudo producir

el jabón sólido de Glicerina con la calidad ideal para el mercado, sin embargo ahora

produce un producto idéntico a la forma de nuestros jabones (…)

2.6. Análisis del procedimiento administrador sancionador de la infracción a la propiedad

industrial

2.6.1. Identificación del caso

El presente caso es sobre las materias: Competencia desleal, cumplimiento de mandato y

violación de secretos empresariales, el mismo que se analiza en la Resolución Nº 297-

2013/CCD-INDECOPI de Lima, recaída en el EXPEDIENTE Nº 196-2011/CCD, sobre

Competencia Desleal, Cumplimiento de Mandato y Violación de Secretos Empresariales,

que trata sobre la denuncia presentada por Brisas Marinas en contra de Makaya

Laboratorios, por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de

violación de secretos empresariales, supuesto ejemplificado en el literal a) del artículo 13

del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal.

3
 2.6.2. El punto de controversia

Radica en analizar la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad

de violación de secretos empresariales, por parte de Makaya Laboratorios S.A.C. (Makaya

Laboratorios), en la modalidad de violación de secretos empresariales, supuesto

ejemplificado en el literal a) del artículo 13 de la Ley de Represión de la Competencia

Desleal, debido a que un ex trabajador de Brisas Marinas habría sustraído ilegítimamente

la fórmula y el molde para la elaboración de los jabones de glicerina, con el propósito de

beneficiar a Makaya Laboratorios.

Puntos que analiza para resolver:

La comisión para poder resolver indica que se tiene que comprobar tres puntos en la

violación de secretos empresariales, los cuales son:

1. Si la obtención de conocimientos, informaciones, ideas o procedimientos técnicos o de

cualquier otra índole, de una empresa, ya sea para su posterior explotación o no,

genera un perjuicio del resultado de una conducta ilícita.

2. Materialización de un acto de competencia desleal en modalidad de violación de

secretos (acreditación de conductas del agente para obtención ilegitima de los

conocimientos, ideas, procedimientos, informaciones)

3. Si la información es considerada como secreto comercial o industrial, los mismos que

tienen que cumplir con ciertos requisitos (carácter reservado de la información).

3
 2.6.3. Fundamentos (sustanciales no los formales) en el que se

basa la sanción

- Brisas Marinas centró su escrito de denuncia en el hecho de que Makaya utilizaba una

similar presentación comercial para elaborar jabones de glicerina con el objetivo de

inducir a error a los consumidores respecto al verdadero origen empresarial del producto,

e indicó expresamente que un extrabajador había sustraído ilegítimamente la fórmula y el

molde para la elaboración de los referidos jabones y, que dicha persona se encontraba

laborando para la empresa denunciada.

o a) El primero tiene que ver con la FORMULA, pues la fórmula que usan (SIC)

actualmente Makaya ha sido sustraída por nuestro antiguo funcionario que

Gerencio (SIC) a mi representada, y que ahora trabaja con ellos, esto es el señor

Carlos Ibañez Terrazas, con el agravante que el producto que ellos elaboran como

son los Jabones similares a los que fabricamos y que es materia de la denuncia, no

tienen la calidad que tienen los nuestros (…)

o b) El segundo aspecto es el relacionado al FORMATO (molde), es decir la forma del

jabón, el Molde, es de propiedad exclusiva de Brisas Marinas y Makaya no lo

puede usar sin nuestra autorización (…)

- Supuesto jurídico cometido: presunta comisión de actos de competencia desleal en la

modalidad de violación de secretos empresariales, supuesto de infracción previsto en el

literal a) del artículo 13 del Decreto Legislativo 1044.

3
 2.6.4. Fundamentos que presentó el infractor (sustanciales no

los formales)

Por su parte, el señor Carlos Ibañez Terrazas alegó que los hechos denunciados no

constituyen actos de competencia desleal en modalidad de violación de secretos

industriales porque no obra en el expediente algún medio probatorio que acredite la

efectiva explotación, por parte de Makaya Laboratorios, de las fórmulas y molde que

forman parte del proceso de producción de los productos elaborados por la empresa

Química Brisas Marinas. En consecuencia, el señor Sánchez solicitó a la Comisión que

dilucidara su análisis tomando en cuenta estas consideraciones.

2.7. Base legal

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1044 - LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL

Artículo 6.- Cláusula general.- 6.1.- Están prohibidos y serán sancionados los actos de

competencia desleal, cualquiera sea la forma que adopten y cualquiera sea el medio que

permita su realización, incluida la actividad publicitaria, sin importar el sector de la

actividad económica en la que se manifiesten. 6.2.- Un acto de competencia desleal es

aquél que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe empresarial que

deben orientar la concurrencia en una economía social de mercado.

Artículo 13.- Actos de violación de secretos empresariales.- Consisten en la realización de

actos que tengan como efecto, real o potencial, lo siguiente: a) Divulgar o explotar, sin

autorización de su titular, secretos empresariales ajenos a los que se haya tenido acceso

legítimamente con deber de reserva o ilegítimamente; (…).

3
 2.8. Hipótesis de solución y razonamiento lógico Jurídico

Según hemos expuesto en la Introducción del presente trabajo, para algunas empresas, la

protección de sus secretos empresariales es un asunto de suma importancia en tanto su

mantenimiento en régimen de reserva les permite obtener una ventaja competitiva en el

mercado. Así, dichas empresas buscarán establecer medidas de seguridad que les

permitan resguardar dichos secretos y conservarlos fuera del alcance de terceras

personas.

Sin embargo, en la práctica, una de las preocupaciones más latentes para los titulares de

secretos empresariales es el riesgo de que alguno de los miembros de su organización (por

ejemplo, trabajadores o directivos) que hayan tenido acceso legítimo a los mismos,

puedan participar de un eventual acto de violación de dichos secretos, divulgándolos a

sujetos no autorizados o explotándolos, por cuenta propia o de terceros, en el marco de

una actividad económica. En efecto, si revisamos la jurisprudencia del INDECOPI en

materia de violación de secretos empresariales, emitida durante la vigencia de la LRCD,

podemos apreciar que, en la mayoría de los casos, los titulares han planteado denuncias

en contra de trabajadores o extrabajadores suyos, las cuales, no obstante, han sido

desestimadas casi en su totalidad. Siendo ello así, podríamos llegar a pensar que,

aparentemente, el ordenamiento jurídico peruano no establece ningún régimen de

protección para el titular de un secreto empresarial frente a posibles amenazas de

trabajadores o extrabajadores suyos, muy a pesar de que, como mencionábamos, estos

casos son los más usuales y los que suelen generar más preocupación en las empresas.

3
En el presente caso, nosotros estamos de acuerdo con lo resuelto por la Comisión de

Fiscalización de la Competencia Desleal de INDECOPI, al declarar infundada, porque en el

presente caso no existía medio probatorio que acredite la efectiva explotación, por parte

de Makaya Laboratorios, de las fórmulas y molde que forman parte del proceso de

producción de los productos elaborados por Química Brisas Marinas S.A.C.

Ahora, según nuestro criterio, si en el presente caso si existiese un respaldo probatorio,

nosotros hubiéramos resuelto declarando fundada porque sí se estaba vulnerado una

información de carácter reservada.

2.9. Resolución

Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal de INDECOPI ha resuelto declarar

infundada, la denuncia presentada por Química Brisas Marinas S.A.C. en contra de Makaya

Laboratorios S.A.C., por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la

modalidad de violación de secretos empresariales, supuesto ejemplificado en el literal a)

del artículo 13 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia

Desleal, toda vez que no obra en el expediente algún medio probatorio que acredite la

efectiva explotación, por parte de Makaya Laboratorios, de las fórmulas y molde que

forman parte del proceso de producción de los productos elaborados por la denunciante,

a las cuales, el señor Ibáñez habría accedido en virtud del cargo de Gerente General que

ocupó en Brisas Marinas.

3
CONCLUSIONES

La naturaleza jurídica de la mayoría de los secretos empresariales es la de consistir en bienes

inmateriales, esto es, elementos infinitamente reproducibles, transmisibles y susceptibles de ser

explotados económicamente. Sin embargo, existen determinadas categorías de información

empresarial reservada (por ejemplo, los secretos de la organización interna) que, sin ser

verdaderos bienes inmateriales (en tanto no son susceptibles de explotación económica), igual

merecen ser resguardados a través del régimen de protección que prevé nuestro ordenamiento

jurídico, de manera general, para todos los secretos empresariales pues su revelación o

aprovechamiento indebido puede perjudicar a su titular, menoscabando su posición competitiva.

Los secretos empresariales son protegidos legalmente puesto que, con ello, no solamente se

buscaría cautelar el interés particular del titular de dicha información (quien ha realizado

esfuerzos e inversiones para desarrollarla y mantener su carácter reservado), sino que también y

principalmente un interés general o de la comunidad vinculado a la promoción de la creación

intelectual y la innovación, así como la preservación del libre desarrollo del proceso competitivo.

Por tal motivo, consideramos que no se trata de proteger "el secreto por el secreto", sino que es

preciso protegerlo porque, detrás ello, se está beneficiando a la sociedad.

La violación de secretos empresarial es un acto de competencia desleal por cuanto es una

conducta contraria a las exigencias de la buena fe empresarial. En efecto, quien concurre en el

mercado, habiéndose aprovechado de un secreto empresarial ajeno sin la autorización de su

4
titular, no está compitiendo sobre la base de su propio esfuerzo y mérito, sino gracias al esfuerzo y

la inversión realizada por otro, lo que inserta un elemento distorsionador de la competencia.

En el presente EXPEDIENTE Nº 196-2011/CCD, se resuelve declarar infundada la denuncia

presentada por Brisas Marinas en contra de Makaya Laboratorios, por la comisión de actos de

competencia desleal en la modalidad de violación de secretos empresariales, supuesto

ejemplificado en el literal a) del artículo 13 del Decreto Legislativo Nº 1044, porque si bien se

demuestra que la información es de carácter reservada, la parte denunciante no acredita con

medios probatorios la conducta del infractor en cometer la competencia desleal en modalidad de

violación de secretos empresariales, porque no obra en el expediente algún medio probatorio que

acredite la efectiva explotación, por parte de Makaya Laboratorios, de las fórmulas y molde que

forman parte del proceso de producción de los productos elaborados por la denunciante, a las

cuales, el señor Ibáñez habría accedido en virtud del cargo de Gerente General que ocupó en

Brisas Marinas.

4
RECOMENDACIONES

Uno de los motivos que impiden al INDECOPI sancionar a un trabajador o extrabajador que ha

violado un secreto empresarial de su empleador o ex empleador es que dichas personas naturales

no realizarían, en principio, actividades económicas por cuenta propia, es decir, no concurren en el

mercado, lo cual es un requisito indispensable para gatillar la aplicación de la Ley de Represión de

la Competencia Desleal, Decreto Legislativo N° 1044. Este criterio es el que actualmente viene

aplicando el INDECOPI hasta la fecha.

Para poder admitir la posibilidad de que el INDECOPI pueda sancionar la violación de un secreto

empresarial de titularidad de un agente económico por un trabajador o extrabajador suyo, sería

necesario modificar la Ley de Represión de la Competencia Desleal, Decreto Legislativo N° 1044, a

fin de establecer un supuesto de excepción al ámbito de aplicación de dicha norma. Sin embargo,

aunque dicha modificación pudiera ser deseable, no es indispensable, pues el titular del secreto

cuenta con la vía judicial ordinaria para reclamar una indemnización por daños a los trabajadores o

extrabajadores que cometieron el acto de violación de secretos.

4
Bibliografía

o Chuquitapa, D. (2020). Guía práctica para la PROTECCIÓN MEDIANTE

SECRETOS EMPRESARIALES. Lima, Perú.

https://www.patenta.pe/documents/2487468/2487652/GUIA+SECRETO+E

MPRESARIAL.pdf/76b2fb4b-3e91-bf7b-4695-b54eecfd5c1d

o Decreto Legislativo Nº 823 . (2008). Ley de Propiedad Industrial- Decreto

Legislativo Nº 823 . http://www.ftaa-alca.org/intprop/natleg/Peru/D823c.asp

o Durand Espejo, C. M. (2020). La violación de un secreto empresarial por un

trabajador: un análisis de la jurisprudencia de la sala especializada del

Tribunal del INDECOPI sobre represión de la competencia desleal. Lima,

Perú: Universidad de Piura.

o INDECOPI. (2020). GUÍA PRÁCTICA PARA LA PROTECCIÓN MEDIANTE

SECRETOS EMPRESARIALES. Radio Indecopi.

o Pooley, J. (2013). El secreto comercial: el otro derecho de propiedad

intelectual. OMPI Revista.

o Resolución Nº 297-2013/CCD-INDECOPI. (2013). EXPEDIENTE Nº 196-

2011/CCD. INDECOPI:

https://indecopi.gob.pe/documents/20182/143803/297-2013.pdf

4
ANEXO
1. RESOLUCION Nº 297-2013/CCD-INDECOPI

Resolución
Nº 297-2013/CCD-INDECOPI

Lima, 23 de diciembre de 2013.

EXPEDIENTE Nº 196-2011/CCD

DENUNCIANTE :
QUÍMICA BRISAS MARINAS S.A.C.
(BRISAS MARINAS)
IMPUTADA : MAKAYA LABORATORIOS S.A.C.
(MAKAYA LABORATORIOS)
MATERIAS : COMPETENCIA
DESLEAL
CUMPLIMIENTO DE
MANDATO
VIOLACIÓN DE SECRETOS
EMPRESARIALES ACTIVIDAD : FABRICACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE JABONES

SUMILLA: Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por Brisas Marinas en contra de Makaya
Laboratorios, por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de
secretos empresariales, supuesto ejemplificado en el literal a) del artículo 13 del Decreto Legislativo
Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal.

1. ANTECEDENTES

Mediante Resolución de fecha 9 de noviembre de 2011, la Secretaría Técnica calificó la denuncia

presentada por Brisas Marinas, el 18 de octubre de 2011, e imputó a Makaya Laboratorios la presunta
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de confusión, supuesto ejemplificado en el
artículo 9 del Decreto Legislativo N° 1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia Desleal),
debido a que estaría elaborando y comercializando en el mercado peruano jabones de glicerina, cuyas
presentaciones en empaque reproducirían elementos y colores característicos de las presentaciones en
empaque de los jabones de glicerina “Bioplacent Natural”, “Bioplacent Bebé” y “Bioplacent Miel”
comercializados por la denunciante.

Por Resolución Nº 106-2012/CCD-INDECOPI de fecha 4 de julio de 2012, la Comisión declaró

infundada la denuncia presentada por Brisas Marinas en contra de Makaya por la presunta comisión de
actos de confusión.

Mediante Resolución Nº 0224-2013/SDC-INDECOPI de fecha 5 de febrero de 2013, la Sala

Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) señaló lo
siguiente:

“21. Al cuestionar las actuaciones realizadas por Makaya como presuntos actos de competencia
desleal, Brisas Marinas no solo centró su escrito de denuncia en el hecho de que Makaya
utilizaba una similar presentación comercial para elaborar jabones de glicerina con el objetivo

4
de inducir a error a los consumidores respecto al verdadero origen empresarial del producto,
sino

4
 que indicó expresamente que un ex trabajador había sustraído ilegítimamente la fórmula y el molde para la
elaboración de los referidos jabones y, que dicha persona se encontraba laborando para la empresa
denunciada.

22. En efecto, en la parte pertinente de su escrito de denuncia, Brisas Marinas manifestó lo siguiente:

“2º Nuestra preocupación en la elaboración de dicho producto se basa, en que la fórmula usada por
nuestra empresa de jabones sólidos de glicerina ha sido sustraída por uno de nuestros funcionarios
más importantes y no solo la fórmula sino también el formato de molde (…)

(…) nosotros descubrimos al funcionario desleal y deshonesto CARLOS IBAÑEZ TERRAZAS, a quien
descubrimos infraganti trabajando paralelamente tanto para nosotros como para la denunciada,
motivo por el cual fue cesado en el cargo que desempeñaba en mi representada, siendo tan evidente
la conducta desleal tanto del funcionario despedido como de la denunciada, que luego se fue a
trabajar directa y abiertamente a la empresa MAKAYA LABORATORIOS SAC (MAKLAB SAC), en virtud
de lo cual no nos queda la menor duda de su mala conducta, toda vez que esta misma empresa nunca
antes pudo producir el jabón sólido de Glicerina con la calidad ideal para el mercado, sin embargo
ahora produce un producto idéntico a la forma de nuestros jabones (…).

23. Como se aprecia, pese a la existencia de este cuestionamiento específico de Brisas Marinas en lo referido
a la presunta sustracción ilegítima de la fórmula y el molde para la elaboración de los jabones de glicerina
en beneficio de Makaya, la Resolución s/n del 9 de noviembre de 2011 no admitió a trámite este extremo
de la denuncia presentada, limitándose a señalar como cargos imputados que la denunciada “estaría
elaborando y comercializando en el mercado peruano jabones de glicerina, cuyas presentaciones en
empaque reproducirían elementos y colores característicos de las presentaciones en empaque de los
jabones de glicerina “Bioplacent Natural”, “Bioplacent Bebé” y “Bioplacent Miel” comercializados por la
denunciante.”

24. Inclusive durante el procedimiento Brisas Marinas enfatizó los alcances de su denuncia, según se verifica
a continuación:

(…) Nuestra denuncia se sustenta en varios puntos entre los principales citamos los siguientes
aspectos:

a) El primero tiene que ver con la FORMULA, pues la fórmula que usan (SIC) actualmente la
denunciada ha sido sustraída por nuestro antiguo funcionario que Gerencio (SIC) a mi
representada, y que ahora trabaja con ellos, esto es el señor Carlos Ibañez Terrazas, con el
agravante que el producto que ellos elaboran como son los Jabones similares a los que fabricamos
y que es materia de la denuncia, no tienen la calidad que tienen los nuestros (…)

b) El segundo aspecto es el relacionado al FORMATO (molde), es decir la forma del jabón, el Molde, es
de propiedad exclusiva de mi representada y la denunciada no lo puede usar sin nuestra
autorización (…)

25. En tal sentido, y teniendo en cuenta que en su apelación Brisas Marinas ha puesto de relieve que su
pretensión está vinculada a la explotación indebida por parte de Makaya de la fórmula y

4
 el molde empleados para la elaboración de los jabones de glicerina, esta Sala considera que el órgano
instructor también debió admitir la denuncia por dichos hechos por la presunta comisión de actos de
competencia desleal en la modalidad de violación de secretos empresariales, supuesto de infracción
previsto en el literal a) del artículo 13 del Decreto Legislativo 1044.

26. En dicho escenario, se evidencia la vulneración del principio de congruencia por omisión en la Resolución
s/n del 9 de noviembre de 2011, por la cual la Secretaría Técnica de la Comisión admitió a trámite la
denuncia interpuesta por Brisas Marinas.

27. El artículo 10 de la Ley 27444 contempla entre las causales de nulidad del acto administrativo el defecto o
la omisión de alguno de sus requisitos de validez, siendo uno de estos requisitos que el acto
administrativo exprese su respectivo objeto, de manera que pueda determinarse inequívocamente sus
efectos y su contenido sea preciso y comprensivo de las cuestiones surgidas de la motivación.

28. Dado que la resolución de inicio de procedimiento no ha considerado en su integridad todos los
cuestionamientos formulados por la empresa denunciante, corresponde declarar su nulidad parcial en
tanto no se pronunció respecto a la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad
de violación de secretos empresariales, supuesto de infracción previsto en el literal a) del artículo 13 del
Decreto Legislativo 1044. A decir de la denunciante, dicha conducta se encontraría materializada en la
supuesta sustracción ilegítima de la fórmula y el molde utilizada para elaboración de los jabones de
glicerina, siendo esta efectuada por uno de sus ex trabajadores con el propósito de beneficiar a Makaya.

29. Así, en la medida que la Sala ha declarado la nulidad parcial de la Resolución s/n del 9 de noviembre de
2011, conforme a lo previsto el artículo 13 de la Ley 27444, corresponde declarar la nulidad parcial de la
Resolución 106-2012/CCD-INDECOPI del 4 de julio de 2012 en tanto tampoco se pronunció respecto a
dicho extremo de la denuncia interpuesta por Brisas Marinas.

30. En virtud de lo expuesto, se ordena que el órgano instructor admita dicho extremo no considerado en la
Resolución s/n del 9 de noviembre de 2011 y le otorgue el trámite correspondiente.”

Por dichas consideraciones, la Sala declaró la nulidad parcial de la Resolución de fecha 9 de noviembre de 2011, que
admitió a trámite la denuncia presentada por Brisas Marinas contra Makaya Laboratorios, así como de la Resolución
N° 106-2012/CCD-INDECOPI de fecha 4 de julio de 2012, en tanto no se pronunciaron respecto al cuestionamiento
referido a la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de secretos
empresariales, disponiendo que la Secretaría Técnica admita dicho extremo no considerado en la Resolución de fecha
9 de noviembre de 2011 y le otorgue el trámite correspondiente.

Mediante Resolución de fecha 22 de mayo de 2013, conforme a lo analizado por la Sala Especializada en Defensa de
la Competencia del Tribunal del Indecopi en la Resolución N° 0224-013/SDC-INDECOPI, la Comisión admitió a
trámite la denuncia presentada por Brisas Marinas e imputó a Makaya Laboratorios la presunta comisión de actos de
competencia desleal en la modalidad de violación de secretos empresariales, supuesto ejemplificado en el literal a)
del artículo 13 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que un ex trabajador de Brisas Marinas
habría sustraído ilegítimamente la fórmula y el molde para la elaboración de los jabones de glicerina, con el
propósito de beneficiar a Makaya Laboratorios.

4
2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso, corresponde a la Comisión analizar la presunta comisión
de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de secretos empresariales.

3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

3.1. Normas y criterios aplicables

El artículo 6 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal 1, sanciona como acto de competencia desleal toda
conducta que resulte objetivamente contraria a las exigencias de la buena fe empresarial que deben orientar la
concurrencia en una economía social de mercado.

Así, la doctrina ha establecido que “un acto es desleal, a los efectos de la ley, solamente con que incurra en la noción
contenida en la cláusula general, sin que sea preciso que además figure tipificado en alguno de los supuestos que se
enumeran, que poseen sólo un valor ilustrativo y ejemplificador.”2

Entre otros, la Ley de Represión de la Competencia Desleal, ejemplifica como desleal, la realización de actos que
tengan como efecto, real o potencial, divulgar o explotar, sin autorización de su titular, secretos empresariales ajenos
a los que se haya tenido acceso legítimamente con deber de reserva o ilegítimamente. De esta manera, el inciso a) del
artículo 13 de la referida ley dispone:

“Artículo 13.- Actos de violación de secretos empresariales.-

Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, lo siguiente:
a) Divulgar o explotar, sin autorización de su titular, secretos empresariales ajenos a los que se haya
tenido acceso legítimamente con deber de reserva o ilegítimamente;
(…)”

En este punto, cabe mencionar que la regla general es que toda la información existente en el mercado es pública,
siendo la excepción aquellos conocimientos que cumplan con los supuestos que establece la ley para ser
considerados como reservados y confidenciales. En otras palabras, como efecto del hecho de que tengan una
voluntad e interés consciente en mantener reservada la información presuntamente confidencial, se exige que las
personas que por alguna circunstancia tengan acceso a ella adopten las medidas necesarias para dicho fin. Se
entiende que una conducta en sentido contrario, como se ha señalado, imposibilitaría que se le pueda atribuir el
carácter de secreta a la referida información, pues ésta se encontraría libremente a disposición de quien pueda
acceder a ella y utilizarla.

3.2. Aplicación al presente caso

En el presente caso, la Secretaría Técnica imputó a Makaya Laboratorios la presunta comisión de actos de
competencia desleal en la modalidad de violación de secretos empresariales, supuesto ejemplificado en el literal a)
del artículo 13 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, debido a que un ex
1
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1044 - LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL Artículo 6.- Cláusula
general.-

6.1.- Están prohibidos y serán sancionados los actos de competencia desleal, cualquiera sea la forma que adopten y cualquiera sea el medio que permita su
realización, incluida la actividad publicitaria, sin importar el sector de la actividad económica en la que se manifiesten.

6.2.- Un acto de competencia desleal es aquél que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe empresarial que deben orientar la
concurrencia en una economía social de mercado.
2
BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317.

4
trabajador de Brisas Marinas habría sustraído ilegítimamente la fórmula y el molde para la elaboración de los jabones
de glicerina, con el propósito de beneficiar a Makaya Laboratorios.

Sobre el particular, la Comisión considera que la obtención de conocimientos, informaciones, ideas o procedimientos
técnicos o de cualquier otra índole, de una empresa, ya sea para su posterior explotación o no, siempre genera un
perjuicio, real o potencial, en la empresa que generó tales conocimientos, informaciones, ideas o procedimientos. En
estos casos siempre será necesario diferenciar entre el perjuicio que es el resultado de un esfuerzo mercantil eficiente
de otra empresa competidora en el mercado, incluidos aquellos casos que son propios al contexto de lucha o pugna
que generan las actividades mercantiles, de aquél perjuicio que es el resultado de una conducta ilícita, contraria a la
buena fe empresarial. En el primer caso, nos encontraremos ante un daño lícito concurrencial, en el segundo, ante un
acto de competencia desleal ejemplificado como violación de secretos.

En este contexto, la materialización de un acto de competencia desleal en la modalidad de violación de secretos

requerirá la acreditación de las conductas del agente presuntamente infractor para obtener de manera ilegítima
conocimientos, informaciones, ideas o procedimientos de otra empresa concurrente; así como los actos positivos del
agente que generó o implementó tales secretos, a fin de mantener su reserva, para lo cual deberá haber adoptado las
medidas de seguridad necesarias que permitan calificar como desleal su obtención por parte de terceros.

Cabe señalar que el primer paso para determinar la existencia de la infracción imputada consiste en verificar si la
información de titularidad de Brisas Marinas y que habría sustraído ilegítimamente el señor Ibáñez con el propósito
de beneficiar a Makaya Laboratorios, califica como secreto comercial y por ende como confidencial. Solo en el
supuesto que así sea, se analizará si obran en el expediente los medios probatorios que acrediten que la denunciada
explotó indebidamente dicha información, previamente calificada como secreto comercial.

En esa línea, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal3, la
Comisión considera que para que cierta información sea considerada como secreto comercial o industrial, debe
cumplir con los siguientes requisitos:

(i) Que se trate de un conocimiento que tenga carácter de reservado o privado sobre un objeto
determinado;

(ii) que quienes tengan acceso a dicho conocimiento posean voluntad e interés consciente de
mantenerlo reservado, adoptando las medidas necesarias para mantener dicha información como
tal; y,

(iii) que la información tenga un valor comercial, efectivo o potencial.

La información que calificaría como secreto comercial que habría sido presuntamente explotada de acuerdo a lo
indicado por la denunciante serían la fórmula y el molde empleados para la elaboración de sus jabones de glicerina.

3
DECRETO LEGISLATIVO 1044 – LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL Artículo 40.-
Información confidencial.-

40.2.- De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la solicitud de declaración de reserva sobre un secreto comercial,
industrial, tecnológico o, en general, empresarial será concedida por la Comisión o el Tribunal, siempre que dicha información:

a) Se trate de un conocimiento que tenga carácter de reservado o privado sobre un objeto determinado;
b) Que quienes tengan acceso a dicho conocimiento posean voluntad e interés consciente de mantenerlo reservado, adoptando las medidas necesarias
para mantener dicha información como tal; y,
c) Que la información tenga un valor comercial, efectivo o potencial.

4
Sobre el particular, la Comisión advierte que mediante Resolución N° 1069-2012/SC1-INDECOPI la Sala de
Defensa de la Competencia N° 1 del Tribunal del Indecopi señaló lo siguiente, en un caso similar al presente:

86.(…) esta Sala considera que información tal como las fórmulas de los saborizantes o la información sobre
las materias primas utilizadas, por su propia naturaleza, otorga por definición una sustantiva ventaja
comercial e industrial a su titular. Ciertamente, las fórmulas químicas de los productos, así como las
materias primas que los componen, han sido consideradas típicamente, tanto por la jurisprudencia
emitida por esta Sala como por otras disposiciones del ordenamiento, como información con un alto
valor competitivo. Unido a lo cual, también se hubiera evaluado la existencia de medidas necesarias,
efectivamente previstas por el denunciante, para mantener la información indicada en este párrafo
como reservada.

(Subrayado agregado)

En tal sentido, habiendo quedado acreditado el carácter reservado de la información cuestionada, corresponde
determinar la divulgación o explotación de la referida información por parte de la imputada. Al respecto, luego
de un análisis de los argumentos y los medios probatorios presentados por las partes a lo largo del presente
procedimiento, la Comisión observa que no obra en el expediente algún medio probatorio que acredite la efectiva
explotación, por parte de Makaya Laboratorios, de las fórmulas y molde que forman parte del proceso de
producción de los productos elaborados por la denunciante, a las cuales, el señor Ibáñez habría accedido en
virtud del cargo de Gerente General que ocupó en Brisas Marinas.

En efecto, la Comisión estima pertinente precisar que el solo paso de un ex empleado a una empresa competidora
no puede ser considerado por sí mismo como una evidencia suficiente o prueba plena de la efectiva explotación
por parte de dicha empresa de información privilegiada a la que el ex empleado tuvo acceso con deber de
reserva.

Por lo tanto, se puede apreciar que en el expediente no obran medios probatorios que le generen a la Comisión la
certeza de que Makaya Laboratorios haya empleado la fórmula y el molde de los jabones de glicerina elaborados
por Brisas Marinas.

En consecuencia, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión aprecia que los argumentos y
medios probatorios presentados por la denunciante no vencen la presunción de licitud que favorece a la
imputada, así como a todo administrado que comparece ante un procedimiento administrativo como el presente4,
correspondiendo declarar infundada la denuncia por la presunta comisión de actos de competencia desleal, en la
modalidad de violación de secretos empresariales.

4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de Organización y
Funciones del Indecopi y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, la
Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal;

4
LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL
Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…)

9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con
evidencia en contrario.

5
HA RESUELTO:
Declarar INFUNDADA, la denuncia presentada por Química Brisas Marinas S.A.C. en contra de
Makaya Laboratorios S.A.C., por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la
modalidad de violación de secretos empresariales, supuesto ejemplificado en el literal a) del artículo
13 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal.

Con la intervención de los miembros de Comisión: Edward Tovar Mendoza, Ana Rosa Martinelli
Montoya y José Tavera Colugna.

EDWARD TOVAR MENDOZA

Vicepresidente
Comisión de Fiscalización de
la Competencia Desleal

LA MARCA
INTRODUCCION

El presente trabajo monográfico está enfocado en el tema de las Marcas como

el Derecho de la Propiedad que nos ampara mediante instituciones como
INDECOPI, para que nosotros como ciudadanos estemos seguros con los
signos distintivos que podamos usar en algún emprendimiento que tengamos.
Nos hemos guiado de varias fuentes de internet, la principal fue la página web
de INDECOPI que nos ayudó bastante a tener claro los conceptos y los
procedimientos que vamos a seguir.
Si hay algo que tener claro desde un principio es que la MARCA, es un signo
distintivo, que son elementos que utilizan los productores, fabricantes y
comerciantes para identificar sus productos y servicios. Imaginemos dos
zapatillas con similares características, pero, ¿qué diferencia podrá existir, si yo
le incorporo una marca a una de ellas? Inmediatamente el consumidor asocia
esa marca con muchas cosas, y acá vamos a ver y entender la importancia de
la publicidad.
Por ejemplo, yo inmediatamente asocio la zapatilla, de repente, con un atleta
muy famoso, entonces, yo diré “si representa a un atleta de la talla mundial,
debe ser una zapatilla de alta tecnología o debe ser una marca muy reconocida
en todas las ciudades del mundo”.
Así voy direccionando mis alternativas de consumo, y volveré a decir “Oye,
pero esta zapatilla cuesta el triple que la otra”. Y alguien dirá “Sí, pero es una
marca internacional, reconocida; mira a quienes auspicia, a atletas
internacionales, famosos”.
Entonces, lo que logra la marca es convencernos a nosotros de pagar mucho
más por un producto que puede tener las mismas finalidades y el mismo uso.
No hay otro motivo por el cual nosotros elegimos pagar más por un producto,
en comparación con otro, que simplemente la marca y todo lo que esta
engloba. Cada vez vemos que hay productos que alcanzan valores muy
elevados, que pueden tener la misma finalidad y el mismo uso.
Esperamos que, con este trabajo monográfico, podamos ayudar a nuestros
compañeros a entender y tener claro todo lo relacionado con este interesante
tema.

2
LA MARCA

El Derecho de la Propiedad Intelectual se divide en dos extensas ramas: 1) el

Derecho de la Propiedad Industrial y 2) el Derecho de Autor.
Pero también está el Derecho de la Propiedad Industrial, dentro de ella
encontramos diferentes elementos, siendo los más conocidos los Signos
Distintivos, las Patentes de Invención, las Patentes de Modelos de Utilidad y los
Diseños Industriales.
Siendo los Signos Distintivos bienes inmateriales que se componen
principalmente de marcas, nombres comerciales, lemas comerciales y
denominaciones de origen. En este sentido, lo que tienen en común de las
marcas, nombres comerciales, lemas comerciales y denominaciones de origen
es que cumplen una finalidad identificadora de la oferta que existe en el
mercado.
En el caso de las marcas, sin lugar a dudas, las vemos en el mercado
identificando productos y servicios por doquier; es más, si vemos nuestro
teléfono celular y es de una marca, nuestra laptop, o algún producto en
específico en la casa, ahí nos damos cuenta de todo lo que puede encerrar una
marca. Podemos entender ese concepto cuando vamos al mercado a buscar
un producto y tenemos el mismo producto de dos marcas diferentes,
probablemente, y muchas veces se da, en que una más cara que la otra. Y,
que uno esté dispuesto a pagar más por el producto, específicamente, solo por
la marca.
La marca puede incluir muchos conceptos que resultan de muy difícil tarea;
pero, finalmente, es un crédito bastante importante. El prestigio, el buen
nombre, la calidad son, finalmente, características que se incorporan en las
marcas.

1.1 Elementos y características

Como grupo hemos encontrado varias fuentes que nos mencionaban los
diferentes elementos de la Marca, sin embargo, para nosotros fue muy
importante saber escoger la información adecuada, y así poder tener mayor
asertividad y precisión a la hora de compartir esta información, entonces entre
las más destacadas y más importantes para nosotros están:
Elementos:
- Nombre de la Marca:  El nombre de marca lo será todo. Es la forma en
que los clientes hablan, conocen, o buscan y lo relacionan.
- Logo
- Eslogan: es solo otra forma para que 3
sus consumidores recuerden su
marca o la reconozcan, incluso si no pueden ver el nombre de su
empresa.
 - Esquema de Color: Elegir el esquema de color correcto es imperativo en
los negocios. Ciertos colores pueden resultar en sentimientos
particulares de los consumidores, sin mencionar que ciertos colores
tienen connotaciones particulares
- Tipo de imágenes: Debe concentrarse en crear imágenes de marca que
se ajusten a su estética general para que cuando los consumidores se
desplacen por su página de perfil, todas las imágenes sean coherentes
- Tipografía: Es la forma en que se elige organizar el texto y hacerlo lo
más legible posible. A menudo, la forma en que se elige colocar el texto
puede tener un gran impacto visual y volverse reconocible para una
marca.
Características:
Si bien es cierto en líneas más arriba mencionamos de manera muy específica
unas características, creemos necesario aumentar estas también, más que
todo para ampliar el entendimiento de este tema.
- Comunicativa: Una marca debe ser comunicativa, debe representar a la
empresa de cualquier manera que lo identifique.
- Sencilla: La simplicidad es la clave porque hace que la marca sea
fácilmente identificable y reconocible, y permite una demostración clara,
incluso en blanco y negro, escala de grises, o colores invertidos.

- Adaptable:  debe tener las características gráficas que le permitan

adaptarse a cualquier forma o superficie
Requisitos

La marca debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 134 de la

Decisión 486.

Artículo 134-  A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que
sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán
registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La
naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún
caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos,

etiquetas, emblemas y escudos; 

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números; 4

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados

anteriores.

Y no debe encontrarse incursa en alguna de las prohibiciones estipuladas en

los artículos 135 y 136 de la citada Decisión.

Artículo 135-  No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

b) carezcan de distintividad;

c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus

envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función
de dicho producto o del servicio de que se trate;

d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja

funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el

comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la
procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o
informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse
dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos
productos o servicios;

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre

genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación

común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o
en la usanza del país;

h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre

delimitado por una forma específica;

i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la

procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las
características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios
de que se trate;

j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para

los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera
causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o
implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;
5
k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas
espirituosas;
l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de
inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se
aplique; 

m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea

como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de
armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de
garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así
como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o
denominaciones de cualquier organización internacional;

n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos

que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas
y calidades en los Países Miembros;

o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal

protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a
productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de
causar confusión o asociación con la variedad; o

p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas

costumbres;

No obstante, lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser
registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese
estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el
signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los
cuales se aplica.

Artículo 136-  No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en
el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular
cuando: 

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para

registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o
para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda
causar un riesgo de confusión o de asociación;

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el

caso, a un rótulo o enseña, siempre que, dadas las circunstancias, su uso
pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado,

siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de
confusión o de asociación;

d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre

que dadas las circunstancias su uso pudiera
6 originar un riesgo de confusión o
de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un
distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo
protegido en el País Miembro o en el extranjero;

e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas

jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose
del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o
caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector
pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se
acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes
fueran declarados sus herederos;

f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el

derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o

locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos
utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o
que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea
presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y,

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o

transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo
titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que
se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de
confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un
aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza
distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Titulares

Podrá ser titular, cualquier persona, natural o jurídica, empresa o institución

pública o privada, que se encargue de certificar la calidad o cumplimiento del
estándar de los productos o servicios correspondientes.
Tramites

Si bien registrar tu marca no es obligatorio ni tampoco es un requisito para

iniciar actividades comerciales, hacerlo te convierte en el dueño y el único
autorizado para usarlo en Perú. El Indecopi tiene una herramienta muy útil que
es “Busca tu Marca”, la cual permite encontrar en forma gratuita si hay marcas
similares existentes que se puedan registrar.

Esta es la manera más efectiva de evitar que otras personas te copien o imiten,
y tomen ventaja del prestigio que hayas ganado. Además, te permite conceder
una licencia a otras empresas, lo que representaría una fuente adicional de
ingresos, ya que pueden ser objeto de acuerdos de franquicia.
De acuerdo a la Dirección de Signos Distintivos (DSD) del Indecopi, el registro
7
de una marca tiene un costo de S/ 534.99 y tiene una vigencia de 10 años
renovables. Esto equivale a S/ 53.49 al año o S/ 4.45 al mes. En tanto, la tasa
de renovación de la marca es de S/ 240 si se realiza de forma presencial, pero
si se tramita de manera virtual el costo es de solo S/ 216.
Ahora, la pregunta aquí es ¿Cómo registrar tu marca?
Esto se puede hacer incluso desde la comodidad del hogar o empresa, solo se
necesita seguir 3 pasos.
1. Definir y clasificar sus productos y/o servicios
2. Consultar en la web de Indecopi si la marca puede ser registrada; y
3. Presentar una solicitud en línea.
Lo bueno es que aparte de ser pasos muy sencillos en la página web te
colocan cada link al que debes ingresar en el paso designado.
Ahora, si bien es cierto, ya mencionamos como es que se registra una marca,
también debemos mencionar que hay distintos tipos de registro, como:
- Marca del producto o servicio: Permite distinguir tus productos y
servicios de los de la competencia, ofreciendo la posibilidad de
comerciarlos de la manera más adecuada. Así también la marca
garantiza una calidad constante.
- Nombre comercial: Permite que los demás pueden identificar la actividad
comercial que realizas. Este es diferente al de la razón social de tu
empresa y al de marca, ya que la marca identifica productos y servicios,
mientras que el nombre comercial identifica la actividad económica o
comercial a la que se dedica tu negocio o empresa.
- Lema comercial: Permite reforzar tu marca en la mente del consumidor,
permitiéndole diferenciar y seleccionar tu producto o servicio. Puedes
registrar una palabra, frase o leyenda que acompaña la marca (como un
eslogan).
- Marca colectiva: Permite identificar el origen, material, modo de
fabricación u otra característica común de los productos o servicios
pertenecientes a los miembros de una organización o agrupación.
Entre sus beneficios, están:
Promueve la asociatividad entre los miembros de una organización o
agrupación, quienes buscan hacer el negocio y tener mayor alcance.
Permite compartir los gastos y los costos entre todos sus miembros dado
que es mucho más costoso invertir solo en el mercado que hacerlo en
equipo.
Incentiva la estandarización de los productos y fomenta la trazabilidad de la
cadena de valor, ya que los integrantes están obligados a que el producto o
servicio que se ofrece cumpla con la característica particular común y a
mantener el estándar de calidad.
- Marca de certificación: Permite8 registrar determinado origen,
manufactura, calidad u otra característica que distingue a bienes o
servicios, de esta manera, cualquiera que cumpla con los estándares
 definidos, podrá utilizar la marca. Las marcas certificadas requieren
cumplir con ciertos estándares.
Y así, es que, con este registro, te conviertes en el dueño y en el titular que
define los estándares en el territorio nacional.
Derechos y Obligaciones

Artículo 153.- El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá
solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro
de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el
titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de
gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro,
para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de
pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo
correspondiente si así lo permiten las normas internas de los Países Miembros.
Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia. A
efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará
de manera automática, en los mismos términos del registro original. Sin
embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicados en
el registro original.
Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de
impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:
a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre
productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos
vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los
envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b)
suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se
hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha
registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los
cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o
acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases,
envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la
marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el
comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera
productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de
asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico
para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de
confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca
notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando
ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto
por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o
publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del
prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o
similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales,
cuando ello pudiese causar una dilución 9de la fuerza distintiva o del valor
comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su
prestigio.
 1.2 Naturaleza jurídica

Se regula por la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, la Decisión 486

de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (Régimen Común sobre Propiedad
Industrial) y la Ley de Propiedad Industrial, Decreto Legislativo Nº 823.

1.3 Doctrina

Si bien es cierto, y como ya hemos mencionado en líneas más arriba, de

acuerdo al artículo 134 de la Decisión N° 486, constituye marca cualquier signo
que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado y, podrán
registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.
Según la doctrina que encontramos, queremos dar una definición mucho más
amplia de acuerdo a lo que se refiere la norma con este artículo.
En el caso de “un signo apto para distinguir”, ¿qué es lo que nos quiere decir o
a que se refiere?
Bueno, se refiere a que el signo tiene la capacidad, tanto real como potencial,
de individualizar un producto o servicio. Por ejemplo, si tengo varios sacos de
papas sin ninguna indicación en ellos, como consumidor me es imposible saber
a qué proveedor pertenece cada uno. En cambio, si en el mismo supuesto
anterior, uno de los sacos tiene colocada una imagen Ψ, entonces a ese saco
sí lo puedo identificar frente al resto gracias al signo que se le ha colocado. Hay
dos tipos de distintividad: la intrínseca (o abstracta) y la extrínseca.
La distintividad intrínseca se refiere a que un signo cumple teóricamente con
identificar algún producto o servicio porque el signo posee la estructura apta
para funcionar como marca en el mercado. Si el signo es demasiado complejo
para ser recordado o demasiado simple, es posible que no cumpla con la
distintividad intrínseca pues no servirá para distinguir ningún producto o
servicio. Por ejemplo, podemos considerar una raya oblicua “/” como
demasiado simple para identificar en abstracto.
En la distintividad extrínseca, se analiza si un signo específico cumple con
identificar un producto o servicio específico. Por ejemplo, la palabra “Pera” no
sirve para identificar peras, pero no hay problema en utilizar “Pera” para
identificar engrapadoras.
Ahora, en el caso de “susceptible de representación gráfica”, ¿qué es lo que
podría significar? Bueno, además de la distintividad, constituye un requisito
esencial del registro el que el signo sea susceptible de representación gráfica,
es decir, que sea perceptible por el sentido de la vista. En algunos casos la
representación gráfica es muy sencilla; por ejemplo, las palabras se
representan gráficamente mediante la escritura y las imágenes se representan
gráficamente mediante dibujos. Más compleja es la situación de los sonidos
musicales, que se representan a través de pentagramas, mientras que los
sonidos no musicales se representan a través1 de sonogramas. Sin embargo,
hay signos que todavía no se pueden representar gráficamente, como los
olores, por lo cual no pueden inscribirse como marcas en el Perú, y pese a ello,
en algunos países europeos si se ha aceptado la inscripción de olores
mediante descripciones realizadas con palabras, pero este mecanismo aún es
muy discutible tanto desde el punto de vista de la doctrina como de la
jurisprudencia extranjera.

1.4 Legislación Comparada

 Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial: El

Convenio de Paris, adoptado en 1883, se aplica a la propiedad industrial
en su acepción más amplia, con inclusión de las patentes, las marcas,
los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad, las marcas de
servicio, los nombres comerciales, las indicaciones geográficas y a la
represión de la competencia desleal. Cabe destacar que este acuerdo
internacional fue el primer paso importante para ayudar a los creadores
a proteger sus obras intelectuales en otros países.
 Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas: El objetivo de este
Tratado es crear un marco internacional moderno y dinámico para la
armonización de los trámites administrativos registro de marcas. Sobre
la base del Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994(El TLT de
1994), el nuevo Tratado de Singapur posee un alcance más amplio y
tiene en cuenta la evolución más reciente en el ámbito de las
tecnologías de la comunicación.
 Arreglo de Madrid (Marcas): El sistema de Madrid de Registro
internacional de marcas se rige por dos tratados: 1) El arreglo de
Madrid, adoptado en 1891, revisado en Bruselas en 1900, en
Washington en 1911, en La Haya en 1925, en Londres en 1934, en Niza
en 1957, en Estocolmo en 1967, y enmendado en 1979; y 2) El protocolo
concerniente a ese arreglo que fue adoptado en 1989 con la finalidad de
que el sistema de Madrid fuese más flexible y más compatible con la
legislación nacional de determinados países y organizaciones
intergubernamentales que no habían podido adherirse al Arreglo.
Los estados y organizaciones que son parte en el sistema de Madrid se
denominan en su conjunto Partes contratantes. El sistema permite
proteger una marca en gran número de países mediante la obtención de
un registro internacional que surte efecto en cada una de las Partes
contratantes que se hayan designado.

1
1.5 Jurisprudencia

1
1
1
1
1
1
1
 1.6 Contrato de Licencia de Uso de Marca

Conste por el presente documento el CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE MARCA, que celebran:
1

 EL FONDO MIVIVIENDA S.A. identificado con R.U.C. N° 20414671773, con domicilio en Av. Paseo
de la República N° 3121, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente
 representado por su Gerente General, el señor Manuel Francisco Cox Ganoza, identificado con
DNI N° 07272855, quien fue designado mediante Acuerdo de Directorio N° 02-18D-2016 de fecha
05 de octubre del 2016 y cuyos poderes se encuentran en trámite de inscripción en la Partida
Electrónica N° 11039276 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX - sede Lima,
y por el señor Paulo César Morán Villanueva, identificado con DNI N° 43932626, en su calidad de
Gerente Comercial (e), quien fue designado mediante Acuerdo de Directorio N° 05-21D-2016 de
fecha 09 de noviembre del 2016 y cuyos poderes se encuentran pendientes de inscripción en la
Partida Electrónica N° 11039276 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX -
sede Lima, a quien en adelante se le denominará EL LICENCIANTE.

 CONSTRUCCIONES HERMANOS AGUILAR con R.U.C. Nº 0710111724, con domicilio en DIEGO DE

ALMAGRO 785, distrito de PUNCHANA., provincia de MAYNAS y departamento de LORETO
debidamente representada por ANA AGUILAR VELA identificado con D.N.I. N 72684143, con
poderes inscritos en la Partida Electrónica N° 11112310 del Registro de Personas Jurídicas de la
Zona Registral N°IX – SEDE LIMA; a quien en adelante se le denominará EL LICENCIATARIO.

El presente Contrato se celebra en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA. - ANTECEDENTES

1.1 EL LICENCIANTE es una empresa estatal de derecho privado, de duración indefinida, que se
rige por la Ley N° 28579 – Ley de Conversión del Fondo Hipotecario de la Vivienda - Fondo
MIVIVIENDA a Fondo MIVIVIENDA S.A. y su Estatuto, encontrándose comprendida bajo el
ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado –
FONAFE, y adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que tiene como
objeto social principal dedicarse a la promoción del acceso de la población a la vivienda,
otorgar financiamiento a las entidades que integran el sistema financiero con el objeto de
incentivar el desarrollo de proyectos habitacionales promovidos y ejecutados por el sector
privado, e implementar productos y servicios que fomenten el ahorro de la población y/o la
inversión del sector privado con fines de vivienda.

1.2 EL FONDO administra el Bono Familiar Habitacional de acuerdo a las facultades otorgadas
mediante la Ley N° 27829 - Ley que crea el Bono Familiar Habitacional.

1.3 EL LICENCIATARIO es una empresa dedicada a la construcción de condominios, casas, y

compra y venta de lotes de terreno.

CLAUSULA SEGUNDA. - LA MARCA

2.1 El LICENCIANTE es titular de la marca (denominación y signo) de “Techo Propio”, en las clases 35,
36 y 37 de la Nomenclatura Oficial, encontrándose debidamente registrada en el Registro de la
Propiedad Industrial del INDECOPI, bajo los Certificados N° 00034121, N° 00034120 y Nº
00031114, respectivamente.

CLAUSULA TERCERA. - OBJETO

Por el presente Contrato, y de acuerdo con los artículos 162º de la Decisión Nº 486 – Régimen Común
sobre Propiedad Industrial y 63º del Decreto Legislativo Nº 1075 – Decreto Legislativo que aprueba
Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que
establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, EL LICENCIANTE concede a favor de EL
LICENCIATARIO lo siguiente:
3.1 El uso de la marca “Techo Propio” a la que se hace referencia en el numeral 2.1 de la Cláusula
Segunda de este Contrato.

CLAUSULA CUARTA. - ALCANCES DE LA LICENCIA

2
La Licencia de Uso de la marca señalada en la Cláusula Segunda de este Contrato, se circunscribe a lo
siguiente:
4.1. Al uso de la marca por EL LICENCIATARIO, será exclusivamente para uso y promoción del
programa “Techo Propio” en las modalidades:
  Techo Propio AVN – Proyecto: ………………………………….…..……………………………………..…. Código de
Proyecto: …….………………………….…………….……
 Techo Propio CSP – Código de Entidad Técnica: ……………………………………….…………....
 Techo Propio MV – Código de Entidad Técnica: ……………………………………………..……….

4.2. La marca “Techo Propio”, deberá ser reproducida según las medidas, colores y formas
especificadas en el Registro de la Propiedad Industrial del INDECOPI, bajo los certificados
señalados en el numeral 2.1 de la Cláusula Segunda, según manual de uso del logotipo.

CLAUSULA QUINTA. - EFECTOS DE LA LICENCIA

A consecuencia de la Licencia de Uso de la Marca “Techo Propio”, queda entendido que, a partir
de la fecha de suscripción del presente Contrato, EL LICENCIATARIO tendrá derecho a usarla dentro
de los alcances estipulados en la Cláusula Cuarta del presente Contrato.

CLAUSULA SEXTA. - OBLIGACIONES DEL LICENCIATARIO

Son obligaciones del LICENCIATARIO:
6.1 No transferir total ni parcialmente a terceros, los derechos y obligaciones que adquiere
mediante el presente Contrato.

6.2 Utilizar LA MARCA exclusivamente para los bienes y servicios al que se refiere el numeral 4.1 de
la Cláusula Cuarta.

6.3 No utilizar LA MARCA en actividades cuya finalidad sea la recaudación de fondos o ingresos de
forma directa o indirecta a favor del LICENCIATARIO o de terceras personas.

6.4 La utilización de LA MARCA, deberá ser utilizada para divulgar o informar de los programas de
vivienda del LICENCIATANTE de manera gratuita.

6.5 El LICENCIATARIO no podrá modificar ni alterar LA MARCA de ninguna forma.

6.6 El LICENCIATARIO deberá utilizar LA MARCA sola o como sustantivo, no debiendo utilizar
ningún tipo de slogan que no esté autorizado expresamente por el LICENCIATARIO.

6.7 LA MARCA será utilizada sobre superficies en blanco, respetando un área de protección y los
colores asignados al logo, según manual de uso del logotipo.

6.8 El LICENCIATARIO no podrá abreviar LA MARCA.

6.9 LA MARCA debe aparecer separado de otros elementos. No deben incorporarse junto a otras
marcas que puedan confundirse por similitud. No está permitido incorporar textos o imágenes
dentro del área de protección

2
 6.10 Informar al LICENCIANTE en caso de tomar conocimiento de cualquier violación o supuesta
violación o uso indebido de la marca mencionada en la Cláusula Segunda precedente, por
parte de cualquier persona o empresa, a fin que EL LICENCIANTE pueda iniciar las acciones
legales pertinentes.
6.11 Permitir al LICENCIANTE la supervisión
de la utilización de LA MARCA. CLAUSULA
SÉTIMA. - OBLIGACIONES DEL LICENCIANTE
Es obligación del LICENCIANTE ceder el uso de la marca señalada en la Cláusula Segunda del presente
Contrato y realizar todas las actividades necesarias para conservar el buen uso de las mismas.

CLAUSULA OCTAVA. - ACCIONES CONTRA TERCEROS

EL LICENCIANTE mantiene todos los derechos que le corresponden según las disposiciones
establecidas en el Decreto Legislativo Nº 1075 – Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones
Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen
Co mún sobre Propiedad Industrial, pudiendo ejercer acciones contra el tercero que utilice en el
tráfico económico y sin consentimiento del LICENCIANTE la marca detallada en la Cláusula Segunda
precedente, o signo idéntico o semejante para distinguir un servicio idéntico o similar, induciendo al
público a error.

CLAUSULA NOVENA. - CONTRAPRESTACIÓN

El uso de la marca “Techo Propio”, que otorga EL LICENCIANTE al LICENCIATARIO se realiza a título
gratuito.

CLAUSULA DÉCIMA. - ÁMBITO DE APLICACIÓN

La Licencia otorgada será de aplicación solo para: (Ver Manual de Marca Techo Propio)
 Afiches, Volantes, Banners.
 Chalecos, Polos, Gorros,
 Redes Sociales y página Web.

CLAUSULA UNDÉCIMA. - PLAZO

El plazo de duración del presente contrato de Licencia de Uso de Marca será de un año contados desde
la suscripción del mismo.

CLAUSULA DUODÉCIMA.- DAÑOS Y PERJUICIOS

EL LICENCIATARIO será responsable por los posibles daños y perjuicios derivados del mal uso de la
marca “Techo Propio”, en tanto se acredite que no cumplió con lo señalado en las Cláusulas Cuarta y
Sexta del presente Contrato.

CLAUSULA DÉCIMO TERCERA.- GASTOS

EL LICENCIATARIO podrá elevar el presente Contrato a Escritura Pública, así como inscribirlo en el
Registro de Marcas de la Dirección de Signos Distintivos de INDECOPI, debiendo asumir los gastos que
por dichos trámites se generen.

EL LICENCIATARIO, asumirá todos los gastos que genere la ejecución del presente Contrato.

CLAUSULA DÉCIMO CUARTA.- RESOLUCIÓN DE CONTRATO

El presente Contrato podrá resolverse: 2
a. Por mutuo acuerdo.
b. Por incumplimiento de cualquiera de las partes, de los términos, condiciones y obligaciones
estipulados en el presente Contrato. En los casos que sea factible satisfacer la prestación u
 obligación la parte perjudicada requerirá mediante carta simple el cumplimiento de las
obligaciones pactadas, a fin que se satisfaga la prestación incumplida en el plazo de 05
(cinco) días útiles, bajo apercibimiento que el contrato quede resuelto de pleno derecho. En
aquellos casos que no sea factible satisfacer las prestaciones u obligaciones, las partes
podrán comunicar su decisión de resolución del contrato en el plazo máximo de 03 (tres)
días útiles.
c. Por decisión unilateral del LICENCIANTE, cuando obedezca a causas o hechos sobrevinientes
a la fecha de suscripción del presente Contrato. Para tales efectos, EL LICENCIANTE remitirá
una carta notarial al LICENCIATARIO poniendo en conocimiento su decisión de resolver el
presente contrato.
d. Por razones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas.

CLAUSULA DÉCIMO QUINTA.- DOMICILIO

Las partes, señalan como sus domicilios, para todos los efectos, los consignados en la introducción del
presente documento.

Ninguna de las partes, podrá oponer a otra la variación de su domicilio, si es que previamente no le
ha notificado por escrito, con 05 (cinco) días útiles de anticipación por lo menos, de la ubicación
cierta y exacta de su nuevo domicilio.

CLAUSULA DÉCIMO SEXTA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las partes acuerdan que para la solución de todos los conflictos que se deriven de la ejecución e
interpretación del presente contrato se someterán a la competencia territorial de los Jueces y
Tribunales de la ciudad de Lima.

CLAUSULA DÉCIMO SÉPTIMA.- NORMATIVIDAD APLICABLE

El presente Contrato se rige por el Decreto Legislativo Nº 1075 – Decreto Legislativo que aprueba
Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que
establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial y supletoriamente por el Código Civil y las
demás normas que sean aplicables.

Suscrito en Lima, a los 10 días del mes de Octubre del 2022, por duplicado, en señal de conformidad de
las partes.

EL EL
LICENCIAN LICENCIAN
TE TE

EL LICENCIATARIO

2
Conclusión

Los signos distintivos hacen referencia a cualquier palabra, imagen, etc., que
sirven para identificar un producto o un servicio en el mercado con la finalidad
de potenciar el desarrollo de la actividad económica. Entre los principales
signos distintivos tenemos a las marcas, los nombres comerciales, los lemas
comerciales y las denominaciones de origen; todos ellos poseen cualidades
propias y responden a fines específicos, pero en general poseen ciertos
aspectos comunes, entre ellos, la necesidad o conveniencia del registro y el
plazo de protección renovable.
No existe el término patentar una marca, las marcas no se patentan.
Las marcas se registran, el derecho de autor se registra, mientras que en el
caso de las invenciones en modelo de utilidad y la invención como tal reciben
una patente. Acá viene una diferencia, la duración de la protección, los signos
distintivos, por lo general, se conceden por un plazo de diez años. Después del
otorgamiento se tiene derecho a diez años de exclusiva de la marca que me
han concedido. Este derecho puede renovarse cada diez años de manera
ilimitada, la única condición es que realice el trámite de renovación cada diez
años. Si lo hace de manera ilimitada el derecho será ilimitado, va a depender
de la renovación.
El alcance de protección es el derecho que se puede conceder sobre las
marcas o invenciones. A estas se les puede asignar una protección territorial, lo
que quiere decir que es el Perú quien concede los derechos y, por lo tanto,
estos son vigentes en todo el territorio del país. Si alguien quisiera tener
derechos en otros países debe llevarlos a registro, a diferencia del derecho de
autor, que contrario a las marcas y patentes, no necesita registro.
El Indecopi tiene una herramienta muy útil que es “Busca tu Marca”, la cual
permite encontrar en forma gratuita si hay marcas similares existentes que se
puedan registrar.

Recomendación

El registro de una marca no debe considerarse un gasto sino una inversión, por
todos los beneficios que brinda. Por ejemplo, al registrar tu marca puedes
usarla de manera exclusiva, denunciar a quien la use sin autorización, vender,
licenciar o franquiciarla a un tercero, recibiendo un beneficio económico, usarla
como garantía para acceder a un crédito, entre otros. 
2
“MARCA DE CERTIFICACION”

RESUMEN EJECUTIVO
Antes de entrar a detalle en el tema designado a este grupo mencionare en este
pequeño resumen sobre LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, ya que es la base de
donde nace el tema en si del presente trabajo que vamos a tratar siendo este un
tema de mucha importancia tanto a nivel del derecho, profesional como a nivel
estudiantil, Marca de Certificación.
2 se podría decir que la Propiedad
Entonces partiendo de la primera premisa
industrial en la actualidad se constituye como elemento fundamental para el
 desarrollo económico y social al promocionar la creatividad y el ingenio de los
creadores mediante un sistema internacional y nacional, que salvaguarda y les da
de tal manera por así llamarlo herramientas necesarias para luchar contra la
mediocridad y la imitación desleal.
En este trabajo desarrollaremos todo lo relacionado al MARCA DE
CERTIFICACION, en forma general. Es un signo distintivo que se aplica a
productos y servicios ofrecidos por personas y empresas, cuya calidad y
condiciones han sido previamente garantizados por el titular de la marca. En dicha
línea, el referido signo asume una posición privilegiada para el desarrollo de
actividades productivas y comerciales en condiciones de la pandemia COVID – 19,
en la medida que su naturaleza precisamente se centra en la necesidad de
garantizar condiciones específicas de productos y servicios, las mismas que
pueden incluir, entre otros, calidad y buenas prácticas en higiene y bioseguridad.

CAPITULO I

1.1 ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA MARCA DE CERTIFICACION

La marca de certificación, ¿qué podemos decir de la marca de certificación?
En principio, que es un signo distintivo, pero este signo distintivo está destinado a ser
aplicado en determinados productos o servicios que queremos certificar, certificar
ciertas características o cualidades de este producto o de este servicio, y ¿por qué
quiero certificar? Porque esta certificación va a hacer que mi producto tenga una
mayor demanda y que mi consumidor tenga una mayor confianza en mi marca.
Entonces, vamos a ver para qué me sirve la marca de certificación. Va a certificar y
garantizar a los consumidores, ¿qué cosa?, la calidad o factores relativos a los
productos o servicios amparados por la marca. La marca de certificación tiene que
2
estar solicitada por una empresa, por una institución de derecho público o privado, un
organismo estatal, regional o internacional.
Es importante señalar aquí que la marca de certificación no va a tener como titular a
una persona natural, necesita que sea jurídica, porque esta empresa, ya sea de
derecho público o privado o un organismo del Estado, va a ser la que certifica la
calidad de este producto y, lógicamente, da la autorización para que ese dueño del
producto o prestador del servicio utilice esa marca, que es el signo que cumple
determinadas características y está certificado. ¿Quiénes pueden usar la marca de
certificación? Puede ser utilizada por diferentes personas con la autorización del titular
a través de un proceso de certificación de mis productos o servicios y, en función a
ello, es que recién podría utilizarla en el mercado. Y, ¿quién certifica los productos y/o
servicios en el mercado? El titular es quien va a supervisar que los productos o
servicios cumplan con las características y requisitos que se establecen para el uso de
la marca de certificación. Yo quiero que, por favor, les quede clara esta idea, el titular
de la marca de certificación va a ser una empresa de derecho público o privado o un
organismo estatal; pero, ojo, el titular no hace uso directo de la marca en el mercado,
esta es la gran diferencia con la marca colectiva, porque este titular lo que va a hacer
es únicamente certificar, quien va a utilizar la marca de certificación en el mercado va
a ser el licenciatario, a quien le dieron la autorización y permiso porque cumple con
sus productos de servicio, cumple con determinadas características y los
requerimientos previamente certificados y, en función a eso, es que este tercero, no
titular de la marca, es quien utiliza este distintivo en el mercado También es
importante, al igual que en la marca colectiva, el reglamento de uso, que debe tener la
calidad, características o cualidades del producto o servicio, los mecanismos de
control cómo se va a controlar que se cumple con las características o calidades de la
certificación las condiciones de uso de la marca y, obviamente, cuáles van a ser las
formas de otorgar estas licencias de uso, infracciones y sanciones. En esta parte, la
marca colectiva y la marca de certificación son similares; sin embargo, aquí hablamos
de características mucho más técnicas de la marca colectiva.
Acuérdense que hay un proceso de certificación mucho más técnico que en la marca
colectiva. ¿Cuáles son las ventajas de las marcas de certificación? En principio,
generan confianza en el mercado respecto a determinadas condiciones del producto o
servicio, se tecnifica el producto obviamente, hay altos estándares en la producción,
entonces, se tecnifica este proceso de elaboración también hay un gran nivel de
aceptación en el espacio internacional y, lógicamente, nos indica una función de
calidad de promoción que, justamente, necesitamos para diferenciar nuestros
productos y servicios. Aquí les traigo algunos ejemplos de marca de certificación que,
2
a raíz de la coyuntura de la Covid-19, se están registrando en Europa. El primer caso
es una asociación de hoteles en Madrid que está registrando esta marca
CORONAVIRUS FREE, ustedes saben que hay diferentes sectores que han sido
afectados por el tema de la pandemia y, lógicamente, los usuarios de este servicio de
hospedaje van a sentirse mucho más confiados de alojarse en un lugar que cuenta
con este tipo de certificación. (anexo 1).

1.1.1 REQUISITOS1

 copias del formulario de solicitud, debidamente llenadas y firmadas.

 Copia de tu documento de identidad o, si representas a una persona
jurídica, una copia de tu ficha RUC.
 Reglamento de uso de la marca de certificación.
 Documentos que acrediten el uso en el mercado del nombre comercial para
cada actividad que deseas registrar.
 Debes presentar cualquier documento que demuestre el uso efectivo y real
del nombre comercial en el mercado como, por ejemplo, comprobantes de
pago o publicidad.
 Si vas a registrar un signo gráfico o tridimensional, debes presentar 3 copias
de la imagen o foto impresa, de preferencia de 5x5 cm en blanco y negro.
 Si deseas proteger los colores de la imagen, debes presentar la imagen o
foto a colores.
 Debes enviar una copia del logotipo al correo [email protected]
en formato JPG o TIFF a 300 dpi y bordes entre 1 a 3 píxeles.
 Si representas a una persona jurídica, el poder debe especificar tu relación
con la empresa. Si eres el gerente general, solo debes presentar una
declaración jurada.
 Si la carta poder fue emitida en el extranjero, debe tener toda la

1.1.2 TITULARES
Registrar marca de certificación en Indecopi si eres una persona natural o
representas a una persona jurídica, ofreces bienes o servicios con una
característica particular, y deseas ser el titular de los estándares de calidad que has
definido, puedes registrarlo en Indecopi.

2
1
https://www.gob.pe/337-registrar-una-marca-registrar-marca-de-certificacion-en-indecopi
 Este registro permite que cualquier persona que cumpla con los estándares
definidos por el titular del registro, pueda utilizar tu marca.

Este signo distintivo te permite distinguir tu marca certificada en el mercado

peruano por un periodo renovable de 10 años.

1.1.3 TRAMITES
Hazlo en 5 pasos:

1 Paga tu trámite

Cancela S/ 534.99 usando el código de arancel 201000562 en Pagalo.pe, o en

agencias y agentes del Banco de la Nación con tu número de DNI. Si deseas
registrar tu marca en más de una clase, debes pagar S/ 533.30 por cada clase
adicional usando el código de arancel 2010599. Guarda el comprobante de pago.

2 Presenta los requisitos

Acércate a la mesa de partes de la oficina de Indecopi o al Centro MAC más

cercano, y entrega los documentos señalados en requisitos junto con tu
comprobante de pago. Recibirás un número de expediente como constancia de tu
solicitud con el cual podrás hacer seguimiento a tu trámite.

3 Espera la revisión de tu solicitud

Una vez presentados los documentos, la entidad tiene 15 días hábiles para revisar
tu expediente. Si hay alguna observación, recibirás una notificación al domicilio que
registraste en la solicitud.

4 Revisa la publicación de tu marca

Si tu solicitud cumple con los requisitos, Indecopi la publicará de manera automática

y gratuita en La Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial. Serás notificado
cuando se publique y también en el eventual caso de que alguien presente alguna
oposición.

Cualquier persona podrá oponerse al registro de tu lema durante los 30 días hábiles
2
siguientes a la fecha de publicación. En el caso de que alguien se oponga, recibirás
 una notificación para que puedas presentar tus descargos y todo el expediente será
derivado a la Comisión de Signos Distintivos.

5 Espera la evaluación

Una vez pasado el periodo de publicación (haya o no oposición), tu solicitud será

evaluada y recibirás la resolución en tu domicilio.

Si el resultado es positivo, tu lema comercial estará registrado y recibirás una

notificación para coordinar la entrega de tu certificado de registro en la agencia
donde lo solicitaste.

Si el resultado es negativo y no estás de acuerdo con las razones, podrás solicitar

un recurso de reconsideración hasta 15 días hábiles después de que la resolución
fue comunicada.

Actualmente, los procedimientos de registro sin oposición se resuelven en un plazo

de 45 días hábiles.

1.1.4 DERECHO Y OBLIGACIONES

Artículo 200º - La marca de certificación autentifica el origen, los componentes, la
calidad y otros factores de los productos o servicios, elaborados o prestados por
personas debidamente autorizadas por el titular de la marca. No podrán registrarse
como marcas de certificación las denominaciones de origen.

Artículo 201º - A la solicitud de registro de una marca de certificación deberá

adjuntarse un ejemplar de las reglas de uso en el que se indicará la calidad, los
componentes, el origen o cualesquiera otras características de los correspondientes
productos o servicios. Las reglas de uso fijarán, asimismo, las medidas de control
que el titular de la marca de certificación está obligado a implantar y las sanciones
por incumplimiento

Artículo 202º - El titular de la marca de certificación no podrá usarla para distinguir

los productos o servicios que el mismo fabrique o suministre.

3
Artículo 203º - Toda propuesta de modificación de las reglas de uso de la marca
colectiva o de certificación deberá ser puesta en conocimiento de la Oficina
 competente. La Oficina competente examinará, a solicitud del titular de la marca
colectiva o de certificación, si las modificaciones cumplen con los requisitos
establecidos por la ley. La modificación de las reglas de uso surtirá efectos a partir
de su inscripción en el registro correspondiente.

Artículo 204º - Las acciones derivadas del registro de una marca colectiva o de
certificación podrán ser ejercidas por su titular, salvo disposición en contrario
establecida en las reglas de uso. El titular de una marca colectiva o de certificación
podrá reclamar, en representación de los intereses de las personas facultadas para
utilizarla, reparación de los daños que hayan podido sufrir debido al uso no
autorizado de la marca.

Artículo 205º - La nulidad, cancelación y caducidad de una marca colectiva o de

certificación se regirán por las normas aplicables a las marcas de productos y de
servicios. Además, se cancelará el registro de una marca colectiva o de certificación
cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes y así se declare en
resolución consentida:

a) Que el titular de una marca haya autorizado o tolerado el uso de la misma en

contra de las reglas de uso o quebrantando éstas.

b) Que el titular de una marca de certificación la haya utilizado para los productos o
servicios que él mismo, o una persona que esté económicamente vinculada con él,
fabrique o suministre.

Artículo 206º - Son aplicables a las marcas colectivas y de certificación el

procedimiento, los requisitos, obligaciones y derechos señalados por la presente
Ley para las marcas de productos y de servicios.

1.2 NATURALEZA JURIDICA DE LA MARCA DE CERTIFICACION

Determinando la Naturaleza Jurídica2 de las marca de certificación los signos
distintivos, en específico las marcas, no fueron concebidos desde un inicio tal cual
se conocen hoy en día, pues existió un, podríamos llamar, “proceso evolutivo”,
dentro del cual se concluyó que eran “signos”, y cuyas definiciones
3
2
Piere José Abanto Oblitas LAS MARCAS PAIS COMO SIGNOS DE EXCEPCION: NATURALEZA JURIDICA Y
NCECESIDAD DE UN MARCO LEAL ESPECIAL. Pg. 27
 Fueron determinadas de forma tan concreta como la establecida por Boden hausen
en su análisis del Convenio de París con respecto a las marcas de producto “A
trademark is usually defined as a sign serving to distinguish the goods of one
enterprise from those of other enterprises” y de servicio “A service mark is a sign
serving to distinguish the services of one enterprise from those of other enterprises”
(Bodenhausen 1969: 22). Dentro de estas definiciones desarrolladas a partir del
tratado, resultan relevantes también las correspondientes a las indicaciones
geográficas y denominaciones de origen, pues podría entenderse que presentan
una similitud considerable con la figura de las marcas país.

Las definiciones mencionadas siguen siendo exactas hasta hoy, aunque hay
elementos adicionales que han de tenerse en cuenta en el caso en particular, pues
se trata potencialmente de una nueva figura; y si bien ya hemos establecido una
visión general de las marcas país, y cuál es su tratamiento actual, lo que queda
pendiente es determinar en base a la doctrina general marcaria si la misma se
constituye efectivamente como un signo de excepción, pues existen diversas
funciones, principios y características que podrían ser o no aplicables, y de acuerdo
a ello, diferenciarla de cualquier otro signo previamente existente.

Así pues, al realizar un recorrido analizando cada uno de los elementos que son
inherentes a los signos distintivos, se podrá ir identificando los elementos que
resultarán relevantes para complementar la figura que estudiamos; sea en el
camino asociándola con un signo existente, o únicamente realizando un símil que
coadyuve más bien a generar un concepto original.

1.1 DOCTRINA 3

Para la doctrina, tanto las marcas como los signos distintivos pueden clasificarse de
diferentes maneras, dentro de ellas se encuentran a las marcas de producto y
servicios, registradas y no registradas, nominativas, figurativas y mixtas,
tradicionales y no tradicionales, marcas colectivas y de certificación, marcas de
reserva y defensivas, marcas evocativas, bidimensionales y tridimensionales,
marcas comunes y notoriamente conocidas (Cornejo Guerrero, 2014).

3
3
Jonathan Rafael Garcia Enríquez (2021) La necesidad de regular las marcas no
tradicionales en el Perú. Pg. 20 y 21
 Ávila (2016) afirma que la marca se trata de un signo con significado, que otorga
conocimiento sobre ideas, que comparte una estructura estética, también es
calificada como una señal que diferencia, que orienta, que otorga un
reconocimiento,que se graba y se grava. Ante todo, “una marca es propiedad” (p.
42)

La titularidad de una marca conlleva, por lo general, a una inscripción de registro,

donde el titular ejerce “el derecho de usarla con carácter exclusivo, como
consecuencia de lo cual puede oponerse a que otro registre una marca igual o que
pueda inducir a confusión” (Lipszyc, 2016, p. 293).

1.4 JURISPRUDENCIA
EXP. N°08506-2013-PA/TC

1.5 LEGISLACION COMPARADA DE LA MARCA DE CERTIFICACION 4

EN CHILE, las marcas de certificación son signos distintivos susceptibles de

representación gráfica, destinados a ser aplicados a productos con el objeto de
acreditar características comunes o componentes específicos vinculados a un
determinado origen común de los productos, por parte personas debidamente
autorizadas, controladas y certificadas por el titular de la marca. El titular de la
marca no puede ser el productor, sino que es un garante, vale decir un tercero
ajeno a la producción.

BRASIL define a las marcas de certificación como aquellas cuya finalidad consiste
en acreditar la conformidad de un producto o servicio con determinadas normas o
especificaciones técnicas, especialmente en lo relativo a la calidad, naturaleza,
material utilizado o metodología empleada. Dicho país exige un reglamento de uso,
que debe ser acompañado con la presentación de la marca. No pueden ser
solicitadas por quienes tengan interés en los productos o servicios a certificar.

EN URUGUAY, las marcas de certificación son definidas como aquellas que avalan
ciertas características comunes de los productos o servicios, en particular la
calidad, los componentes, la naturaleza, la metodología empleada y todo otro dato
relevante -a juicio del titular- de los productos elaborados o servicios prestados por
personas debidamente autorizadas y controladas por el mismo. En ese país sólo
pueden ser titulares de marcas de certificación los organismos estatales o
4
http://www.saij.gob.ar/claudio-iglesias-darriba-sobre-definicion-legal-marcas-certificacion-argentina-sobre-importancia-dichas-marcas-para
3
consumidores-dacf200029-2020-03-19/123456789-0abc-defg9200 02fcanirtcod?&o=30&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia
%5B5%2C1%5D%7CTema/Derecho%20internacional%5B3%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n
%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de
%20Documento/Doctrina&t=445
 paraestatales competentes para realizar actividades de certificación de calidad por
cuenta del Estado, o las entidades de derecho privado debidamente autorizadas por
tales organismos. Su duración es indefinida y no puede ser utilizada para productos
o servicios propios de su titular.

EN PARAGUAY, las marcas de certificación son definidas como aquellos signos

que se aplican a los productos o servicios que han sido previamente verificados por
el titular autorizado. La normativa paraguaya admite que la titularidad de la marca
recaiga en cabeza de una empresa o institución nacional o extranjera, de derecho
privado o público, o un organismo estatal, regional o internacional.

Por otro lado, no podemos dejar de mencionar que, actualmente, existen en LA

ARGENTINA signos con características especiales que se refieren a colectivos de
sujetos u objetos regulatorios que son definidos de manera parcial por
ordenamientos normativos diferentes de la Ley 22.362, de Marcas y Designaciones.

1.1 CASO DE CONTRATO DE USO DE LA MARCA DE

CERTIFICACION 5

LAS PARTES: EL FONDO MIVIVIENDA S.A. identificado con R.U.C. N°

20414671773, con domicilio en Av. Paseo de la República N° 3121, distrito de San
Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su
Gerente General, el señor Manuel Francisco Cox Ganoza, identificado con DNI N°
07272855, quien fue designado mediante Acuerdo de Directorio N° 02-18D-2016 de
fecha 05 de octubre del 2016 y cuyos poderes se encuentran en trámite de
inscripción en la Partida Electrónica N° 11039276 del Registro de Personas
Jurídicas de la Zona Registral N° IX - sede Lima, y por el señor Paulo César Morán
Villanueva, identificado con DNI N° 43932626, en su calidad de Gerente Comercial
(e), quien fue designado mediante Acuerdo de Directorio N° 05-21D-2016 de fecha
09 de noviembre del 2016 y cuyos poderes se encuentran pendientes de inscripción
en la Partida Electrónica N° 11039276 del Registro de Personas Jurídicas de la
Zona Registral N° IX - sede Lima, a quien en adelante se le denominará EL
LICENCIANTE
3
EL OBJETO DE LICENCIA:

5
file:///C:/Users/User/Downloads/8587194263272434558.PDF
 CLAUSULA TERCERA.- OBJETO Por el presente Contrato, y de acuerdo con los
artículos 162º de la Decisión Nº 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial y
63º del Decreto Legislativo Nº 1075 – Decreto Legislativo que aprueba
Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, el licenciante
concede a favor de el licenciatario lo siguiente:

El uso de la marca “Techo Propio” a la que se hace referencia en el numeral 2.1 de

la Cláusula Segunda de este Contrato.

EL PRECIO Y LAS CONTRAAPRESTACIONES6

CLAUSULA NOVENA.- CONTRAPRESTACIÓN El uso de la marca “Techo Propio”,

que otorga EL LICENCIANTE al LICENCIATARIO se realiza a título gratuito.

CLAUSULA DÉCIMA.- ÁMBITO DE APLICACIÓN La Licencia otorgada será de

aplicación solo para: (Ver Manual de Marca Techo Propio)

 Afiches, Volantes, Banners.

 Chalecos, Polos, Gorros,

 Redes Sociales y página Web.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

OBLIGACIONES DEL LICENCIATARIO Son obligaciones del LICENCIATARIO:

-No transferir total ni parcialmente a terceros, los derechos y obligaciones que

adquiere mediante el presente Contrato.

-utilizar la marca exclusivamente para los bienes y servicios al que se refiere el

numeral 4.1 de la cláusula cuarta.

-No utilizar la marca en actividades cuya finalidad sea la recaudación de fondos o

ingresos de forma directa o indirecta a favor del licenciatario o de terceras
personas.

- La utilización de la marca, deberá ser utilizada para divulgar o informar de los

3
programas de vivienda del licenciatante de manera gratuita.

6
file:///C:/Users/User/Downloads/8587194263272434558.PDF
 -El licenciatario no podrá modificar ni alterar la marca de ninguna forma.

-El licenciatario deberá utilizar la marca sola o como sustantivo, no debiendo utilizar
ningún tipo de slogan que no esté autorizado expresamente por el licenciatario.

-La marca será utilizada sobre superficies en blanco, respetando un área de

protección y los colores asignados al logo, según manual de uso del logotipo.

- El licenciatario no podrá abreviar la marca.

-La marca debe aparecer separado de otros elementos. no deben incorporarse

junto a otras marcas que puedan confundirse por similitud. no está permitido
incorporar textos o imágenes dentro del área de protección.

-Informar al licenciante en caso de tomar conocimiento de cualquier violación o

supuesta violación o uso indebido de la marca mencionada en la cláusula segunda
precedente, por parte de cualquier persona o empresa, a fin que el licenciante
pueda iniciar las acciones legales pertinentes.

-Permitir al licenciante la supervisión de la utilización de la marca.

Clausula sétima.- obligaciones del licenciante es obligación del licenciante ceder el

uso de la marca señalada en la Cláusula Segunda del presente Contrato y realizar
todas las actividades necesarias para conservar el buen uso de las mismas.

1.1 ANALISIS DEL PROCEDIMIENTO ADMINITRADOR

SANCIONADOR DE LA INFRACCION A LA MARCA DE
CERTIFICACION . 7

 IDENTIFICAR UNA RESOLUCION

PRODUCE/DVMYPE-I/DGI/DNTSI, en el cual la Dirección de Normas Técnicas y

Supervisión Industrial del Ministerio de la Producción (en adelante, PRODUCE)
informó que la empresa Productos Paraíso del Perú S.A.C. denunció ante su sector a
diversas empresas de colchones que harían uso no autorizado del Sello de Calidad
“Hecho en Perú”, entre las cuales figuraba Industrias de Tomas.

Al respecto, PRODUCE indicó que dicha denuncia motivó una investigación por parte
de la Dirección General de Industria, la cual inició un procedimiento sancionador
3
contra la imputada y determinó la imposición de una sanción mediante Resolución
7
EXPEDIENTE Nº 028-2011/CCD
Directoral Nº 033-2009-PRODUCE/DVMYPE-I/DGI de fecha 6 de agosto de 2009. En
consideración a ello, Industrias de Tomas interpuso un recurso de reconsideración
contra dicha resolución, la misma que fue resuelta mediante Resolución Directoral Nº
006-2010 PRODUCE/DVMYPE-I/DGI de fecha 18 de febrero de 2010, la cual dejó sin
efecto la resolución apelada, toda vez que se consideró que las sanciones
establecidas en el Decreto Supremo Nº 030-2005-PRODUCE (en adelante,
Reglamento de la Ley que crea el Programa Nacional “Cómprale al Perú”), sólo son
aplicables a las empresas inscritas en dicho programa, situación que no calzaría en el
supuesto de hecho en el que estaría inmerso Industrias de Tomas. Por otro lado,
PRODUCE adjuntó en el referido oficio la denuncia presentada por Productos Paraíso,
la cual señaló que Industrias de Tomas vendría utilizando el Sello de Calidad “Hecho
en Perú” y el logotipo “Cómprale al Perú” en la etiqueta esquinera y central de los
colchones que comercializaría, en el certificado de garantía y en la funda plástica de
los mismos. Del mismo modo, en la mencionada denuncia, Productos Paraíso adjuntó
una copia del volante difundido por Industrias de Tomas, donde se consignaba el Sello
de Calidad “Hecho en Perú” y el lema “Cómprale al Perú”. Mediante Informe de
Secretaría Técnica de fecha 3 de noviembre de 2010, se puso en conocimiento de la
Comisión el Oficio Nº 1422-2010-PRODUCE/DVMYPE-I/DGI/DNTSI y sus
correspondientes adjuntos. Con fecha 14 de marzo de 2011, personal de la Secretaría
Técnica accedió al sitio web www.detomasgrupo.com, donde constató la difusión de
dos (2) fotografías de los colchones marca “DE TOMAS”, en las cuales se observó el
uso del sello de calidad “Hecho en Perú” y del lema “Cómprale al Perú” en el empaque
y etiqueta de los mismos.

 PUNTO DE CONTROVERSIA 8

1. La presunta comisión de actos de engaño.

2. La pertinencia de imponer una medida correctiva.

3. La graduación de la sanción, de ser el caso.

 FUNDAMENTOS EN LA QUE SE BASA LA SANCION

En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que regulan
la actividad publicitaria, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y
sancionadora de conductas contrarias al orden público y la buena fe empresarial,
ordenar la imposición de una sanción a la infractora, así como graduar la misma.
3 primer lugar corresponde determinar
Sobre el particular, la Comisión considera que en

8
EXPEDIENTE Nº 028-2011/CCD
el beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción. En el caso materia de
análisis, la Comisión considera que, a fin de coadyuvar a determinar el beneficio ilícito
obtenido por Industrias de Tomas, es pertinente analizar la relevancia de la
información considerada infractora. Al respecto, la Comisión considera que la
exposición del sello de calidad “Hecho en Perú” y el lema “Cómprale al Perú” es un
factor poco relevante en las decisiones de consumo de colchones.

En efecto, debe considerarse que existen otros factores que a criterio de esta
Comisión son de igual o mayor relevancia, tales como recomendaciones de otros
consumidores, posicionamiento del producto anunciado en el mercado, publicidad
distinta a la cuestionada en el presente procedimiento, o su combinación de precio y
calidad respecto de otros productos competidores, entre otros factores posibles. Por
dichas consideraciones, la Comisión estima que el 100% de los ingresos brutos
obtenidos por la venta de los colchones marca “DE TOMAS”, no es necesariamente
consecuencia directa de la conducta infractora, sino que dichos ingresos podrían
haber sido generados como resultado de la aplicación de otros factores de
competitividad.

En razón a ello, la Comisión considera que el criterio bajo análisis, en el presente

caso, no constituye un indicador causa-efecto que permita adjudicar directamente los
beneficios obtenidos por la conducta infractora en el período de difusión de la
publicidad cuestionada, sino que debe ser tomado como un punto de partida, a efectos
de determinar el beneficio ilícito obtenido por la infracción cometida. Al respecto, luego
de una apreciación de la información sobre los ingresos obtenidos por Industrias de
Tomas por la venta de los colchones marca “DE TOMAS” 8 durante el período de
difusión de la publicidad infractora, en ejercicio de sus facultades discrecionales para
determinar la magnitud del beneficio ilícito obtenido por la conducta infractora, la
Comisión considera que el mismo asciende a una (1) Unidad Impositiva Tributaria, lo
que constituye una base para evaluar los demás criterios establecidos por ley, los que
serán considerados para atenuar o agravar la sanción impuesta en la presente
resolución. De otro lado, considerando los criterios de la modalidad y alcance de la
conducta infractora, así como la duración de la misma, la Comisión ha tomado en
cuenta que el sello de calidad “Hecho en Perú” y el lema “Cómprale al Perú” fueron
difundidos en la publicidad de los colchones comercializados por la infractora durante
los meses de enero de 2009 a marzo de 2011, luego de lo cual fueron retirados de
manera voluntaria por la imputada.
3
Sin perjuicio de los mencionado en los párrafos precedentes, cabe señalar que,
conforme al artículo 236-A de la Ley Nº 27444 (en adelante, Ley del Procedimiento
Administrativo General) , se ha considerado como un atenuante el hecho de que, con
anterioridad a la notificación de cargos, la imputada dispuso el retiro de la publicidad
en sus productos que contenían el sello de calidad “Hecho en Perú” y el lema
“Cómprale al Perú” Por tanto, en el presente caso, la Comisión considera que se ha
acreditado una infracción cuyos efectos no han sido graves contra las normas que
regulan la leal competencia, correspondiendo dentro de su actividad represiva y
sancionadora de conductas contrarias al orden público y a la buena fe empresarial,
ordenar la imposición de una sanción que resulte proporcional a la infracción
declarada en el presente procedimiento, conforme a lo señalado por el principio de
razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado, previsto en el
inciso 3 del artículo 230 de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Por lo antes señalado, la Comisión considera que en el presente caso, la infracción

debe ser considerada como leve, sin afectación real en el mercado, correspondiendo
aplicar, por las circunstancias expuestas, una sanción de amonestación a la imputada,
conforme al numeral 52.1 del artículo 52 de la Ley de Represión de la Competencia
Desleal.

 FUNDAMENTO QUE PRESENTO EL INFRACTOR9

Con fecha 6 de abril de 2011, Industrias de Tomas presentó su escrito de descargo,

señalando que desde el año 2009 vendría fabricando y comercializando colchones,
habiéndose colocado en el forro protector de algunos de ellos el sello de calidad
“Hecho en Perú”; sin embargo, la imputada manifestó que no habría conocido la
normativa que regulaba el uso del referido lema y sello de calidad. Bajo esta
circunstancia, habría procedido a retirar dichos impresos de sus productos a fin de
evitar posibles sanciones; no obstante, por una omisión involuntaria no habría retirado
las fotos de sus productos de su sitio web, situación que ya habría regularizado. Por
otro lado, la imputada sostuvo que, toda vez que la producción de sus colchones sería
elaborada bajo los estándares técnicos requeridos, PRODUCE procedió a dejar sin
efecto la sanción que anteriormente se la habría impuesto.

En ese sentido, la imputada manifestó que, en tanto ya habría existido un

pronunciamiento por parte de la referida entidad sectorial, no es posible un nuevo
procedimiento administrativo con la posibilidad 3de una sanción. Finalmente, mediante
escrito de fecha 5 de mayo de 2011, la imputada manifestó que no habría impreso
9
EXPEDIENTE Nº 028-2011/CCD
volantes publicitarios, sino que se tratarían de proformas de contrato que eran
entregadas a los potenciales consumidores que se acercaban a su establecimiento
solicitando información sobre los referidos bienes que comercializaría.

 BASE LEGAL

A efectos de graduar la sanción aplicable por la comisión de infracciones a la Ley de

Represión de la Competencia Desleal, ésta prescribe lo siguiente en su artículo 52:
“Artículo 52º.- Parámetros de la sanción.- 52.1.- La realización de actos de
competencia desleal constituye una infracción a las disposiciones de la presente Ley y
será sancionada por la Comisión bajo los siguientes parámetros: a) Si la infracción
fuera calificada como leve y no hubiera producido una afectación real en el mercado,
con una amonestación; b) Si la infracción fuera calificada como leve, con una multa de
hasta cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y que no supere el diez
por ciento (10%) de los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus
actividades

económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la

resolución de la Comisión; c) Si la infracción fuera calificada como grave, una multa de
hasta doscientas cincuenta (250) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los
ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades
económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la
resolución de la Comisión; y, d) Si la infracción fuera calificada como muy grave, una
multa de hasta setecientas (700) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los
ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades
económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la
resolución de la Comisión.

Los porcentajes sobre los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas
sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la
resolución de la Comisión indicados en el numeral precedente no serán considerados
como parámetro para determinar el nivel de multa correspondiente en los casos en
que el infractor: i) no haya acreditado el monto de ingresos brutos percibidos relativos
a todas sus actividades económicas, correspondientes a dicho ejercicio; o, ii) se
encuentre en situación de reincidencia.

4 agravante, por lo que la sanción

La reincidencia se considerará circunstancia
aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente.” Por su parte, el artículo 53
del citado cuerpo legal establece los criterios para determinar la gravedad de la
infracción declarada y graduar la sanción. En tal sentido, el citado artículo dispone lo
siguiente: “Artículo 53º.- Criterios para determinar la gravedad de la infracción y
graduar la sanción.- La Comisión podrá tener en consideración para determinar la
gravedad de la infracción y la aplicación de las multas correspondientes, entre otros,
los siguientes criterios: a) El beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción;
b) La probabilidad de detección de la infracción; c) La modalidad y el alcance del acto
de competencia desleal; d) La dimensión del mercado afectado; e) La cuota de
mercado del infractor; f) El efecto del acto de competencia desleal sobre los
competidores efectivos o potenciales, sobre otros agentes que participan del proceso
competitivo y sobre los consumidores o usuarios; g) La duración en el tiempo del acto
de competencia desleal; y, h) La reincidencia o la reiteración en la comisión de un acto
de competencia desleal.”

 HIPOTESIS DE SOLUCION Y RAZONAMIENTO JURIDICO

En este caso como hipótesis podemos decir que la Sala de Defensa de la

Competencia del Tribunal del INDECOPI ha establecido en la Resolución Nº 427-
2001/TDC-INDECOPI6 que “es importante destacar que las medidas complementarias
tienen por finalidad corregir las distorsiones que se hubieran producido en el mercado
como consecuencia de la actuación infractora y que su aplicación se sustenta en las
normas que regulan la competencia de la Comisión para conocer de dichas conductas,
imponer sanciones, y disponer los correctivos que correspondan para revertir el daño
ocasionado al mercado”. En el presente caso, ha quedado acreditado que Industrias
de Tomas incurrió en actos de engaño. En consecuencia, la Comisión considera que la
posibilidad de que publicidad de naturaleza similar a la infractora sea difundida en otra
oportunidad, justifica que se ordene una medida correctiva destinada a evitar que la
conducta infractora se repita en el futur

 RESOLUCION

Se declara FUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de Industrias de Tomas

por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto
ejemplificado en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la
Competencia Desleal

En consecuencia, se SANCIONA a Industrias de Tomas con una AMONESTACIÓN y

se le ORDENA, en calidad de medida correctiva,
4 el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO
de la comercialización de los colchones marca “DE TOMAS”, en tanto consigne en la
publicidad de los mismos el sello de calidad “Hecho en Perú” y el lema “Cómprale al
Perú”, sin contar con la autorización respectiva otorgada por el Ministerio de la
Producción

1.8 CONCLUSION Y RECOMENDACIONES

 Las marcas de certificación se constituyen como signos que se encuentran

bajo titularidad de terceros, pero que por sí mismos no cumplen la función de
identificar productos o servicios25, sino que únicamente establecen una labor
informativa de la calidad o garantía con respecto a estos. Esto significa, que
normalmente serán complementarias de las marcas que se aplican a dichos
productos o servicios, siempre y cuando estos cumplan con circunscribirse a
lineamientos previamente determinados por el titular de la marca de
certificación.

 Es preciso mencionar, que si bien existe un tendencia de la doctrina de evaluar

la figura de las marcas de certificación junto con las marcas colectivas, no se
está abordando la posibilidad de equiparar estas últimas a las marcas país,
dado que su concepción es muy parecida al de las marcas comunes, variando
únicamente la naturaleza de su titularidad, pero que sin embargo no descarta
que el análisis del apartado anterior les sea aplicable Podemos identificar lo
siguiente en relación a las marcas de certificación y las marcas país:
 Las marcas de certificación se encuentran limitadas por los productos o
servicios a los que podrán ser aplicadas.
 Las marcas de certificación no encierran en sí mismas la información recogida
en una marca país.
 Las marcas de certificación se limitan a informar sobre la calidad de los
productos a los que son aplicadas, siendo ese el único valor añadido que
proveen.

4
“MARCA COLECTIVA”
INTRODUCCIÓN

El Centro de Información y Documentación pone a disposición de las PYMES,

empresarios, consultores y ciudadanía en general la presente guía informativa
sobre marcas colectivas, el cual busca promover la mejor forma de fomentar el
registro y uso de esta modalidad de marcas.

Una marca colectiva es un signo que identifica el origen, atributos

especiales o alguna característica común de los productos o servicios que
pertenecen a los miembros de una organización o agrupación como, por
ejemplo, productores, artesanos o MYPES. Su uso está reservado a los
integrantes de la organización y les permite distinguir sus bienes o servicios en
el mercado de aquéllos que son similares y que pertenecen a personas ajenas
a la asociación

Por ende, Las marcas colectivas comúnmente pertenecen a una

agrupación de empresas. Su uso está reservado a los miembros de la
asociación y distingue a los bienes o servicios de sus integrantes, de aquellos
bienes o servicios similares de personas ajenas a la asociación.

Si representas a una organización o agrupación que brinda servicios o

productos con características en común y deseas crear una marca para
otorgarle un valor añadido, puedes registrarla en Indecopi de manera virtual o
presencial.

Este registro permite a los miembros de una agrupación, que pueden ser
productores, comerciantes o prestadores de servicios, que brindan productos o
servicios en común (origen, material, modo de fabricación u otros), distinguirse
en el mercado de aquellos que son similares y que pertenecen a personas
ajenas a la asociación por un periodo renovable de 10 años.

Finalmente, este trabajo es el producto de una investigación exitosa y

confiable. Por el cual, es desarrollada mediante el método de consulta de
4 técnica es el fichaje. Se espera
referencias bibliográficas, y por las citas cuya
que el resultado pueda enriquecer nuestro conocimiento y habilidades del tema
de modo que repercuta en la formación profesional de cada uno de los
integrantes.

NOCIONES Y FUNCIONES GENERALES

1.1. Resumen Ejecutivo

Una marca colectiva es un signo que identifica el origen, atributos especiales o
alguna característica común de los productos o servicios que pertenecen a los
miembros de una organización o agrupación como, por ejemplo, productores,
artesanos o MYPES. Su uso está reservado a los integrantes de la
organización y les permite distinguir sus bienes o servicios en el mercado de
aquéllos que son similares y que pertenecen a personas ajenas a la asociación.

Al compartir un mismo bien y objetivos los integrantes de la agrupación

desarrollarán acciones en conjunto que les permitirá afrontar el mercado y
potenciar sus capacidades individuales.

El uso de la marca colectiva está reservado para los miembros de la

agrupación u organización, y dicho uso se rige por un reglamento aprobado por
la propia organización, con el fin de diferenciarse y posicionar la marca en el
mercado.

La función de la marca colectiva es informar al público acerca de las

características del producto para el cual se usa la marca. Asimismo, se permite
que los miembros de la asociación utilicen junto a la marca colectiva, sus
marcas individuales (que los diferencia entre sí). Por ejemplo, en una
asociación de arquitectos o ingenieros, un miembro puede usar el logo de la
asociación, así como su propia marca.

1.2. Elementos y Características

 El elemento esencial dentro del esquema de las marcas colectivas es el

Reglamento de Uso.

Previsto por las legislaciones de los países como requisito sine quanon para
poder registra la marca. El Reglamento de Uso es el conjunto de disposiciones
4
(normas internas) que pretenden unificar o estandarizar el uso de la marca, por
parte de los asociados o agremiados, con relación a los productos o servicios
de que se trate, partiendo de los elementos de calidad, homogeneidad,
estabilidad o cualesquiera otras características particulares que se pretenda
que la marca englobe o anuncie al consumidor/cliente.

Características

 La característica principal es que la titularidad de este tipo de marcas le

corresponde a una asociación, gremio o ente colectivo de empresarios,
fabricantes, comerciantes o productores, siendo el objetivo el diferenciar
en el mercado los productos o los servicios que pertenecen a aquellos
que forman

 La marca colectiva es adoptada frente a una necesidad concreta,

asociarse o agruparse para la oferta de productos o la prestación de
servicios comunes, permitiéndose que éstos sean percibidos como
provenientes no de una empresa en sí misma considerada, sino de una
empresa como miembro o parte de una asociación o ente colectivo de la
que también forman parte otras empresas.

1.3. Requisitos, tramites, derechos y obligaciones

Requisitos:

 Solicitud debidamente llenada.

 Declaración jurada donde conste la facultad de representación de la

organización (Declaración jurada de los representantes).

 Lista de todas las personas autorizadas a utilizar la marca (miembros de

la organización).

 Reglamento de uso de la marca conteniendo los requisitos para

utilizarla, así como, los mecanismos de control y sanción en caso de
incumplimiento.

 4 (organización o agrupación) que

Los estatutos de la entidad colectiva
solicita el registro.
 Tramite:

Hazlo en 3 pasos:

1. presenta los requisitos

 Acércate a la mesa de partes de la oficina de Indecopi o al Centro

MAC más cercano, y entrega los documentos señalados en los
requisitos. Recibirás un número de expediente como constancia de tu
solicitud con el cual podrás hacer seguimiento a tu trámite.
 También puedes presentar tus requisitos a través de la mesa de
partes virtual.

2. revisa la publicación de tu marca

 Si tu solicitud cumple con los requisitos, Indecopi la publicará de

manera automática y gratuita en La Gaceta Electrónica de Propiedad
Industrial. Serás notificado cuando se publique y también en el
eventual caso de que alguien presente alguna oposición.
 Cualquier persona podrá oponerse al registro de tu lema durante los
30 días hábiles siguientes a la fecha de publicación. En el caso de
que alguien se oponga, recibirás una notificación para que puedas
presentar tus descargos y todo el expediente será derivado a la
Comisión de Signos Distintivos.

3. espera la evaluación

 Una vez pasado el periodo de publicación (haya o no oposición), tu

solicitud será evaluada y recibirás la resolución al correo electrónico
indicado en la solicitud.

 Si el resultado es positivo, tu marca estará registrada y recibirás el

certificado de registro.

 Si el resultado es negativo y no estás de acuerdo con las

razones, podrás solicitar un recurso de reconsideración hasta 15 días
hábiles después de que la resolución fue comunicada
4

1.4. Naturaleza jurídica

Definir la marca dentro del cuerpo legal que regule la protección de los
derechos de propiedad industrial, constituye una herramienta valiosa tanto para
los actores del comercio, como para los examinadores de marca y los que
intervienen en la solución de conflictos, para contribuir a la certeza en la
determinación de cuales signos pueden representar y constituir una marca.

Inicialmente la marca como derecho subjetivo desarrollado por la

doctrina, fundamentalmente la alemana, en dos planos: como un derecho de la
personalidad y como un derecho sobre bienes inmateriales.

En la primera de las vertientes se consideraba considerada la marca

como un derecho de la personalidad, se afianza la vinculación entre el signo y
su titular, como si fuera una relación jurídico personal, no pudiendo ser en
consecuencia trasmisible ya que la marca como rasgo característico de la
persona es inseparable de ella, salvo en los casos de transmisión de la
empresa como excepción, por cuanto la personalidad del titular de la merca
persiste en el organismo empresarial adquirido por el cesionario. Esta
concepción también quedaba entroncada con el principio de la universalidad en
el sentido de que el derecho de marcas tenía un ámbito universal siendo
aplicables las normas jurídicas del Estado donde la marca tiene su origen, a
todos los demás estados.

1.5. Doctrina
La Doctrina señala que la confusión desleal no está llamada a duplicar la
protección que dispensa el Derecho de Marcas a los signos distintivos inscritos.
Adicionalmente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la
interpretación prejudicial del literal a) del artículo 259 de la Decisión 486 de la
Comunidad Andina ha establecido lo siguiente: “Los actos de competencia
desleal por confusión no se refieren propiamente al análisis de confundibilidad
entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que
tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la
confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que
concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un
competidor determinado, impidiéndole 4elegir debidamente, según sus
necesidades y deseos”.
 Un sector de la Doctrina considera que el riesgo de confusión en
competencia desleal es el mismo riesgo de confusión que el de las infracciones
a los Derechos de Marcas, pues se tome una u otra vía se llega a un mismo
objetivo: evitar el riesgo de confusión en la mente del público consumidor.

En este caso la Doctrina norteamericana, ha señalado, que el riesgo de

confusión en competencia desleal es el mismo riesgo de confusión que el de
las Infracciones a los Derechos de Marcas, pues se tome una u otra vía se
llega a un mismo objetivo que es evitar el riesgo de confusión en la mente del
público consumido.

La Doctrina norteamericana considera que ambas figuras son las

mismas porque su sistema para la adquisición del Derecho de Marcas es
declarativo, es decir, se adquiere el derecho con el simple uso, a diferencia del
sistema adoptado por nuestro país y por otras legislaciones como la española
que han adoptado un sistema constitutivo de derechos, adquiriéndose el
derecho del signo solamente cuando se registra.

1.6. Jurisprudencia
EXP N ° 08506 2013-PA/TC

La demandante refiere que solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos del

INDECOPI el registro de la marca G-KRISTAL para distinguir productos de
imprenta, artículos de encuadernación, material para artistas, artículos de
oficina, material de enseñanza y otros productos de la Clase 16 de
Nomenclatura Oficial, y que dentro del procedimiento administrativo, Unión de
Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A. interpuso recurso de oposición
contra dicha solicitud, argumentando que el registro de la referida marca
afectaría la distintividad de la marca CRISTAL.

Sostiene la demandante que, frente a dicha resolución, Unión de

Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A. interpuso recurso de apelación,
argumentando que no se había tomado en4consideración el riesgo de dilución
de su marca CRISTAL. Finalmente, la Sala de Propiedad Intelectual del
Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del
Indecopi, mediante Resolución N.º 0182-2004-TPIINDECOPI, confirmó la
resolución de la Oficina de Signos Distintivos y declaró infundado el recurso de
apelación, añadiendo que si bien el signo distintivo CRISTAL es una marca
notoriamente conocida, no se puede prohibir totalmente el uso de dicha
denominación, pues este término se utiliza no como un título distintivo, sino
como una expresión informativa o descriptiva de las características del
producto o servicio que pretende distinguir, por lo que en relación con ciertos
productos su uso se hace necesario. Además, precisó que existen diferencias
fonéticas y gráficas entre las marcas y que no se aprecia conexión competitiva
entre los productos que pretenden distinguir, por lo que no es posible el riesgo
de confusión o asociación. Finalmente, sostuvo que no se encuentra presente
el requisito de que la marca renombrada tenga un carácter especial para gozar
de una protección reforzada, dado que el término CRISTAL no es una marca
de fantasía, sino que tiene varios significados en el idioma español, lo que
explica que forme parte de varias marcas registradas en distintas clases de la
nomenclatura oficial. Asimismo, concluyó que el uso de dicho término por las
referidas marcas en otra clase de productos no ha generado dilución de la
fuerza distintiva de la marca CRISTAL como marca que identifica cervezas.

Finalmente, la demandante sostiene que, contra el análisis técnico

efectuado por INDECOPI y sin tener en cuenta los lineamientos establecidos
por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala emplazada revocó
la sentencia de vista y, tras declarar fundado el recurso de casación, estimó la
demanda presentada por Unión de Cerverías Peruanas Backus y Johnston
S.A., disponiendo la cancelación del título a Import y Export Goldsun S.A.C. y
ordenando a Indecopi que deniegue el de la marca G-KRISTAL. Alega que
dicha resolución judicial afecta sus hechos a la motivación, al debido proceso y
a la propiedad intelectual, toda vez que el argumento utilizado por la Sala
emplazada, relativo a la similitud fonética entre las marcas G-KRISTAL y
CRISTAL por contener ambas en su estructura una misma palabra y llevar, por
tanto, a confusión al público, no ha tomado en consideración que el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina interpretó 4que la similitud debía determinarse
en función de la totalidad de la marca y no de alguno de sus elementos, ni ha
atendido a la exigencia dispuesta por dicho Tribunal de analizarse la presencia
de conexión competitiva entre los productos identificados por las marcas en
disputa, al tratarse de marcas que designaban productos de diferente clase en
la nomenclatura oficial. Alega la demandante que, al examinarse la marca G-
KRISTAL de acuerdo a los lineamientos expuestos por el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, se evidencia que ésta es distinta de la marca
CRISTAL, pues las diferencias entre ambas a ni el gramatical (las dos primeras
letras son distintas, la cantidad de sílabas y letras es di -rente) conlleva también
diferencias a nivel fonético y a nivel gráfico; además de no encontrarse
presente ninguno de los supuestos explicitados por el Tribunal respecto a la
existencia de conexidad competitiva entre los productos identificados por
ambas marcas, como los canales de comercialización, los medios publicitarios,
la vinculación entre los productos, el uso conjunto de ellos, su cualidad de
principales o accesorios, el género de los mismos, su finalidad o su
intercambiabilidad. Argumenta, finalmente, que la Sala emplazada no puede
establecer una protección absoluta a favor de la marca CRISTAL, dado que, de
acuerdo a la interpretación prejudicial ofrecida por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, dicha protección absoluta solo se brinda a las marcas
renombradas y no a las marcas notorias como lo es la marca CRISTAL. La
afirmación de que CRISTAL es solo una marca notoria lo prueba el hecho de
que la palabra "cristal" no es una denominación de fantasía, sino que es un
término del idioma español que evoca diversos significados de acuerdo al
contexto en que se use y que, por lo mismo, existen diversas marcas
constituidas por la palabra "cristal" registradas por INDECOPI en rubros
diferentes de la clase 32 cervezas, lo que demuestra, a su vez, que no hay
riesgo de dilución del valor comercial de la marca CRISTAL, por la presencia
de otras marcas similares en rubros diferentes del rubro de la cerveza.

La afectación de los derechos a la libertad de creación artística y a la p

piedad intelectual

Argumentos de la demandante

 La recurrente sostiene que se afectó

5 su derecho a la libertad de
creación artística y su derecho a la propiedad intelectual, pues a
 través de la resolución judicial cuestionada (sentencia casatorio) se
canceló el registro de su marca G-KRISTAL, el cual había sido
otorgado por Indecopi, sin que dicha resolución haga un análisis
técnico adecuado de la similitud marcaria entre su marca y la marca
CRISTAL, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la
legislación nacional marcaria, por la doctrina y la jurisprudencia y,
sobre todo, sin atender a la interpretación prejudicial establecida por
el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el caso concreto.

Argumentos de los demandados

 El procurador público adjunto ad hoc en procesos constitucionales a

cargo de la Procuraduría Pública del Poder Judicial argumenta que la
actora pretende cuestionar el criterio jurisdiccional de la Sala
emplazada, lo cual no es materia del proceso de amparo.
 Por su parte, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston
S.A. manifiesta que la Sala emplazada determinó correctamente que
el análisis debía centrarse en si los signos comparados podían dar
lugar a confusión al margen de los productos que identifiquen, dado
que, como lo había establecido el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, en el caso de las marcas notoriamente
conocidas la protección dispensaba al margen de los productos o
servicios que las marcas identifiquen. Igualmente, señala que el
hecho de que el término "cristal" sea una palabra que tiene un
significado en el idioma español, no implica que la marca CRISTAL
no pueda merecer una protección especial más allá del principio de
especialidad, pues la norma no ha restringido la protección especial
de marcas notorias solo a aquellas que sean una denominación de
fantasía.

Consideraciones del Tribunal Constitucional

5
 El derecho a la libertad de creación artística y el derecho a la propiedad
intelectual se encuentran reconocidos en el artículo 2, inciso 8, de la
Constitución.
 n embargo, las manifestaciones o elementos de la propiedad industrial
(patentes de ción, diseños industriales, marcas comerciales, entre otros,
enunciados en lo 3 del Decreto Legislativo N.° 1075, Decreto Legislativo
que aprueba osiciones Complementarias a la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común
sobre Propiedad Industrial), al tratarse de derecho o intereses de origen
legal, y que solo surgen con su registro administrativo, carecen de
protección desde la Constitución. Así, el régimen de propiedad
intelectual establecido por el ordenamiento jurídico peruano para los
elementos de la propiedad industrial es, en este extremo, solo un
régimen legal de protección, creado por el Estado o por organismos
multilaterales para fomentar la innovación en el ámbito empresarial y
comercial y proteger la competencia leal entre los agentes económicos.
No existe pues, en resumen, un derecho fundamental de la empresa a
una marca, sino solo un derecho legal o administrativo a registrar,
proteger, usufructuar, transferir o extinguir una marca.

Sobre la afectación del derecho a la debida motivación de las

resoluciones judiciales

Argumentos de la demandante

La recurrente sostiene que la resolución judicial cuestionada carece de una

debida motivación pues ella no ha efectuado un análisis técnico adecuado
de la similitud marcaria entre su marca y la marca CRISTAL, de acuerdo a
los lineamientos establecidos por la legislación nacional marcaria, por la
doctrina y la jurisprudencia, y, sobre todo, por no haber atendido a la
interpretación prejudicial establecida por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina en el caso concreto.

A este respecto, la empresa recurrente realiza los siguientes

5
cuestionamientos: (1) que no puede aplicarse a la marca CRISTAL —como
lo ha la Sala emplazada— la protección absoluta (más allá del principio de
 especialidad) que se brinda a las marcas renombradas, pues dicha marca
solo es una marca notoriamente conocida, lo que queda en evidencia
cuando se aprecia que esta marca no es una denominación de fantasía,
sino una palabra de uso común, que no puede quedar bajo la propiedad
exclusiva de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.; (2)
que sobre las marcas notoriamente conocidas debe aplicarse el análisis de
los supuestos contenidos en el artículo 136, inciso h), de la Decisión 486 de
la Comisión de la Comunidad Andina sobre el Régimen Común de
Propiedad Industrial, relativos al riesgo de confusión o asociación, riesgo de
dilución de la marca notoria y aprovechamiento injusto o indebido del
prestigio de la marca notoria, análisis que no ha sido efectuado por la Sala
emplazada; (3) que no se ha tenido en cuenta el criterio interpretativo del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en relación con el riesgo de
confusión, dado que se ha hecho un análisis por separado de los elementos
que integran los signos y no en conjunto de dichas marcas; (4) que no se ha
tenido en cuenta que existen otras marcas registradas en INDECOPI con la
palabra cristal, lo que demuestra que no existe el riesgo de dilución del valor
comercial de la marca CRISTAL; (5) que, finalmente, no se ha efectuado el
análisis de conexión competitiva ordenado por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, lo que habría arrojado que no existe riesgo de
confusión entre las marcas comparadas, al identificar cada una de ellas
productos de diferente clase de la nomenclatura oficial y no poseer ninguna
de las características de conexidad competitiva a que alude el referido
tribunal de justicia.

Argumentos de los demandados

 El procurador público adjunto ad hoc en procesos constitucionales a

cargo de la Procuraduría Pública del Poder Judicial argumenta que lo
que la actora pretende es cuestionar el criterio jurisdiccional de la Sala
emplazada, lo que no es materia del proceso de amparo.

Consideraciones del Tribunal Constitucional

5
 Este Tribunal ha sido constante al establecer que la exigencia de que
las decisiones judiciales se encuentren motivadas "garantiza que los
 jueces, cualquiera [que] sea la instancia a la que pertenezcan, expresen
el proceso mental que los ha llevado a decidir una controversia,
asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se
haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con la
finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de
los justiciables" De este modo, la motivación de las resoluciones
judiciales se revela tanto como un principio que informa el ejercicio de la
función jurisdiccional cuanto como un derecho constitucional que les
asiste a todos los justiciables.

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda por haberse acreditado la vulneración del

derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales; en consecuencia,
NULA la Ejecutoria Suprema de fecha 30 de septiembre de 2008, dictada en el
Expediente de Casación N.º 3271-2007, expedida por la Sala de Derecho
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la
República.

2. DISPONER que el órgano judicial emplazado vuelva a emitir resolución

teniendo en cuenta los fundamentos contenidos en la presente sentencia.

1.7. Legislación comparada

Ley de
Propiedad
Legislaciones
Industrial de
Guatemala Venezuela España Brasil Unión Argentina
Europea

Tipos de marca Denominativas, Denominativas, Denominativa Denominativas, Denominativas,

figurativas, figurativas, s, figurativas, figurativas,
mixtas, mixtas, figurativas, mixtas, olfativas, mixtas,
que pueden olfativas, olfativas, mixtas, sonoras, olfativas,
Marcas
sonoras, sonoras, olfativas, figurativas. gustativas o sonoras,
ser inscritos gustativas o gustativas o sonoras, táctiles. gustativas o
táctiles. táctiles gustativas o táctiles.
táctiles.
Contiene un Contiene un Contiene un Contiene un Contiene un Se regula en
capítulo de título de título de capítulo de título de una ley
Regulación disposiciones disposiciones disposiciones disposiciones disposiciones específica,

normativa específicas. específicas específicas específicas. específicas distinta de la ley

de Marcas.
Son aplicables Enumera las Son aplicables Enumera las Son aplicables
las causas en el las causas en el las
Son aplicables
disposiciones título de disposiciones título de marcas disposiciones
las 5
sobre marcas marcas sobre marcas comunitarias sobre marcas
disposiciones
contenidas en colectivas y de contenidas en colectivas. contenidas en
Desestimatoria sobre marcas
de la solicitud contenidas en la ley. certificación. la ley. la ley.
la ley.

Nulidad de la Son aplicables Enumera las Son aplicables Enumera las Son aplicables
las causas en el las causas en el las
solicitud de Son aplicables
disposiciones título de disposiciones título de marcas disposiciones
las
registro de la sobre marcas marcas sobre marcas comunitarias contenidas en
disposiciones
contenidas en colectivas y de contenidas en colectivas la ley 26.355
marca. sobre marcas
la ley certificación la ley.
contenidas en
la ley.
Asociaciones Asociaciones de
de productores,
Asociaciones
productores, fabricantes, o
de productores,
fabricantes, o prestadores de
Titularidad Persona
fabricantes,
Formas
Jurídica de prestadores servicios con asociativas,
prestadores de Persona
derecho público de capacidad grupos de
servicios, con Jurídica
o de carácter servicios con jurídica y productores o
capacidad representativa
privado. capacidad personas prestadores de
jurídica. de la
jurídica y jurídicas de servicios
personas colectividad. Derecho registrados.
jurídicas de público.
Derecho
público.
Por el titular y Usada el grupo Usada el Usada el Usada el grupo Usada el grupo
por el grupo de de personas grupo grupo de personas de personas
personas autorizadas por de personas de personas autorizadas por autorizadas por
autorizadas por el titular, no por autorizadas autorizadas el titular, no por el titular, no por
Uso de la
el titular. este por por este este
marca directamente. el titular, no el titular, no directamente. directamente.
por por
este este
directamente. directamente.

Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede

conferir conferir a conferir conferir a conferir a
Licencia de únicamente a terceros, según únicamente a terceros, terceros, según
Se puede
conferir
Uso personas las normas o personas según las las normas o
únicamente a
autorizadas al reglas de la autorizadas al normas o reglas del
personas
uso de la asociación. uso de la reglas de la reglamento.
autorizadas al
marca. marca. asociación.
uso de la marca.
Se sujeta a las Se sujeta a Establece la
disposiciones las posibilidad que
Ejercicio de Se sujeta a las Se sujeta a las
sobre marcas disposiciones le titular en
Se sujeta a las
disposiciones disposiciones disposiciones
Acción por contenidas en sobre marcas representación
sobre marcas sobre marcas sobre marcas
la ley. contenidas en de las personas
violación de contenidas en contenidas en
la ley. facultadas para
contenidas en
la ley. la ley. la ley.
marca usar la marca

1.8. Describa un caso de contrato de uso / licencia de un caso

EL FONDO MIVIVIENDA S.A. identificado5con R.U.C. N° 20414671773, con
domicilio en Av. Paseo de la República N° 3121, distrito de San Isidro, provincia
y departamento de Lima, debidamente representado por su Gerente General, el
señor Manuel Francisco Cox Ganoza, identificado con DNI N° 07272855, quien
fue designado mediante Acuerdo de Directorio N° 02-18D-2016 de fecha 05 de
octubre del 2016 y cuyos poderes se encuentran en trámite de inscripción en la
Partida Electrónica N° 11039276 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona
Registral N° IX - sede Lima, y por el señor Paulo César Morán Villanueva,
identificado con DNI N° 43932626, en su calidad de Gerente Comercial (e),
quien fue designado mediante Acuerdo de Directorio N° 05-21D-2016 de fecha
09 de noviembre del 2016 y cuyos poderes se encuentran pendientes de
inscripción en la Partida Electrónica N° 11039276 del Registro de Personas
Jurídicas de la Zona Registral N° IX - sede Lima, a quien en adelante se le
denominará El Licenciante.

El Licenciante es una empresa estatal de derecho privado, de duración

indefinida, que se rige por la Ley N° 28579 – Ley de Conversión del Fondo
Hipotecario de la Vivienda - Fondo MIVIVIENDA a Fondo MIVIVIENDA S.A. y
su Estatuto, encontrándose comprendida bajo el ámbito del Fondo Nacional de
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE, y adscrita al
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que tiene como objeto
social principal dedicarse a la promoción del acceso de la población a la
vivienda, otorgar financiamiento a las entidades que integran el sistema
financiero con el objeto de incentivar el desarrollo de proyectos habitacionales
promovidos y ejecutados por el sector privado, e implementar productos y
servicios que fomenten el ahorro de la población y/o la inversión del sector
privado con fines de vivienda.

El Licenciante es titular de la marca (denominación y signo) de “Techo

Propio”, en las clases 35, 36 y 37 de la Nomenclatura Oficial, encontrándose
debidamente registrada en el Registro de la Propiedad Industrial del
INDECOPI, bajo los Certificados N° 00034121, N° 00034120 y N.º 00031114,
respectivamente.

la Licencia de Uso de la Marca “Techo Propio”, queda entendido que, a

partir de la fecha de suscripción del presente Contrato, EL LICENCIATARIO
5
tendrá derecho a usarla dentro de los alcances estipulados en la Cláusula
Cuarta del presente Contrato.
1.1.1. Las partes

 EL LICENCIANTE
 LICENCIATARIO

el acuerdo de voluntades a través del cual, el titular de un derecho de marca

(licenciante), conviene en otorgar una autorización a un tercero denominado
licenciatario, para que éste la utilice en el comercio por un período de tiempo
determinado y a cambio de la contraprestación pactada.

1.1.2. el objeto
Por el presente Contrato, y de acuerdo con los artículos 162º de la Decisión N.º
486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial y 63º del Decreto Legislativo

N.º 1075 – Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a

la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el
Régimen Común sobre Propiedad Industrial, EL LICENCIANTE concede a
favor de EL LICENCIATARIO lo siguiente:

 El uso de la marca “Techo Propio” a la que se hace referencia en el

numeral de la Cláusula Segunda de este Contrato.

1.1.3. el precio y las contraprestaciones

la contraprestación es el uso de la marca “Techo Propio”, que otorga el
licenciante al licenciatario se realiza a título gratuito

1.8.4. obligaciones de las partes de la propiedad industrial

Son obligaciones del licenciatario:
 No transferir total ni parcialmente a terceros, los derechos y obligaciones
que adquiere mediante el presente contrato.
 Utilizar la marca exclusivamente para los bienes y servicios al que se
refiere el numeral 4.1 de la cláusula cuarta.
 No utilizar la marca en actividades cuya finalidad sea la recaudación de
fondos o ingresos de forma directa o indirecta a favor del licenciatario o
de terceras personas.
5
 la utilización de la marca, deberá ser utilizada para divulgar o informar
de los programas de vivienda del LICENCIATANTE de manera gratuita.
  El licenciatario no podrá modificar ni alterar la marca de ninguna forma.
 El licenciatario deberá utilizar la marca sola o como sustantivo, no
debiendo utilizar ningún tipo de slogan que no esté autorizado
expresamente por el licenciatario.
 La marca será utilizada sobre superficies en blanco, respetando un área
de protección y los colores asignados al logo, según manual de uso del
logotipo.
 El licenciatario no podrá abreviar la marca.
 la marca debe aparecer separado de otros elementos. No deben
incorporarse junto a otras marcas que puedan confundirse por similitud.
 No está permitido incorporar textos o imágenes dentro del área de
protección.
 Informar al LICENCIANTE en caso de tomar conocimiento de cualquier
violación o supuesta violación o uso indebido de la marca mencionada
en la Cláusula Segunda precedente, por parte de cualquier persona o
empresa, a fin que EL LICENCIANTE pueda iniciar las acciones legales
pertinentes.
 Permitir al LICENCIANTE la supervisión de la utilización de LA MARCA.

Obligaciones del licenciante

 Es obligación del LICENCIANTE ceder el uso de la marca señalada en

la Cláusula Segunda del presente Contrato y realizar todas las
actividades necesarias para
 conservar el buen uso de las mismas.

CAPÍTULO II

ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN

2.1. Describa procedimiento administrador sancionador del de la

infracción a la propiedad industrial asignada al grupo

2.1.1. Identificar una resolución (un caso análisis describa brevemente el

5
caso)
La resolución n° 8569 2016/DSD-INDECOPI se basa sobre el conflicto entre
marcas colectivas y denominación de origen, en la cual los productores que
realizaron su marca colectiva llamado “KUNTU” que es la marca del café
peruano hecho por los mismos productores de la zona en la cual se percataron
que el procedimiento del café es similar con las misma receta y procedimiento
que una marca llamada “CAFÉ MACHU PICHU” que es registrado en Indecopi
como denominación de origen, lo productores denuncia este hecho por que el
café que es denominado de origen no fue elaborado en Cusco si no fue
elaborado en Lambayeque. Y como se establece que la Denominación de
Origen (D.O.) es un signo distintivo que identifica un producto como originario
del país o de una región o localidad del territorio nacional, cuando la calidad,
reputación u otra característica del mismo sea imputable, fundamentalmente a
su origen geográfico, teniendo en consideración, además, otros factores
naturales y humanos que incidan en la caracterización del producto, es donde
ahí hubo un conflicto de intereses.

2.1.2. El punto de controversia

Violación del derecho de marca colectiva inscrito a través de una denominación

social: existencia: riesgo de confusión para los consumidores y usuarios.

2.1.3 Fundamentos en el que se basa la sanción

Riesgo de confusión entre los consumidores y usuarios: extremo sobre el que

versa: origen o procedencia empresarial de los productos o servicios
distinguidos.

2.1.4. Fundamentos que presento el infractor

De acuerdo a la resolución analizada el infractor fundamenta que el producto

fue elaborado por los ingredientes de misma ciudad de Piura pero que fue
elaborado en la ciudad de Lambayeque.

2.1.5. Base legal Hipótesis de solución y razonamiento lógico Jurídico

De conformidad con lo establecido en el artículo 180 de la Decisión 486,

Régimen Común sobre Propiedad Industrial, se entenderá como marca
5
colectiva todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra
característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas
diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular.

El artículo 182 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad

Industrial, dispone que la solicitud de registro deberá ser acompañada por los
estatutos de la asociación, organización o grupo de personas que solicite el
registro de la marca colectiva; por la lista de integrantes; y por la indicación de
las condiciones y la forma cómo la marca colectiva debe utilizarse en los
productos o servicios. En este sentido, del análisis de los documentos obrantes
en el expediente de vista, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos
antes señalados y además que la marca solicitada cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486, Régimen Común sobre
Propiedad Industrial, de aplicación general a todas las solicitudes de registro de
signos distintivos; y no se encuentra comprendida en las prohibiciones
señaladas en los artículos 135 y 136 del citado dispositivo legal.

La presente resolución se emite en aplicación de las normas legales antes

mencionadas y en uso de las facultades conferidas por los artículos 36, 40 y 41
de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI
sancionada por Decreto Legislativo N.º 1033, concordante con el artículo 4 del
Decreto Legislativo N.º 1075 y su modificatoria aprobada por Decreto
Legislativo N° 1309.

2.1.6. Resolución

DECISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS INSCRIBIR

El Registro de Marcas Colectivas de la Propiedad Industrial, está a favor de

KUNTU de Perú, conforme al modelo que se incluirá en el certificado
correspondiente; para distinguir granos secos de al 100% y la elaboración
hecha en la ciudad de Cusco. quedando bajo el amparo de ley por el plazo de
diez años, contado a partir de la fecha de la presente resolución.

6
I. CONCLUSION

A manera de conclusión podemos decir que la marca colectiva nace por la

necesidad de los emprendedores de utilizar una misma estrategia para
enfrentar un mercado común. También en el sentido que se requiere de
alianzas entre los sectores público y privado. Desde este punto de vista se
pudo observar cómo el Indecopi ejecuta el programa de marcas colectivas
con aliados estratégicos, tales como Sierra Exportadora, Agro Rural, entre
otros. Efectivamente, el Indecopi no trabaja solo, sino que encuentra
fundamental apoyo en el mismo Estado.

Indecopi, busca impulsar el uso y registro de las marcas colectivas en

agricultores, productores agropecuarios, piscicultores, artesanos, etc., que
son los sectores productivos rurales y que requieren el mayor apoyo en el
Perú por parte del Estado.

El objetivo es facilitar el acceso a los mercados de manera competitiva,

permitiéndoles hacerse conocidos a través de marcas colectivas. No basta
con conseguir la marca colectiva, no basta con llevarse el certificado. Lo
que luego hay que hacer es salir a competir con esa marca colectiva,
utilizarla en el mercado, que se le reconozca que tiene valor agregado,
pensar en vender a nivel nacional, buscar oportunidades en el extranjero,
hacer realidad en el mercado el valor de una marca colectiva.

Las ventajas que ofrecen las marcas colectivas son varias. Promueven la
asociatividad entre los productores, quien no está asociado puede pensar
en asociarse para que una marca colectiva funcione. Además, les permite
6
compartir los gastos y los costos entre todos, es mucho más caro invertir
solo en el mercado que hacerlo en equipo. Así que la marca colectiva
 también promueve este tipo de estrategia. Fomenta, también, el marketing
de la marca. Incentiva la estandarización de los productos, cuando tienes
una marca colectiva todos están obligados a que el producto cumpla con el
elemento particular, con el estándar de calidad, con utilizar determinado
insumo, conseguir determinada técnica, nadie se puede salir de lo que
establece el reglamento de uso de esa marca colectiva. Así que es un
mecanismo, en la práctica, de articulación entre las familias para poder salir
económicamente adelante.

V.RECOMENDACION

Recomendamos a los usuarios que, si quieren proteger sus marcas colectivas,

Indecopi cuenta con un programa llamado programa de promoción y protección
que busca promocionar y facilitar el registro y protección de marcas colectivas
en favor de los productores, artesanos y micro y pequeñas empresas
organizados en asociaciones, cooperativas o comunidades (campesinas o
nativas).

 Para ello, se pone a disposición las siguientes facilidades:

 Exoneración del pago de la tasa de registro para organizaciones de

productores de los sectores económicos agrario, pecuario, pesquero,
acuícola, manufacturero, artesano, textil, industrias creativas y turístico. 

 Acceso gratuito a charlas y talleres de capacitación en temas de registro

de marcas; así como, asesoría técnica especializada para
la clasificación de productos y servicios, búsquedas de antecedentes
fonéticos y figurativos, llenado de solicitudes, revisión de reglamentos,
estatutos y listados, entre otros.

 Procedimientos simplificados de las solicitudes de registro de marcas

colectivas.

 Acceso gratuito a códigos QR para mejorar su articulación a los

mercados de cara a los consumidores,
6 para difundir y validar la
información sobre su marca.
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA
NACIONAL”
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
TEMA:

LEMAS COMERCIALES

Docente:
- Dr. Carlos Rafael Meza Castro

INTEGRANTES:
 Del Á guila Mass Sergio Gabriel
 Del Castillo Hurtado Matilde
6
 Hirigoin Rocha Kathleen Guadalupe
 Sá nchez Murcia Mariell
  Vela Vargas Gabriela

ASIGNATURA:
Colectivo I
Derecho del Consumidor e Industrial
CICLO:

IX

IQUITOS – PERÚ

2022

DEDICATORIA
El presente trabajo va dedicado a nuestra querida y bien amada Universidad, alma
mater de nuestra formación y cuna de desarrollo profesional como también a todos sus
colaboradores, con la finalidad de crear y mejorar nuestra sociedad, contribuyendo a
un desarrollo local, regional y nacional en base a una política educacional de valores,
donde se nos permita hacer uso de la verdadera interpretación del derecho en base a
la aplicación correcta de las leyes, las mismas que son el pilar para normar el
comportamiento del sujeto en sociedad.

6
AGRADECIMIENTO

Agradecemos a Dios por bendecirnos con vida y salud, guiarnos a lo largo de nuestra
existencia, ser el apoyo y fortaleza en aquellos momentos de dificultad y debilidad.

Gracias también a todas las personas que creen y confían en nosotros, especialmente a
nuestra familia que día a día nos impulsan a seguir en este arduo camino, creer en
nuestras expectativas con valores y principios inculcados.

6
INTRODUCCIÓN
En este presente trabajo tocaremos el tema del lema comercial como
paso fundamental para lograr un éxito de una marca dentro del mercado
y cuales son la normativa que lo ampara, así como la jurisprudencia
vinculante que se debe tomar en cuenta al registrar una marca.
Es preciso mencionar que uno de los temas más interesantes que nos
presenta la Propiedad Industrial son los llamados signos distintivos.
Estas figuras permiten a los consumidores, en el mercado, obtener
información respecto de las actividades comerciales, productos o
servicios que ofrecen los proveedores a diestra y siniestra.
Uno de los objetivos más importantes en una actividad empresarial, es
lograr la identificación y distinción frente a los competidores. Es decir,
que toda empresa busca distinguirse o diferenciarse de las empresas
que son su competencia en el sector.
Esta diferenciación permite que los consumidores puedan atribuirle a
cada empresa en particular y a sus productos, determinadas
características que orientan sus decisiones de consumo, como la
calidad, el precio, la reputación, la antigüedad en el mercado, entre otros
elementos. 6
 Ahora bien, la pregunta que surge es ¿Cómo logra una empresa esa
identificación y distinción? Pues para ello existen distintos elementos
que juegan en conjunto y que, aunque tengan tratamientos legales
separados, deben ser coordinados para lograr que la empresa se
consolide en el mercado y consiga la preferencia de los consumidores.

RESUMEN
La función de complementariedad encomendada al lema comercial
implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca
que publicita.
En razón de lo cual, debe gozar por sí mismo, de la distintividad
requerida para cumplir dicha función; con respecto al carácter
complementario, implica que su distintividad no puede basarse sólo en la
presencia de la marca registrada al interior del mismo; y que tampoco
podrán registrarse como lema comercial las frases simples, comúnmente
utilizadas para promocionar productos; las frases sin fantasía alguna que
se limiten a alabar los productos o servicios distinguidos con la marca
que se publicita; así como las frases genéricas y descriptivas con
relación a los productos o servicios que la marca que publicite distinga.
Por ello se define que la distintividad es la característica esencial y
función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser
susceptible de registro. Asimismo, el lema debe poseer un mínimo de
novedad, esto es, no haber sido utilizado en el mercado.
Ante ello, podemos definirlo al Lema Comercial que es toda frase
publicitaria que sirve de complemento a una marca, está ligado a ésta de
6
manera indisoluble. Ya que su protección jurídica está íntimamente
ligada a la protección del signo marcario registrado con la cual se usará.
 Por esto; todo lema comercial deberá cumplir con el requisito de
distintividad para acceder al registro en la medida que no sea percibido
únicamente como un texto puramente promocial, sino cuando goce en sí
mismo de la aptitud distintiva necesaria para permitir su diferenciación
con relación a la marca que publicita.

ÍNDICE
DEDICATORIA..........................................................................................................

AGRADECIMIENTO..................................................................................................

INTRODUCCIÓN.......................................................................................................

RESUMEN.................................................................................................................

CAPÍTULO PRIMERO

EL LEMA COMERCIAL............................................................................................

ASPECTOS TEÓRICOS...........................................................................................

¿CÓMO SE CONCEDEN LOS LEMAS COMERCIALES?......................................

FUNCIONES............................................................................................................

CARACTERÍSTICAS..............................................................................................

DELIMITACIÓN.......................................................................................................

TRÁMITE EN INDECOPI........................................................................................

CONDICIONES: 12
REQUISITOS 13

PASOS A TENER EN CUENTA.............................................................................

ANTES DE SOLICITAR 14
6
DURANTE EL TRAMITE 15
DESPUÉS DEL TRAMITE 16
DOCTRINA..............................................................................................................

LEMAS ILEGALES EN INDECOPI.........................................................................

JURISPRUDENCIA VINCULANTE........................................................................

DIFERENCIA CON LA MARCA..............................................................................

LEGISLACIÓN COMPARADA...............................................................................

CAPÍTULO SEGUNDO

CONTRATO DE AUTORIZACIÓN DE LEMA COMERCIAL.................................

PARTES 23
DE UNA PARTE....................................................................................................................................23
DE LA OTRA PARTE..............................................................................................................................23
PRIMER. - LA MARCA 23
SEGUNDO. - OBJETO 24
TERCERO. - ALCANCES DE LA LICENCIA 24
CUARTO. -OBLIGACIONES DEL LICENCIATARIO: 24
QUINTO. - OBLIGACIONES DEL LICENCIANTE 24
SEXTO. - PLAZO 24
SÉPTIMO. - PAGO Y CONTRAPRESTACIONES 24

PRESENTACIÓN DEL CASO: BREVE RESUMEN DE LOS ANTECEDENTES

.................................................................................................................................

RESOLUCIÓN N° 0376-2010/TPI-INDECOPI........................................................

EXPEDIENTE N° 386869-2009...............................................................................

ANTECEDENTES 25
CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 27
ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 27
CARÁCTER DEL LEMA COMERCIAL SOLICITADO. 32
RESOLUCIÓN DE LA SALA 33

CONCLUSIONES....................................................................................................

RECOMENDACIONES...........................................................................................

BIBLIOGRAFÍA.......................................................................................................

ANEXOS..................................................................................................................

6
CAPÍTULO PRIMERO

EL LEMA COMERCIAL
ASPECTOS TEÓRICOS
Los lemas comerciales, son figuras distintas a los nombres comerciales,
las marcas, las denominaciones y razones sociales. Ante ello, la
definición de los lemas comerciales determina que estos elementos
existen solo de manera complementaria a una marca, de forma tal que
sirven para publicitar o difundir el alcance de las marcas.
El artículo 175° de la Decisión Nº 486 10: Es así como INDECOPI lo
define que el lema comercial es la palabra, frase o leyenda utilizada
como complemento de una marca. En consecuencia, solamente puede

7
10
Comisión De La, L. A., Andina, C., & Artículo, E. (n.d.). DECISIÓN 486 Régimen Común sobre Propiedad
Industrial. https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3468565/02.
 ser denominativo. (INDECOPI) “Artículo 175° 11. - Los Países Miembros
podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con
sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema
comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de
una marca”.

Los lemas comerciales son palabras, frases o leyendas que se utilizan

como complemento de las marcas y, por lo tanto, su existencia depende
de la existencia de la marca a la cual complementan, conforme lo
dispone el artículo 176° de la Decisión Nº 486: “Artículo 176°. - La
solicitud de registro de un lema comercial deberá especificarla marca
solicitada o registrada con la cual se usará”. La protección de los lemas
comerciales se obtiene con su registro y se sujetan a la existencia del
registro de la marca a la cual complementan.
Ante la conceptualización queda claro, que los lemas comerciales no
son figuras idénticas a las marcas, los nombres comerciales y, menos
aún, a las denominaciones o razones sociales.
Planteamos un claro ejemplo: una persona natural cuyo nombre es
“Paulo Gallardo Flores”, puede constituir una EIRL para la fabricación y
venta de bebidas gaseosas, cuya denominación sea “Paulo Gallardo
Flores EIRL”, la cual puede utilizar el nombre comercial “Paulo Gallardo
Flores” para identificarse en el mercado y la marca “Paulo Gallardo
Flores” para identificar sus productos.
Lo que no podría ocurrir es que “Paulo Gallardo Flores” sea utilizado
como lema comercial porque ya hemos visto que el lema comercial debe
ser una frase que complemente la marca. El lema comercial podría ser
“Tome Paulo Gallardo Flores, la gaseosa para toda la familia”.
Aun cuando todos los elementos coincidan en su composición, el señor
Paulo Gallardo Flores de nuestro ejemplo, deberá cumplir con las
formalidades para proteger cada uno de ellos, siendo necesario que
inscriba en los Registros Públicos a su EIRL, que registre su marca, que

7
11
Comisión De La, L. A., Andina, C., & Artículo, E. (n.d.). DECISIÓN 486 Régimen Común sobre Propiedad
Industrial. Art: 175.
 use su nombre comercial y, de preferencia, que lo registre también, y
que inscriba su lema comercial conforme a las reglas.

¿CÓMO SE CONCEDEN LOS LEMAS COMERCIALES12?

El registro del lema es obligatorio para obtener derechos, pero es difícil
lograr el registro de un lema comercial porque la jurisprudencia ha
establecido varios requisitos: la frase no puede ser simple ni de uso
común, tampoco debe carecer de fantasía, no debe dedicarse
simplemente alabar el producto o servicio y, no debe ser genérica ni
descriptiva. El registro de un lema comercial se concederá por un
período de 10 años renovables, contados a partir de su concesión. La
“vida” de un lema comercial está absolutamente unida a la vida de su
marca, de modo que, si la marca se transfiere, el lema también y, si la
marca se cancela, el lema también.
¿Qué sucede cuando hay un conflicto con alguna marca? Al analizar el
riesgo de confusión entre una marca y un lema comercial debe
considerarse al lema en su integridad, como una unidad indivisible y sin
considerar las palabras aisladamente. Asimismo, debe tenerse en
cuenta si el mensaje que se transmite es el mismo.

FUNCIONES
Dentro de la categoría de signos distintivos podemos encontrar a las
marcas, los nombres comerciales, las enseñas, los lemas comerciales,
las denominaciones de origen, las marcas colectivas, las marcas de
certificación y otros. Su característica común es que persiguen ciertas
funciones básicas13 :
a) La función de distintividad, mediante la cual se diferencia un
elemento particular en el mercado;

12
http://file:///C:/Users/Propietario/Downloads/13774-Texto%20del%20art%C3%ADculo-54846-1-10-
20150828.pdf
7
13
5VIBES, Federico. “Derechos de propiedad intelectual”. Buenos Aires: ADHOC, 2009. Citado por
MURILLO CHÁVEZ, Javier. Sobre las marcas en la actualidad. Perú, 2013.
 b) La función de origen empresarial, a través de la que se identifica
un elemento con el individuo u empresa que lo produce y/o ofrece
en el mercado;
c) La función de reputación o Good Will 14 que se refiere a la
reputación o imagen en base a la calidad positiva o negativa, del
elemento distinguido;
d) La función publicitaria, que hace referencia a que los signos
distintivos son en sí mismos un medio de inducción a la
contratación de los servicios, identificación del comercio o compra
de los bienes a los que representan.

Respecto a estas características, la más importante es la referida al

origen empresarial. De ese modo, el INDECOPI deberá cuidar que
no exista riesgo de confusión en el público consumidor, esto forma
parte del interés público del Estado. El fundamento se encuentra en
el artículo 65 de la Constitución que señala: el Estado garantiza el
derecho a la información sobre los bienes y servicios que se
encuentran a disposición de los consumidores en el mercado. Por
esta razón se deniegan registros que puedan inducir a los
consumidores a confundir marcas o nombres comerciales. Los
signos distintivos funcionan con estructura de derechos negativos
(ius excludendi) que permiten al titular impedir diversos actos de
terceros que tengan como objeto el signo distintivo en concreto.
Económicamente, se trata de pequeñas estructuras monopólicas a
modo de derechos de exclusiva que se le otorgan al titular luego de
una evaluación tras la solicitud de registro de cada tipo de signo
distintivo.

CARACTERÍSTICAS
 -La frase no puede ser simple ni de uso común,
 Tampoco debe carecer de fantasía, no debe dedicarse simplemente
alabar el producto o servicio y, no debe ser genérica ni descriptiva.

14
El Good Will es un anglicismo que significa o hace 7referencia al buen nombre de una empresa,
producto, servicio, persona, etc. Se trata de un activo de gran valor, puesto que ese buen nombre le
permite obtener clientes, proveedores, créditos, etc. El buen nombre, coloca a una empresa en posición
ventajosa frente a la competencia, facilitándole su incursión o sostenimiento en el mercado.
  El registro de un lema comercial se concederá por un período de 10
años renovables, contados a partir de su concesión.
 La “vida” de un lema comercial está absolutamente unida a la vida de
su marca, de modo que, si la marca se transfiere, el lema también y,
si la marca se cancela, el lema también.
 Si eres una persona natural o representas a una persona jurídica y
quieres proteger el lema comercial que acompaña tu marca, puedes
registrarlo en Indecopi. Este signo distintivo te permite distinguir tu
lema comercial en el mercado peruano por un periodo renovable de
10 años.

DELIMITACIÓN
Delimitación entre la marca, el nombre comercial, el lema comercial y su
uso en el mercado.
Los signos distintivos se diferencian entre sí, según el objeto que
pretenden distinguir. Así tenemos, que las marcas están destinadas a
distinguir productos y servicios susceptible de representación gráfica,
incluidos los sonidos, los olores y, bajo ciertas circunstancias, el color
único.
Por otro lado, el Nombre Comercial tiene por objeto distinguir a la
persona natural o jurídica que realiza una actividad económica.
Por ejemplo, un nombre comercial distingue al comerciante en su noción
amplia (el comercio tal como está concebido en el Código de Comercio y
en la Ley General de Sociedades, que incluye a las ramas de la
industria, minería, entre otros), no al producto que fabrica, comercializa o
al servicio que presta.
Finalmente, el Lema Comercial es toda frase publicitaria que sirve de
complemento a una marca, está ligado a ésta de manera indisoluble. Su
protección jurídica está íntimamente ligada a la protección del signo
marcario registrado con la cual se usará. Todo lema comercial deberá
cumplir con el requisito de distintividad para acceder al registro en la
medida que no sea percibido únicamente como un texto puramente
promocial, sino cuando goce en 7sí mismo de la aptitud distintiva
 necesaria para permitir su diferenciación con relación a la marca que
publicita.
Ante ello, no se podría registrar como lema comercial una frase simple o
banal que sin fantasía alguna se limite a alabar los productos o servicios
que se desee publicitar.

TRÁMITE EN INDECOPI15
Si eres una persona natural o representas a una persona jurídica y quieres
proteger el lema comercial que acompaña tu marca, puedes registrarlo en
Indecopi. Este signo distintivo te permite distinguir tu lema comercial en el
mercado peruano por un periodo renovable de 10 años.

Condiciones:
(a) Antes de registrar tu marca, debes definir la clase de tu producto o
servicio, y verificar si existen coincidencias con marcas registradas
anteriormente.
(b) Si presentas un documento en otro idioma, debe tener una traducción
simple al español.

El cual te permite reforzar tu marca en la mente del consumidor, permitiéndole

diferenciar y seleccionar tu producto o servicio. Puedes registrar una palabra,
frase o leyenda que acompaña la marca (como un eslogan).

Requisitos
i. Copias del formulario de solicitud, debidamente llenadas y firmadas.
ii. Copia de tu documento de identidad o, si representas a una persona
jurídica, una copia de tu ficha RUC16.
iii. Documentos que acrediten el uso en el mercado del lema comercial para
cada actividad que deseas registrar.

15
Registrar una marca. (n.d.). Gob.pe. Retrieved November 7, 2022, from https://www.gob.pe/332-
registrar-una-marca
7
16
Registrar una marca. (n.d.). Gob.pe. Retrieved November 7, 2022, from https://www.gob.pe/332-
registrar-una-marca
 iv. Debes presentar cualquier documento que demuestre el uso efectivo y
real del nombre comercial en el mercado como, por ejemplo,
comprobantes de pago o publicidad.
v. Copia de certificado o del expediente de registro de la marca a la que se
asociará el lema.
vi. Si eres representante del solicitante, agrega una carta poder no
legalizada.
vii. Si representas a una persona jurídica, el poder debe especificar tu
relación con la empresa. Si eres el gerente general, solo debes
presentar una declaración jurada.
viii. Si la carta poder fue emitida en el extranjero, debe tener toda la
secuencia de legalización hasta el consulado o apostilla.
 El costo de este trámite es de s/. 534.99 usando el código de arancel
201000562 en Pagalo.pe, o en agencias y agentes del Banco de la
Nación con tu número de DNI.

Una vez pasado el período de publicación (haya o no oposición), tu solicitud

será evaluada y recibirás la resolución.

 Si el resultado es positivo, tu lema comercial estará registrado y recibirás

una notificación para coordinar la entrega de tu certificado de registro en
la agencia donde lo solicitaste.
 Si el resultado es negativo y no estás de acuerdo con las razones,
podrás solicitar un recurso de reconsideración hasta 15 días hábiles
después de que la resolución fue comunicada.

Actualmente, los procedimientos de registro sin oposición se resuelven en un

plazo de 45 días hábiles.

PASOS A TENER EN CUENTA

Antes de solicitar
¿Qué aspectos debo tener en cuenta previamente a la presentación
de la solicitud de registro?
Con anterioridad a la presentación de la solicitud deben tenerse en
cuenta los siguientes aspectos: 7

 Elegir el lema.
El lema comercial debe ser fuerte, que perdure en el tiempo. Puede
reflejar los valores de la empresa, tan solo contiene elementos
nominativos. Una vez elegido es importante constatar que sea
registrable. (ver artículos 134, 135, 136 y 137 de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina).
 Realizar la búsqueda de antecedentes marcarios:
Para verificar si existen registrados o solicitados con anterioridad signos
iguales o parecidos que identifiquen los mismos productos o servicios o
productos o servicios semejantes, que puedan obstaculizar el registro de
su lema, es recomendable realizar esta búsqueda antes de solicitar el
registro de un lema comercial, los resultados le ayudarán en el proceso
de elección de su lema y en la decisión de registrarlo.
 El pago de la tasa oficial:
Los trámites ante la Superintendencia son servicios que comportan
un valor llamado tasa. La Superintendencia expide anualmente una
Resolución en la cual fija las Tasas asociadas a los trámites y
servicios de Propiedad Industrial.
 El diligenciamiento del formulario correspondiente:
La Superintendencia dispone de formularios para cada uno de los
trámites, los cuales incluyen toda la información y documentación
que usted debe aportar. En este caso, debe completar el formulario
de registro de marcas y lemas comerciales.
¿Qué información o documentación debe presentarse para que la
solicitud de registro del lema comercial esté completa?
 Formulario diligenciado de la solicitud de registro de lema comercial.
El formulario contiene los espacios para incluir la información
necesaria para otorgar fecha de radicación y otros que si bien no son
completados no son necesarios para tal fin.
 Recibo de pago. En caso de actuar por intermedio de apoderado, el
poder en el que se haga referencia a una o más solicitudes
debidamente identificadas, o a todas las solicitudes y/o registros
existentes o futuros del poderdante, sin necesidad de presentación
7
personal, autenticación o legalización.
  En caso de ser microempresario y desee obtener el descuento
por tal calidad, el formulario correspondiente debidamente
diligenciado.
¿Qué normas deben consultarse para conocer acerca de los
trámites para la protección de los signos distintivos y los derechos
de su titular?
La legislación vigente en materia de signos distintivos está contenida en
la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma
aplicable a todos los países miembros de la Comunidad Andina.
Igualmente, esta Decisión tiene su reglamentación en los Decretos
reglamentarios, y muy importante, la SIC expide la Circular Única que
contiene el conjunto de directrices que guían a los usuarios acerca de la
manera cómo se debe adelantar los trámites de propiedad industrial.

Durante el tramite
¿Qué información y documentos debe contener la solicitud de
registro?
Es indispensable que el solicitante indique de manera clara:
- Su nombre y apellido (persona natural) o nombre de la empresa
(persona jurídica).
- Domicilio y dirección en la cual será notificado.
- La denominación del lema comercial solicitado.
- La marca a la que se asociará el lema solicitado, indicando su
número de certificado o de expediente.
- Los productos o servicios a identificar. Debe tenerse en cuenta
que los productos o servicios a proteger deben ser los mismos
que protege la marca asociada.
- Nombre, firma y cédula al final del formulario.

Documentación

- Si el solicitante actúa a través de apoderado, deberá anexar el

poder. Este poder no necesita de presentación personal,
autenticación o legalización
7 y podrá otorgarse mediante
documento privado. Igualmente, es permitido que el poder se
 refiera a una o más solicitudes identificadas, o a todas las
solicitudes y/o registros existentes o futuros del titular. No es
necesario aportar el certificado de existencia y representación
legal de la persona jurídica solicitante de la marca.

Después Del Tramite

¿En qué momento se debe solicitar la renovación del registro de
lema?
Se debe renovar de manera simultánea con la marca a la cual está
asociado el lema comercial. ¿Cómo se renueva el lema? Radicando
físicamente o en línea el formulario de renovación de signos distintivos
debidamente diligenciado y pagando la tasa de renovación. ¿Qué
sucede si no se solicita la renovación del lema comercial? Si no se
solicita la renovación de un lema este se tendrá como caducado.

DOCTRINA
Los Lemas Comerciales son signos destinados a complementar una o
más marcas asociadas. Al tener una posición complementaria,
dependen del signo (o signos) marcario complementado. Así, de
acuerdo al artículo 178 de la Decisión 486, “un lema comercial deberá
ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y
su vigencia estará sujeta a la del signo”. De esta forma, si bien es cierto,
los lemas comerciales tendrán, en principio, una vigencia de diez años
renovables a solicitud del titular (por aplicación de las disposiciones
generales relativas a marcas) dicha vigencia se encontrará relativizada
por su dependencia de la marca asociada.
Los lemas comerciales, según Corroza 17, están sujetos al Principio de
Inscripción Registral, esto es, los derechos de exclusiva sobre lemas
comerciales nacen a partir del registro correspondiente por parte de la
autoridad. De esta forma, la adquisición del derecho sobre un lema
comercial se produce en el marco de un sistema atributivo de derechos.
Igualmente, los lemas comerciales están sujetos al Principio de
7

17
BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Madrid: Civitas, 1993.
 Territorialidad, esto es, los derechos se extienden únicamente dentro del
territorio en el cual se ha producido el registro correspondiente.
El lema comercial18 debe tener una capacidad distintiva autónoma
independiente de la marca o marcas a las cuales se asocia. En ese
orden de ideas, no debe confundirse el carácter complementario del
lema comercial con un carácter subordinado. El lema comercial, como
ya adelantáramos, es un signo distintivo y como tal requiere contar la
aptitud distintiva necesaria para interactuar en el tráfico económico. De
esta forma, el signo debe estar en capacidad de identificar
productos/servicios en el mercado y de diferenciarse de otros signos.

LEMAS ILEGALES EN INDECOPI

Los lemas comerciales tienen por finalidad complementar una marca.
Como es sabido, existen diversos tipos de signos: denominaciones de
origen, marcas, nombres comerciales, entre otros. Cada signo tiene su
propio tratamiento legal diferenciado De una forma sorprendente, el
Indecopi ha venido aceptado que las solicitudes de lemas comerciales
se presenten con referencia a un nombre comercial y no una marca. No
se trata, como puede verificar el lector atento, de una cuestión
interpretable. La normativa es expresa al indicar que el lema comercial
complementa marcas y la solicitud debe señalar cuál será la marca a la
cual el lema estará asociado.
La lectura del Indecopi, en consecuencia, es ilegal. Sería cuestionable
que citemos casos de lemas comerciales otorgados y vigentes para
complementar nombres comerciales; por eso, y en la necesidad de dar
ejemplos de la problemática que aquí apuntamos, emplearemos
referencias a lemas que ya no se encuentran vigentes (pero que
estuvieron vigentes) o solicitudes que fueron denegadas (pero no por
complementar un nombre comercial sino por otras razones).

8
18
CAMACHO, Ricardo. La posibilidad de confusión y la confusión efectiva de signos distintivos en el
mercado. 2004. pp. 14. [Consultado el 15.06.2016].
JURISPRUDENCIA VINCULANTE
Dentro del Expediente N°237590-2005, el Tribunal de Defensa de la
Competencia y de la Propiedad Intelectual en su resolución N° 1321-
2005/TPI-INDECOPI estableció el siguiente criterio:
Mediante Resolución N° 422-1998-TPI-INDECOPI de fecha 25 de abril
de 1998, se estableció con carácter de observancia obligatoria los
requisitos de registrabilidad exigidos a los lemas comerciales.
Cabe señalar que, si bien la mencionada Resolución fue emitida a la luz
de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, teniendo
en cuenta que la actual Decisión 486 mantiene el mismo tratamiento
legal a los lemas comerciales, y dado el carácter general del precedente,
este criterio interpretativo puede ser aplicado al presente caso. En dicha
Resolución, la Sala estableció lo siguiente:
 El objeto de toda publicidad en el tráfico económico es la promoción de
las ventas propias. La publicidad busca que el potencial consumidor (a
través de información o sugestión) concentre su atención en un producto,
servicio o empresa, para inducirlo a la adquisición del producto, la
contratación del servicio o de la empresa. En tal sentido, el lema
comercial (conocido también en la doctrina comparada como Frase
Publicitaria) debe tener capacidad publicitaria a fin de que pueda cumplir
su función en el mercado.
 El lema comercial como signo distintivo constituye un elemento de la
propiedad industrial, al cual le son aplicables los requisitos y
consecuencias jurídicas de todo signo distintivo en especial y de todo
elemento de propiedad industrial en general.
 Así, para que un lema comercial pueda acceder a registro como un signo
distintivo y, consecuentemente, se confiera a su titular un derecho
exclusivo al uso del mismo, es necesario que éste (al igual que la marca
que publicita) sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de
representación gráfica. Además, no debe estar incurso en las causales
de prohibición al registro contenidas en los artículos 82 y 83 por remisión
del artículo 120 de la Decisión 344 (artículos
8 135 y 136 por remisión del
artículo 179 de la Decisión 486).
 A este respecto, debe tenerse en cuenta que el derecho de exclusiva
que otorga a su titular el registro de un lema comercial supone - además
de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para publicitar
determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión
positiva del derecho) - una facultad de exclusión o abstención que el
titular del lema puede exigir de los terceros (dimensión negativa del
derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos,
vocablos, frases o gráficos que constituyen el lema con relación a tales
productos o servicios. Esto constituye en última instancia una dificultad
para que terceros puedan acceder al mercado, y por esta razón se
excluye del registro a los lemas que no cumplan con los requisitos para
constituirse en signos distintivos. Caso contrario, el derecho exclusivo de
un lema tendría efectos anticompetitivos: se privaría a los demás
empresarios de un medio indispensable para competir en el mercado.
 Un lema comercial cumplirá con el requisito de distintividad para acceder
al registro en la medida que no sea percibido únicamente como un texto
puramente promocional, sino cuando goce en sí mismo de la aptitud
distintiva necesaria para permitir su diferenciación en relación a la marca
que publicita. Por ello, no se podrá registrar como lema comercial una
frase simple o banal que sin fantasía alguna se limite a alabar los
productos o servicios que se desee publicitar.
 La distintividad del lema no puede basarse sólo en la presencia de una
marca registrada al interior del mismo, ya que con ello se llegaría a una
situación absurda: bastaría a la competencia sustituir esa marca por la
propia para poder usar el lema registrado sin cometer infracción.
 La vinculación entre el lema comercial y la marca se produce por el
hecho que el primero tiene como función primordial publicitar a la
segunda. No en vano se le ha asignado al lema comercial la noción de
complementariedad respecto de la marca, así como la supeditación de su
existencia a la vigencia de la marca que promociona.
 En virtud de las consideraciones anteriores, puede suceder que un lema
cumpla perfectamente una función publicitaria
8 en el mercado, pero i)
carezca de carácter distintivo), ii) designe o describa el producto o
 servicio al que se refiere, o iii) transgreda los derechos de terceros (caso
de utilización de un lema que genera un riesgo de confusión con un signo
registrado o previamente solicitado). Tales lemas comerciales no pueden
acceder al registro.

DIFERENCIA CON LA MARCA

El lema se diferencia de la marca principalmente en que sólo puede consistir,
en una palabra, frase o leyenda y no en figuras o sonidos. Dada su misión
publicitaria de la marca a la cual se asocia, es normalmente sugestivo de las
características de la marca. Por ello es común que consista en una frase o una
leyenda. Es importante tener en cuenta que siempre es accesorio a la marca,
es decir, es necesario que la marca que identifica el producto o servicio esté
registrada. (Comercio).

LEGISLACIÓN COMPARADA
Existen varias definiciones y funciones del lema comercial en las diferentes
legislaciones, pero en esencia todas llevan a la identificación del lema
comercial como un signo distintivo que merece protección para el goce efectivo
de las empresas y sus titulares.

En la legislación cubana, como en casi todas las legislaciones, su registro es

constitutivo de derechos, constituye un instrumento publicitario, y sobre todo
debe presentar originalidad.

Analizando el Derecho Comparado y la Doctrina, podemos mencionar que la

Ley No 35 De Propiedad industrial de Panamá en su Artículo 156, titula los
Lemas Comerciales como Expresiones o Señales de Propaganda, todo
anuncio, leyenda, lema, frase, combinación de palabras, diseño o grabado, que
sea original y se utilice para atraer consumidores o usuarios.

A comparación de nuestra Legislación a Decisión 486 de la Comunidad Andina

en sus Artículos del 175 al 178, contempla como Lema Comercial: toda
palabra, frase o leyenda que se usa como complemento de una marca, al igual
que México, donde la ley concede al lema comercial la función de
complementariedad respecto a la marca, 8lo cual implica que éste debe ser
capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. Por ello, la
distintividad que se le exige al lema comercial, no puede basarse sólo en la
presencia de la marca registrada al interior de la frase publicitaria, sino en el
contenido intrínseco mismo.

En los Estados Unidos de América se ha establecido que un lema comercial y

en general toda combinación de palabras es susceptible de emplearse como
marca, en la medida en que sean utilizados para distinguir los bienes y
servicios de los demás competidores y no consistan simplemente en palabras
comunes que expresen un mensaje corriente o usual en el giro al cual el lema
esté orientado. Bajo los principios que inspiran las normas comunes sobre
competencia desleal, el uso indebido del lema comercial siempre ha sido objeto
de prevención como una forma de evitar el riesgo de confusión en los
consumidores.

La Junta de Apelación (The Trademark Trial and Appeal Board) de la Oficina

de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) ha
establecido en reiteradas ocasiones que para que el lema comercial acceda a
registro debe cumplir con ser ingenioso, inteligente, atractivo y contar por lo
menos con un mínimo de distintividad y cierto grado de ingeniosidad en su
fraseología. De no ser así, se considera que el lema comercial no es apto para
obrar como un elemento distintivo, ni será indicativo de la procedencia
empresarial del producto o servicio; razón por la cual los lemas comerciales
comunes y altamente descriptivos no son susceptibles de acceder a registro.
Otro factor que se toma en cuenta para el acceso de un lema comercial al
registro es la distintividad en cuanto a su estructura. Si su empleo dentro de
una determinada forma o presentación no destaca, el lema comercial no
funcionará como signo distintivo ni podrá registrarse. Lo mismo ocurrirá si éste
consiste en la forma necesaria para designar un determinado producto o
servicio, ya que tal hecho implicaría interferir con la libertad de los
competidores de usar designaciones descriptivas en el comercio.

En México, los lemas comerciales (conocidos como avisos comerciales) se

protegen a través de un sistema de registro ante el Instituto Mexicano de
Propiedad Industrial (IMPI). El Artículo 99º de la Ley de Propiedad Industrial de
8
ese país, considera al lema comercial como toda frase u oración que tenga por
objeto anunciar productos o servicios al público, establecimientos o
negociaciones comerciales, para distinguirlos fácilmente de los de su especie.

CAPITULO SEGUNDO
CONTRATO DE AUTORIZACIÓN DE LEMA COMERCIAL
AUTORIZACIÓN PARA USO DE DENOMINACIÓN

Conste por el presente documento el CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE

DENOMINACIÓN SOCIAL, que celebran:
8
Partes
DE UNA PARTE
 Coser Fax. identificado con RUC. N° 60475671777, con domicilio en Av.
Miguel Grau N° 563, distrito de San Juan, provincia y departamento de Iquitos,
debidamente representado por su Gerente General, el señor Jorge Francisco
Fax Gonzales, identificado con DNI N° 45659876, quien fue designado
mediante Acuerdo de Directorio N° 09-20D-2016 de fecha 05 de octubre del
2016 y cuyos poderes se encuentran en trámite de inscripción en la Partida
Electrónica N° 45039284 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona
Registral N° V - sede Iquitos, y cuyos poderes se encuentran pendientes de
inscripción en la Partida Electrónica N° 24039257 del Registro de Personas
Jurídicas de la Zona Registral N° V - sede Iquitos, a quien en adelante se le
denominará EL LICENCIANTE.

DE LA OTRA PARTE

 Jeans Loks. Identificado con RUC N° 38273894728, con domicilio en Calle.

San Lorenzo N° 456, distrito de Iquitos, provincia y departamento de Loreto,
debidamente representado por su Gerente General, la sr. Juan Meza Flores,
identificada con DNI N° 45983478. a quien en adelante se le denominará EL
LICENCIATARIO.

AUTORIZA a Jean Loks, para utilizar la denominación social, marca o nombre

comercial, de titularidad perteneciente a la entidad autorizante, en medios digitales o
análogos de divulgación o comunicación, destinados a la publicación o promoción de
la empresa Coser Fax.
Esta autorización no significa la transmisión, cesión o licencia de cualquiera de estos,
para comercializar productos y/o servicios propios o de terceros, en nombre y/o por
cuenta de la entidad autorizante, sino un mero permiso para concluir la denominación
social y/o los signos distintivos en los materiales, tangibles o intangibles, publicitarios o
promocionales de COSER FAX.

El presente Contrato se celebra en los términos y condiciones siguientes:

PRIMER. - LA MARCA
El LICENCIANTE es titular de la marca (denominación y signo) de “COSER FAX”, en
las clases 24, 25 y 26 de la Nomenclatura Oficial, encontrándose debidamente
registrada en el Registro de la Propiedad Industrial del INDECOPI, bajo los
Certificados N° 00047122, N° 00034450 y Nº 00031744, adelante.

SEGUNDO. - OBJETO
Por el presente Contrato, y de acuerdo con los artículos 162º de la Decisión Nº 486 –
Régimen Común sobre Propiedad Industrial y 63º del Decreto Legislativo Nº 1075 –
Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de
la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre
Propiedad Industrial, EL LICENCIANTE concede 8 a favor de EL LICENCIATARIO lo
siguiente:
El uso de la marca “COSER FAX” a la que se hace referencia en el numeral 2.1 de la
Cláusula Segunda de este Contrato.

TERCERO. - ALCANCES DE LA LICENCIA

La marca “COSER FAX”, deberá ser reproducida según las medidas, moldes y
formas especificadas en el Registro de la Propiedad Industrial del INDECOPI, bajo los
certificados señalados en el numeral 2.1 de la Cláusula Segunda, según manual de
uso del logotipo.

CUARTO. -OBLIGACIONES DEL LICENCIATARIO:

1. No transferir total ni parcialmente a terceros, los derechos y obligaciones que
adquiere mediante el presente Contrato.

2. Utilizar LA MARCA exclusivamente para los bienes y servicios al que se refiere el

numeral 4.1 de la Cláusula Cuarta.

3. No utilizar LA MARCA en actividades cuya finalidad sea la recaudación de fondos o

ingresos de forma directa o indirecta a favor del LICENCIATARIO o de terceras
personas.

4. La utilización de LA MARCA, deberá ser utilizada para divulgar o informar de los

programas de vivienda del LICENCIATANTE de manera gratuita.

5. El LICENCIATARIO no podrá modificar ni alterar LA MARCA de ninguna forma.

6. El LICENCIATARIO deberá utilizar LA MARCA sola o como sustantivo, no debiendo

utilizar ningún tipo de slogan que no esté autorizado expresamente por el
LICENCIATARIO.

QUINTO. - OBLIGACIONES DEL LICENCIANTE

Es obligación del LICENCIANTE ceder el uso de la marca señalada en la Cláusula
Segunda del presente Contrato y realizar todas las actividades necesarias para
conservar el buen uso de las mismas.

SEXTO. - PLAZO
El plazo de duración del presente contrato de Licencia de Uso de Marca será de un
dos contados desde la suscripción del mismo.

SÉPTIMO. - PAGO Y CONTRAPRESTACIONES

Las partes acuerdan el pago de una cantidad ascendiente a S/. 30,000.00 como
remuneración de la cesión, sin incluir los impuestos que pudieran derivar de esta
operación.

EL LICENCIATARIO, asumirá todos los gastos que genere la ejecución del presente
Contrato.

Suscrito en IQUITOS, a los 2 días del mes de Setiembre del 2022, por duplicado, en
señal de conformidad de las partes.

--------------------------------
 LICENCIANTE
------------------------------------
LICENCIATARIO

PRESENTACIÓN DEL CASO: BREVE RESUMEN DE LOS

ANTECEDENTES

RESOLUCIÓN N° 0376-2010/TPI-INDECOPI
Expediente N° 386869-2009
SOLICITANTE: Automotores Gildemeister S.A.

REGISTRO DE LEMA COMERCIAL – Denominaciones descriptivas

Lima, diez de febrero de dos mil diez.

ANTECEDENTES
Con fecha 17 de abril de 2009, Automotores Gildemeister S.A. (Chile)
solicitó el registro del lema comercial PLAN AUTOSEGURO
GILDEMEISTER, para usarse como complemento de la marca de servicio
GILDEMEISTER, inscrita bajo Certificado Nº 23720, que distingue servicios
de reparación de vehículos, de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución Nº 14876-2009/DSD-INDECOPI de fecha 31 de
agosto de 2009, la Dirección de Signos Distintivos denegó de oficio el
registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:

(i) El signo solicitado PLAN AUTOSEGURO GILDEMEISTER no puede

ser admitido a registro toda vez que no contiene ningún elemento
que permita realzar la distintividad de la marca de servicio
GILDEMEISTER, ya que la denominación PLAN AUTOSEGURO tan
sólo se limita a informar acerca de la finalidad que tienen los
servicios que identifica la marca que se pretende publicitar, esto es,
que los mismos forman parte de un proyecto o programa destinado a
la seguridad o protección de los automóviles o a la protección frente
8
a los riesgos de accidentes personales con automóviles.
(ii) Cabe precisar que, si bien el lema presenta la denominación
GILDEMEISTER, no puede pretender basar su distintividad en la
presencia de dicho término en tanto corresponde a la marca de
servicio al cual se vincula dicho lema, debiendo descansar la
distintividad en la frase publicitaria en sí misma y no en la alusión del
signo distintivo al que se pretende asociar o promocionar.
(iii) En atención a lo antes expuesto, el signo solicitado no reúne el
requisito de distintividad, razón por la cual se encuentra incurso en la
prohibición de registro contenida en el artículo 135 inciso b) de la
Decisión 486.

Con fecha 23 de setiembre de 2009, Automotores Gildemeister S.A.

interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

(i) El lema comercial PLAN AUTOSEGURO es un lema evocativo que

pretende realzar el carácter distintivo de su marca registrada.
(ii) El lema comercial busca realzar las características de su marca
registrada, sugiriendo que la misma se asocia a confianza, seguridad
y garantía al momento de elegir.
(iii) Lo que su lema busca publicitar es la sensación de seguridad,
confianza y tranquilidad, al evocar en la mente del público la idea de
óptima calidad, en los servicios de reparación y mantenimiento, el
respaldo técnico, el nivel de sus vendedores, entre otras
características.
(iv) La denominación PLAN posee distintas acepciones, tales como,
altitud o nivel, intención, proyecto, modelo sistemático de una
actuación pública o privada, que se elabora anticipadamente para
dirigirla y encauzarla; escrito en que sumariamente se precisan los
detalles para realizar una obra; dieta, régimen de vida,
especialmente alimenticio, entre otras.
(v) El prefijo AUTO es una raíz morfológica que tiene varias
acepciones, como autonomía, que trabaja por cuenta propia, por uno
mismo, entre otras.
8
(vi) La palabra SEGURO también posee distintas acepciones, tales
como; libre y exento de todo peligro, daño o riesgo; cierto,
 indubitable y en cierta manera infalible; firme, constante y que no
está en peligro de faltar o caerse; no sospechoso; seguridad,
certeza, confianza; lugar o sitio libre de todo peligro, entre otras
acepciones.
(vii) Por lo anterior, la denominación PLAN AUTOSEGURO constituye un
signo evocativo, toda vez que el público deberá efectuar algún
esfuerzo de imaginación, a fin de vincular el signo y el servicio.

CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el lema comercial
solicitado reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por ley.

ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes Se ha verificado lo siguiente:
(a) Automotores Gildemeister S.A. (Chile) es titular de la marca de
servicio GILDEMEISTER, que distingue servicios de
reparación de vehículos, de la clase 37 de la Nomenclatura
Oficial, inscrita bajo Certificado Nº 23720, vigente hasta el 22
de noviembre de 2010.
(b) Se encuentran registradas en la clase 37 de la Nomenclatura
Oficial, a favor de diversos titulares, distintas marcas que
incluyen en su conformación el término PLAN, tales como:
PLAN AMIGO IMAGINA y logotipo (Certificado Nº 50416),
PLAN MI VIVIENDA (Certificado Nº 30570), entre otras. c) Se
encuentran registradas en la clase 37 de la Nomenclatura
Oficial, a favor de distintos titulares, diversas marcas que
incluyen en su conformación la denominación SEGURO, tales
como: JUAN SEGURO y logotipo (Certificado Nº 31213), SR
SEGUROC y logotipo (Certificado Nº 40610), RÍMAC
SEGUROS y logotipo (Certificado Nº 56810), entre otras.
(c) Se encuentran registradas en la clase 37 de la Nomenclatura
Oficial, a favor de distintos titulares, diversas marcas que
incluyen en su conformación la denominación SEGURO, tales
como: JUAN SEGURO y logotipo
9 (Certificado Nº 31213), SR
 SEGUROC y logotipo (Certificado Nº 40610), RÍMAC
SEGUROS y logotipo (Certificado Nº 56810), entre otras.
2. Cuestión previa
Previamente a efectuar el examen de registrabilidad del lema
comercial solicitado PLAN AUTOSEGURO GILDEMEISTER, se
advierte que mediante Resolución Nº 14876-2009/DSD-
INDECOPI de fecha 31 de agosto de 2009, la Dirección de Signos
Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado al
considerar que éste se encontraba incurso en la prohibición de
registro establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486,
referida a la falta de distintividad de los signos.
Sin embargo, de la revisión de la resolución en cuestión, se
desprende que la denegatoria del signo solicitado se sustenta en
el carácter descriptivo del referido signo, supuesto que se
encuentra contemplado en la prohibición de registro establecida
en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486. En ese sentido,
corresponde a la Sala pronunciarse sobre el supuesto carácter
descriptivo del lema comercial solicitado a registro PLAN
AUTOSEGURO GILDEMEISTER.
3. Carácter y requisitos de registrabilidad del lema comercial
Mediante Resolución N° 422-1998-TPI-INDECOPI de fecha 25
de abril de 199819 , se estableció con carácter de observancia
obligatoria los requisitos de registrabilidad exigidos a los lemas
comerciales. Cabe señalar que, si bien la mencionada Resolución
fue emitida a la luz de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo
de Cartagena, teniendo en cuenta que la actual Decisión 486
mantiene el mismo tratamiento legal a los lemas comerciales, y
dado el carácter general del precedente, este criterio
interpretativo puede ser aplicado al presente caso. En dicha
Resolución, la Sala estableció lo siguiente:

19
Recaída en el expediente Nº 280074 relativo a la solicitud
9 de registro del lema comercial SABOR Y
COLOR presentada por Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. Precedente de observancia
obligatoria en relación a los requisitos de registrabilidad exigidos al lema comercial, publicada en el
Diario Oficial El Peruano con fecha 19 de junio de 1998 (pp. 160853 a 160857).
 El objeto de toda publicidad en el tráfico económico es la promoción de
las ventas propias. La publicidad busca que el potencial consumidor - a
través de información o sugestión - concentre su atención en un
producto, servicio o en una empresa, para inducirlo a la adquisición del
producto, la contratación del servicio o de la empresa. En tal sentido, el
lema comercial - conocido también en la doctrina comparada como frase
publicitaria - debe tener capacidad publicitaria a fin de que pueda cumplir
su función en el mercado.
 El lema comercial como signo distintivo constituye un elemento de la
propiedad industrial, al cual le son aplicables los requisitos y
consecuencias jurídicas de todo signo distintivo en especial y de todo
elemento de propiedad industrial en general.
 Así, para que un lema comercial pueda acceder a registro como un signo
distintivo y, consecuentemente se confiera a su titular un derecho
exclusivo al uso del mismo, es necesario que éste - al igual que la marca
que publicita - sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de
representación gráfica. Además, no debe estar incurso en las causales
de prohibición al registro contenidas en los artículos 82 y 83 por remisión
del artículo 120 de la Decisión 344 (artículos 135 y 136 por remisión del
artículo 179 de la Decisión 486).
 A este respecto, debe tenerse en cuenta que el derecho de exclusiva que
otorga a su titular el registro de un lema comercial supone - además de la
facultad de utilizarlo en el tráfico económico para publicitar determinados
productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del
derecho) - una facultad de exclusión o abstención que el titular del lema
puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho),
sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos,
frases o gráficos que constituyen el lema con relación a tales productos o
servicios. Esto constituye en última instancia una dificultad para que
terceros puedan acceder al mercado, y por esta razón se excluye del
registro a los lemas que no cumplan con los requisitos para constituirse
en signos distintivos. Caso contrario, el derecho exclusivo de un lema
9
tendría efectos anticompetitivos: se privaría a los demás empresarios de
un medio indispensable para competir en el mercado.
  Un lema comercial cumplirá con el requisito de distintividad para acceder
al registro en la medida que no sea percibido únicamente como un texto
puramente promocional, sino cuando goce en sí mismo de la aptitud
distintiva necesaria para permitir su diferenciación con relación a la
marca que publicita. Por ello, no se podrá registrar como lema comercial
una frase simple o banal que sin fantasía alguna se limite a alabar los
productos o servicios que se desee publicitar.
 La distintividad del lema no puede basarse sólo en la presencia de una
marca registrada al interior del mismo, ya que con ello se llegaría a una
situación absurda: bastaría a la competencia sustituir esa marca por la
propia para poder usar el lema registrado sin cometer infracción.
 La vinculación entre el lema comercial y la marca se produce por el
hecho de que el primero tiene como función primordial publicitar a la
segunda. No en vano se le ha asignado al lema comercial la noción de
complementariedad respecto de la marca, así como la supeditación de su
existencia a la vigencia de la marca que promociona. 20
 No puede tampoco permitirse que el concepto o idea que el lema
comercial pretenda transmitir a los consumidores a través de la
conjunción de las palabras que lo conforman constituya una expresión
genérica o descriptiva con relación a los productos o servicios que la
marca que publicita distingue, en la medida que tal circunstancia
dificultaría que los competidores puedan promocionar en el
correspondiente sector del mercado otra marca de producto o servicio
utilizando dicha expresión genérica o descriptiva. Por lo anterior, es mejor
dejar libres estas expresiones para que puedan ser utilizadas por todos
los competidores.
 En virtud de las consideraciones anteriores, puede suceder que un lema
cumpla perfectamente una función publicitaria en el mercado, pero: i)

20
Al respecto, conviene mencionar lo expuesto por Areán Lalín, quien al comentar la relación entre el
lema comercial y la marca en el contexto del Régimen Común sobre Propiedad Industrial del Pacto
Andino, considera al lema comercial como una figura de muy dudosa autonomía frente a la marca,
aunque le reconoce cierta particularidad: “En rigor, el lema comercial es un signo seleccionado por un
empresario para distinguir sus productos o servicios; y, por tanto, tiene el mismo objeto específico que
la marca. De ahí que en Europa se conozca esta modalidad 9 de signo distintivo como marca - slogan; esto
es, como una clase o variedad de marcas con una estructura singular…” (subrayado nuestro). La
Protección de los Signos Distintivos en el Comercio, Revista de la Propiedad Industrial, Año 1996,
Número 5, Montevideo, Uruguay, p. 12.
 carezca de carácter distintivo), ii) designe o describa el producto o
servicio al que se refiere o iii) transgreda los derechos de terceros (caso
de utilización de un lema que genera un riesgo de confusión con un signo
registrado previamente solicitado) 21 . Tales lemas comerciales no pueden
acceder al registro.

La Sala hace notar que existen importantes concordancias entre lo establecido

en la resolución antes mencionada y la interpretación prejudicial de los artículos
11822 y 12223 de la Decisión 344, realizada por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina en el Proceso N° 74-IP-2001 24 , en la cual se afirma que “El
lema comercial es un signo distintivo, y al igual que las marcas, que las
denominaciones de origen o que el nombre comercial, buscan la protección
general del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en
confusión.”

En dicha interpretación prejudicial, se señala, asimismo, que:

- “La función de complementariedad encomendada al lema comercial

implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca
que publicita.
- En razón de lo cual, debe gozar por sí mismo, de la distintividad
requerida para cumplir dicha función.” “...con respecto al carácter
complementario, implica que su distintividad no puede basarse sólo en la
presencia de la marca registrada al interior del mismo; y que tampoco
podrán registrarse como lema comercial las frases simples, comúnmente
utilizadas para promocionar productos; las frases sin fantasía alguna que
se limiten a alabar los productos o servicios distinguidos con la marca
que se publicita; así como las frases genéricas y descriptivas con
relación a los productos o servicios que la marca que publicite distinga.”
- “La distintividad es la característica esencial y función primigenia que
debe reunir todo signo en el mercado para ser susceptible de registro.
21
El uso de lemas comerciales que transgreden los derechos de terceros es susceptible de generar una
acción por infracción de derechos de propiedad industrial (cuando se infringen derechos de exclusiva)
22
Artículo 118.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de
conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.9
23
Artículo 122.- Serán aplicables a esta Sección, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Capítulo
de Marcas de la presente Decisión.
24
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 765 del 27 de febrero de 2002.
 Asimismo, el lema debe poseer un mínimo de novedad, esto es, no
haber sido utilizado en el mercado.”
- “Finalmente, la Decisión 344 consagra la protección comunitaria andina
de otros signos distintivos como el nombre, la enseña y el lema
comercial a los que les es aplicable el requisito de distintividad para
efectos de proteger al público consumidor de la posibilidad de confusión
en la identificación y elección de productos y servicios.”

De lo anterior, se desprende que el Tribunal Andino ha determinado que no

puede ser objeto de registro aquellos lemas comerciales que no gocen en sí
mismos de un mínimo grado de distintividad, ello a fin de evitar que los
consumidores puedan ser inducidos a confusión.

Carácter del lema comercial solicitado.

Aplicación al caso concreto En el presente caso, el lema comercial
PLAN AUTOSEGURO GILDEMEISTER ha sido solicitado para
publicitar la marca de servicio GILDEMEISTER, que distingue
servicios de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial. Al respecto, la
Sala considera que el lema comercial solicitado PLAN
AUTOSEGURO GILDEMEISTER informa directamente al público
usuario acerca de las características de los servicios que pretende
publicitar.

En efecto, la denominación PLAN que conforma el lema comercial

solicitado a registro, hace referencia al conjunto de componentes de
una póliza (suma asegurada, deducible, coaseguro, etc.) que indican
al asegurado los beneficios a que tiene derecho 25 . Por otro lado, el
término AUTOSEGURO hace referencia a un seguro aplicado a
automóviles; por lo que, la denominación PLAN AUTOSEGURO, de
manera conjunta, será percibida por el público usuario como una
referencia a que los servicios de reparación de vehículos que
pretende publicitar, se encuentran relacionados con una póliza para
automóviles, la cual cubrirá los diversos gastos que se generen.

9
25
Al respecto véase http://www.gnp.com.mx/gnp/clientes.nsf/(TPNID)/NT0000E7A6
 Cabe señalar, que si bien el lema comercial PLAN AUTOSEGURO
GILDEMEISTER contiene la denominación que constituye la marca
que publicita (GILDEMEISTER), ello no le confiere la distintividad
necesaria para acceder al registro, ya que la distintividad del lema no
puede basarse sólo en la presencia de una marca al interior del
mismo, ya que con ello se llegaría a una situación absurda: bastaría
a la competencia sustituir esa marca por una propia para poder usar
el lema registrado sin cometer infracción.

Por lo expuesto, el lema comercial solicitado se encuentra incurso

en la prohibición establecida en el artículo 135 inciso e) de la
Decisión 486, aplicable por remisión del artículo 179 de dicha norma,
por lo que no corresponde acceder a su registro. No obstante, lo
anterior, conviene señalar que la denegatoria del registro del lema
comercial PLAN AUTOSEGURO GILDEMEISTER no es
impedimento para que Automotores Gildemeister S.A. pueda
utilizarlo en la publicidad y promoción de sus servicios, ya que, si
bien no resulta registrable, al no cumplir los requisitos de ley, puede
ser utilizado, pero sin el carácter de exclusiva que otorga el registro
de un signo distintivo26.

RESOLUCIÓN DE LA SALA
CONFIRMAR la Resolución Nº 14876-2009/DSD-INDECOPI de fecha 31
de agosto de 2009, que DENEGÓ el registro del lema comercial PLAN
AUTOSEGURO GILDEMEISTER, solicitado por Automotores Gildemeister
S.A.

Con la intervención de los Vocales: María Soledad Ferreyros Castañeda,

Néstor Manuel Escobedo Ferradas, Virginia María Rosasco Dulanto y
Edgardo Enrique Rebagliati Castañón MARIA SOLEDAD FERREYROS
CASTAÑEDA presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual

26
El registro de un signo otorga a su titular un derecho de exclusiva, el cual supone, además de la
facultad de utilizarlo en el tráfico económico para designar o publicitar determinados productos o
servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho),
9 una facultad de exclusión o abstención
que el titular del signo puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del
tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el signo en relación
a tales productos o servicios.
CONCLUSIONES

9 frase o leyenda utilizada como

Se entiende por lema comercial, la palabra,
complemento de una marca. Es bastante difícil que una sola palabra funcione
como lema comercial pues usualmente se constituye por una frase bastante
corta. En el terreno del marketing, al lema comercial se le conoce como
eslogan.

Por ello, determinamos que se basa a una palabra, frase o leyenda utilizada
como complemento de una marca. Se trata por tanto de un signo que se añade
a la marca para completar su fuerza distintiva y procurar la publicidad comercial
del producto o servicio que constituye su objeto.

Es preciso mencionar que el uso de lemas comerciales que transgreden los

derechos de terceros es susceptible de generar una acción por infracción de
derechos de propiedad industrial (cuando se infringen derechos de exclusiva.

En consecuencia, los lemas comerciales solamente pueden ser

denominativos. La complementariedad del lema comercial implica que éste
debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. Su aptitud
distintiva podrá determinarse en la medida que no sea percibido únicamente
como un texto promocional, pudiendo diferenciarse con relación a la marca que
publicita. La capacidad publicitaria promueve que el potencial consumidor (a
través de información) concentre su atención en un producto, servicio o
empresa, y finalmente, su carácter novedoso condiciona que el lema no haya
sido utilizado en el mercado.

9
RECOMENDACIONES
 Use palabras impactantes: Asegúrese de incluir en su mensaje palabras
fuertes e impactantes. Las palabras impactantes dejan una impresión
mucho más duradera en la gente, y el objetivo principal de cualquier
lema es ser recordado. Además, un lenguaje contundente también le
ayuda a sonar seguro y digno de confianza, transformando su lema de
ordinario en uno convincente.
 Establezca una conexión emocional: Las estadísticas de branding
afirman que el 65% de las personas han establecido una conexión
emocional con una marca. Los clientes que tienen un vínculo emocional
con una marca son un 50% más valiosos que los clientes altamente
satisfechos. Los beneficios de despertar un sentimiento en su audiencia
son innegables, por lo que las empresas pretenden evocar ciertas
emociones con sus contenidos escritos, especialmente los lemas.
 Ponga a sus clientes en primer lugar: Un lema impactante se centra en
los clientes, no en la empresa. Por muy tentador que sea, evite describir
las características de sus productos o lo excelentes que son sus
servicios. En su lugar, destaque los beneficios de sus
productos/servicios, mostrando cómo pueden mejorar la vida de las
personas.
Hay lemas tan diversos como marcas. Pero lo que tienen en común
todos los que tienen éxito es su concisión, el uso de palabras
impactantes, la conexión emocional y el énfasis en los clientes más que
en la propia empresa.

NOMBRE COMERCIAL

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación se llevó a cabo a través de una
organización, un plan de estudio. Con esto esperamos que los lectores puedan
9
encontrar sus objetivos de búsqueda.
Uno de los temas más interesantes que nos presenta la Propiedad Industrial
son los llamados signos distintivos. Estas figuras permiten a los consumidores,
en el mercado, obtener información respecto de las actividades comerciales,
productos o servicios que ofrecen los proveedores a diestra y siniestra. Es por
eso por lo que se les atribuye entre sus principales funciones la indicación de
determinado origen empresarial y la condensación de una determinada
reputación. Asimismo, se entiende que las marcas y signos distintivos en
general son una ingeniosa figura legal para conceder una titularidad sobre el
prestigio de un producto.
A diario se crean negocios, empresas, marcas, nombres comerciales, etc. Todo
este auge del comercio tiene implicancias jurídicas, que muchas veces no son
contempladas por los agentes comerciales al momento de la formación de
nuevas empresas. En el presente trabajo nos centraremos específicamente en
el nombre comercial. Uno de los problemas que surgen entre el nombre
comercial y la marca es el impedimento del registro de una marca impedido por
la existencia de un nombre comercial similar que fue usado en un momento
anterior al de la solicitud de registro de la primera. Es este supuesto específico,
el que será materia de análisis en la presente investigación. Así, en la primera
parte resumiremos las características y funcionalidades diferentes de los
nombres comerciales. Así como haremos un breve análisis del caso
CORTEFIEL, recaído en el expediente N° 366141-2008, resolución N° 1525-
2010/TPIINDECOPI.

Entonces con este trabajo esperamos que las personas relacionadas o que
quieran ser conocedoras de este tema, logren entender los términos, fines y
todo desarrollado al interior de esta investigación monográfica.

RESUMEN
1
El tema de esta investigación se incardina en el sector del Derecho mercantil
conocido como propiedad industrial. Más concretamente, en el marco de las
modalidades de propiedad industrial que tienen por finalidad aportar
transparencia al mercado mediante la identificación y diferenciación de las
distintas realidades empresariales: los signos distintivos de la empresa stricto
sensu.

Esta categoría jurídica hace referencia a aquellos signos sobre los que el
empresario ostenta un derecho de exclusiva designado legalmente, desde sus
orígenes, como derecho de propiedad. Nos referimos, en particular, al nombre
comercial. En la actualidad, esta es una modalidad de signos distintivos que se
someten a inscripción registral. Se trata, además, de las únicas junto a la
marca que nuestro sistema legal les reconoce una tutela jurídica plena. Como
se desprende de su título, esta obra tiene por objeto principal la figura del
nombre comercial. Su propósito esencial estriba en abordar su estudio desde
una perspectiva global, analizando sus distintas dimensiones —conceptual,
funcional, normativa, registral, comparada y conflictual— con la finalidad de
evaluar el papel que desempeña en el sistema legal nacional y la conveniencia
de mantener o no su actual configuración como signo distintivo merecedor de la
protección legal derivada de su registro. Este objetivo general exige la
realización de una serie de cometidos que conducen en último término a
desentrañar la naturaleza jurídica del nombre comercial.

CAPÍTULO PRIMERO

EL NOMBRE COMERCIAL

1. ASPECTOS TEORICOS DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS

Existe consenso en la doctrina respecto a la definición que nos presentan los

autores de los signos distintivos. Así, para GAMBOA VILELA 27 , SEGURA
GARCÍA28 y CASTRO GARCÍA29, los signos distintivos son medios
identificadores e instrumentos de comunicación que utiliza el empresario para

27
1 del comercio. Lima, 2004, p. 4. [Consultado el
GAMBOA VILELA, Patricia. Los signos distintivos – Instrumentos
01.03.2016].
28
SEGURA GARCÍA, María. Derecho penal y Propiedad Industrial. Alicante: Civitas, 1995, p. 174.
29
CASTRO GARCÍA, Juan. La Propiedad Industrial. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2009, p. 41.
distinguir e identificar en el tráfico mercantil: su empresa, su establecimiento de
comercio, los productos que fabrica o comercializa o los servicios que presta.
Son el elemento más importante del vínculo entre el comerciante y su clientela.

Dentro de la categoría de signos distintivos podemos encontrar a las marcas,

los nombres comerciales, las enseñas, los lemas comerciales, las
denominaciones de origen, las marcas colectivas, las marcas de certificación y
otros. Su característica común es que persiguen ciertas funciones básicas 30:

a) La función de distintividad, mediante la cual se diferencia un elemento

particular en el mercado;
b) La función de origen empresarial, a través de la que se identifica un
elemento con el individuo u empresa que lo produce y/o ofrece en el
mercado;
c) La función de reputación o Good Will 31 , que se refiere a la reputación o
imagen en base a la calidad positiva o negativa, del elemento distinguido.
d) La función publicitaria, que hace referencia a que los signos distintivos son
en sí mismos un medio de inducción a la contratación de los servicios,
identificación del comercio o compra de los bienes a los que representan.

Respecto a estas características, la más importante es la referida al origen

empresarial. De ese modo, el INDECOPI deberá cuidar que no exista riesgo
de confusión en el público consumidor, esto forma parte del interés público del
Estado. El fundamento se encuentra en el artículo 65 de la Constitución que
señala: “(…) el Estado garantiza el derecho a la información sobre los bienes y
servicios que se encuentran a disposición de los consumidores en el mercado
(…)”. Por esta razón se deniegan registros que puedan inducir a los
consumidores a confundir marcas o nombres comerciales. Los signos
distintivos funcionan con estructura de derechos negativos (ius excludendi)
que permiten al titular impedir diversos actos de terceros que tengan como
objeto el signo distintivo en concreto. Económicamente, se trata de pequeñas
30
VIBES, Federico. “Derechos de propiedad intelectual”. Buenos Aires: ADHOC, 2009. Citado por MURILLO CHÁVEZ,
Javier. Sobre las marcas en la actualidad. Perú, 2013. [Consultado el 09.03.2016].
31
El Good Will es un anglicismo que significa o hace referencia al buen nombre de una empresa, producto, servicio,
persona, etc. Se trata de un activo de gran valor, puesto que ese buen nombre le permite obtener clientes,
proveedores, créditos, etc. El buen nombre, coloca a una empresa 1 en posición ventajosa frente a la competencia,
facilitándole su incursión o sostenimiento en el mercado. Permitiéndole también, mejores ventas y en muchos
casos, a precios un poco más altos, puesto que el consumidor siempre está dispuesto pagar un poco más por tener
un producto de “marca”, lo que indudablemente le permite tener una mejor rentabilidad.
 estructuras monopólicas a modo de derechos de exclusiva que se le otorgan al
titular luego de una evaluación tras la solicitud de registro de cada tipo de
signo distintivo.

2. DEFINICION DE TERMINOS BASICOS USADOS

 Nombre Comercial: Según la Real Academia Española32 , el Nombre

Comercial es la denominación distintiva de un producto o un
establecimiento. Por otro lado, debe entenderse como aquel signo
distintivo que permite identificar al empresario, su establecimiento
comercial o su actividad comercial. Esto quiere decir, que el nombre
comercial permite diferenciar al empresario mismo de sus competidores,
de tal manera que sus consumidores puedan determinar si están
adquiriendo los productos o servicios del proveedor que ellos desean.
Además, el nombre comercial también distingue al establecimiento
comercial de un empresario. De tal manera que, los consumidores
pueden distinguir el local comercial de su preferencia de los locales de
los demás proveedores.
 Decisión 486: Cuerpo normativo que contiene disposiciones sobre el
régimen común de Propiedad Industrial, aplicable a los Países miembros
de la Comunidad Andina.
 Normas complementarias: Debe entenderse como el conjunto de
normas que adoptan los criterios de la Decisión 486 de la Comunidad
Andina, como es el D.L.1075 2.3.4. Ámbito de protección territorial: Es el
alcance de protección de un signo distintivo, hace referencia a aquella
extensión territorial o la influencia efectiva que debe tener un signo
distintivo para que amerite protección
 Derecho de Propiedad Industrial: Rama del derecho es el derecho
exclusivo que posee una persona física o jurídica sobre una invención
(patentes y modelos de utilidad), un signo distintivo (marcas y nombres
comerciales) o un diseño industrial.
 Ejercicio Exclusivo: Potestad de ejercitar el derecho patrimonial
exclusivo del titular de un signo distintivo, el mismo que permite accionar
1
en caso exista riesgo de confusión.
32
Búsqueda en http://dle.rae.es/?id=QZupnf6
3. CONCEPTO O NATURALEZA JURIDICA DE LOS NOMBRES
COMERCIALES

Del mismo modo que la marca, partiremos dando la definición legal del nombre
comercial que nos ofrece el artículo 190 de la D.486 CAN. Según este “se
entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad
económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o
establecimiento podrá tener más de un nombre comercial (...)”.

TEJADA LOMBARDI, a propósito de la definición que nos ofrece el artículo

anteriormente citado enuncia las características de este signo 33:
 Se trata de un signo distintivo;
 Identifica una actividad económica, una empresa o un establecimiento
mercantil;
 Se puede contar con más de un nombre comercial;
 Puede estar conformado por la denominación social, razón social o la
designación inscrita en el registro respectivo;
 Es independiente de las denominaciones o razones sociales y puede
coexistir con ellas.

El nombre comercial –que en la presente investigación se usará de manera

general e indistinta para referirnos tanto a rótulos, enseñas y nombre comercial
propiamente dicho- también goza de consenso en la doctrina en cuanto a su
definición. Así por ejemplo, CASTRO GARCÍA 34 y BAYLOS CORROZA35, lo
definen como el signo que permite individualizar e identificar a una empresa en
relación con las otras empresas presentes en un mercado. Aquel signo
mediante el cual se explota comercialmente una empresa diferenciando su
actividad de otras actividades idénticas o similares.
Dicho de manera simple, el nombre comercial es el nombre de las empresas
y/o negocios, aquel nombre a raíz del cual todos los consumidores
identificamos los establecimientos a los cuales concurrimos. Se trata del

33
1 2013, p. 2. [Consultado el 05.04.2016].
TEJADA LOMBARDI, Carlos. La Regulación del nombre comercial.
Disponible en:
34
CASTRO GARCÍA. Op. Cit., p. 223-224.
35
BAYLOS CORROZA. Op. Cit., p. 847.
nombre de los negocios o establecimientos a los que acudimos para adquirir
productos o servicios.

El fundamento legislativo internacional de los nombres comerciales es el

artículo 8 del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad
Industrial, en vigor para el Perú desde el 11 de abril de 1995, el mismo que
señala que: “El nombre comercial será protegido en todos los países de la
Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca
de fábrica o de comercio”. Como vemos el nombre comercial constituye una de
las figuras con más arraigo histórico de la propiedad industrial. Es por ello que
no se puede negar la trascendencia del nombre comercial a nivel internacional,
la que ha repercutido en las normas locales de los países y dentro de los
cuales, el Perú no ha sido ajeno36.
A diferencia de las marcas, el nombre comercial tiene un requisito especial. Se
trata de la prueba del uso, la cual se encuentra recogida en el artículo 195 de la
D.486 CAN y según el cual “(…) Los Países Miembros podrán exigir la prueba
de uso, conforme a sus normas nacionales. (…)”.

Concordantemente, el artículo 86 del DL.1075, señala que:

“En los casos que se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre
comercial, usado o registrado, el titular del nombre comercial deberá demostrar
su uso o el conocimiento del mismo en el Perú, por parte del público
consumidor pertinente, para distinguir actividades económicas iguales o
similares a aquellas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la
acción legal”.

De los artículos antes citados, podemos concluir que respecto al nombre

comercial serán tres aspectos los que se deben probar para efectos de su
registro. Primero, se debe probar el primer uso temporalmente. Esto se debe a
que es necesario que exista evidencia del primer uso del nombre comercial en
el mercado para efectos de ver la prevalencia de este derecho generado por el
uso y otros existentes en la dinámica del mercado. Segundo, deberá probarse
1
36
SCHIANTARELLI GONZALEZ, Juan. La regulación del Nombre Comercial en el Perú: rezago y desafío. En:
Derecho PUCP, N° 74. Lima (2015), p. 114.
también exactamente en qué lugares se utiliza el nombre comercial pues esto
demostrará la extensión en la cual se utiliza el mismo. Finalmente, como tercer
punto, se debe probar el uso de nombre comercial relacionado con
determinadas actividades económicas, empresas y/o establecimientos
comerciales.
De esta manera, el solicitante de un nombre comercial o el legítimo titular del
mismo tienen que demostrar el uso del mismo dentro del territorio peruano. De
igual manera y en vista de que el derecho al nombre comercial se adquiere con
el uso, es necesario que el legislador e INDECOPI establezcan un ámbito
geográfico determinado para los nombres comerciales. Por tanto, será posible
que un nombre comercial tenga alcance nacional cuando se demuestre el uso
expandido del mismo. Del mismo modo, el derecho al nombre comercial
termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa
o establecimiento que lo usa37.
En caso de lograrse el registro del nombre comercial, éste tendrá una duración
de diez años contados a partir de la fecha de su registro o depósito, renovables
por períodos iguales38 y su naturaleza es declarativa, es decir, declara el primer
uso del signo en el mercado.

No debemos confundir nombres societarios con nombres comerciales.

MURILLO CHÁVEZ, atribuyéndoselo a MIRANDA, señala que “el nombre
comercial se concibe como el signo distintivo de la empresa en el mercado (o,
si se prefiere, del empresario en el ejercicio de su actividad empresarial
concurrencial) [signo de diferenciación empresarial-concurrencial], la
denominación social, en cambio, se configura como el signo identificador del
ente colectivo, como sujeto titular de derechos y deberes y centro de
imputación de responsabilidades en el tráfico jurídico (signo de identificación
personal-patrimonial)”39. En este sentido, tenemos por un lado los nombres

37
COMUNIDAD ANDINA. Decisión Nº 486. Régimen común sobre la propiedad industrial. 2000, p. 45.
Artículo 191.- “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el
comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del
establecimiento que lo usa”.
38
Ibíd., p. 46. Artículo 196.- “En caso de registro del nombre comercial, éste tendrá una duración de diez años
1 por períodos iguales”.
contados a partir de la fecha de su registro o depósito, renovables
39
MURILLO CHÁVEZ, Javier. Usando la camiseta de INDECOPI en el Poder Judicial: Trazos sobre el proceso de
modificación de denominación o razón social por conflicto con signos distintivos. Cusco, 2013, p. 242. [Consultado el
10.06.2016].
societarios, que se caracterizan por identificar a la persona jurídica. Su función
está orientada a identificar a determinados entes para la realización de la
libertad de contratación con diversos agentes en el mercado.

Los dos tipos de nombres societarios que regula la Ley General de Sociedades
son:
a) La denominación social: que ha sido atribuida a aquellas formas societarias
que cuentan con responsabilidad limitada, como por ejemplo la Sociedad
Anónima; y
b) La razón social: que ha sido atribuida a las formas societarias donde los
socios responden por las deudas de la sociedad, como por ejemplo la Sociedad
Colectiva.

TEJADA LOMBARDI señala que la razón o denominación social constituyen el

medio de identificación de la empresa como persona jurídica y con la cual ésta
se desempeña como sujeto de derechos y obligaciones. Mientras que el
nombre comercial es un medio identificador que distingue a un empresario en
el ejercicio de su actividad comercial. Para ilustrar la distinción, TEJADA
LOMBARDI equipara el nombre comercial al nombre artístico o seudónimo con
el cual un artista se identifica en el ámbito artístico. Mientras que la razón social
y la denominación social, se equiparan, a los nombres y apellidos con los
cuales una persona natural es inscrita en el Registro Civil de Identificación 40. Es
importante diferenciar prácticamente cada uno de estos signos en los
documentos en los cuales se utilizan, por ejemplo, en una factura o boleta de
venta.

4. CARACTERISTICASO ELEMENTOS

Las principales características del nombre comercial son las siguientes 41:
 El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad
empresarial de un comerciante determinado.

1
40
TEJADA LOMBARDI. Op. Cit., p. 4.
41
Ver interpretación Prejudicial N° 96-IP-2009 de fecha 12 de noviembre de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 1796 del 18 de enero del 2010.
  Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es
decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con
diversos nombres comerciales.
 El nombre comercial es independiente del nombre de la persona
natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir
con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y
un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y
uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.
 El nombre comercial puede ser múltiples, mientras que la razón o
denominación social es única; es decir, un comerciante puede
tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social.

5. TRAMITE

5.1. Registrar nombre comercial de tu negocio en Indecopi

 Si eres una persona natural o representas a una persona jurídica
y quieres proteger el nombre comercial que identifica la actividad
económica de tu negocio para que no sea copiado o imitado,
puedes registrarlo en Indecopi.
 Este signo distintivo te permite distinguir tu nombre comercial en
el mercado peruano por un periodo renovable de 10 años.

5.2. Condiciones
 Antes de registrar tu marca, debes definir la clase de tu producto
o servicio, y verificar si existen coincidencias con marcas
registradas anteriormente.
 Si presentas un documento en otro idioma, este debe tener una
traducción simple al español.

5.3. Requisitos
 3 copias del formulario de solicitud, debidamente llenadas y
firmadas.
 Copia de tu documento de identidad.
 Documentos que acrediten el1 uso en el mercado del nombre
comercial para cada actividad que deseas registrar.
 o Debes presentar cualquier documento que demuestre el
uso efectivo y real del nombre comercial en el mercado
como, por ejemplo, comprobantes de pago o publicidad.
 Si representas a una persona jurídica, agrega la ficha RUC.
 Si eres representante del solicitante, agrega una carta poder no
legalizada.
 Si representas a una persona jurídica, el poder debe especificar tu
relación con la empresa. Si eres el gerente general, solo debes
presentar una declaración jurada.
 Si la carta poder fue emitida en el extranjero, debe tener toda la
secuencia de legalización hasta el consulado o apostilla.
 Si vas a registrar un signo gráfico o tridimensional, debes
presentar 3 copias de la imagen o foto impresa, de preferencia de
5x5 cm en blanco y negro.
o Si deseas proteger los colores de la imagen, debes
presentar la imagen o foto a colores.
o Debes enviar una copia del logotipo al correo logos-
[email protected] en formato JPG o TIFF a 300 dpi y
bordes entre 1 a 3 píxeles.

5.4. Pasos
 1 Paga tu trámite: Cancela S/ 534.99 usando el código de
arancel 201000564 en Pagalo.pe, o
en agencias y agentes del Banco de la Nación con tu número de
DNI. Si deseas registrar tu marca en más de una clase, debes
pagar S/ 533.30 por cada clase adicional usando el código de
arancel 2010599.
 2 presenta los requisitos: Acércate a la mesa de partes de la
oficina de Indecopi más cercana y entrega los documentos
señalados en requisitos. Recibirás un número de expediente
como constancia de tu solicitud con el cual podrás
hacer seguimiento a tu trámite.
 3 revisa la publicación de tu marca:
1 Si tu solicitud cumple con los
requisitos, Indecopi la publicará de manera automática y gratuita
 en La Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial . Serás
notificado cuando se publique y también en el eventual caso de
que alguien presente alguna oposición.
Cualquier persona podrá oponerse al registro de tu marca durante
los 30 días hábiles siguientes a la fecha de publicación. En el
caso de que alguien se oponga, recibirás una notificación para
que puedas presentar tus descargos y todo el expediente será
derivado a la Comisión de Signos Distintivos.
 4 espera la evaluación: Una vez pasado el período de publicación
(haya o no oposición), tu solicitud será evaluada y recibirás la
resolución.
o Si el resultado es positivo, tu nombre comercial estará
registrado y recibirás una notificación para coordinar la
entrega de tu certificado de registro de nombre comercial
en la agencia donde lo solicitaste.
o Si el resultado es negativo y no estás de acuerdo con las
razones, podrás solicitar un recurso de reconsideración
hasta 15 días hábiles después de que la resolución fue
comunicada.
o Actualmente, los procedimientos de registro sin
oposición se resuelven en un plazo de 45 días hábiles.

6. DOCTRINA

La doctrina coincide en atribuir al nombre comercial la protección de un triple

grupo de intereses: por un lado el interés de los consumidores y de quienes se
hallan vinculados con el empresario titular del nombre comercial, por medio de
relaciones negociales, de no ser inducidos a confusión en cuanto a la
identificación de la empresa por ellos elegida y de no incurrir en costes de
elección de productos o servicios en el mercado por la diferente información
que en cada caso aquéllos suministran42; de otro lado, para satisfacer el interés
42
MONTEAGUDO, Montiano y SALELLES, José Ramón. De nuevo sobre el conflicto entre denominación social y
1
nombre comercial. Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1, del21 de octubre de 1994. En: Revista
General de Derecho. Valencia, No.8, 1995. p.5478. También en este punto hay que recordar que en términos
económicos, las marcas (o en este caso los nombres comerciales), reducen los costos de búsqueda de los
consumidores y para alcanzar esto la marca no debe ser duplicada. LANDES, W.M. y POSNER, R.A. El contenido
particular del empresario -que dispone de un signo que lo diferencia-, en no ver
debilitada la función distintiva que el nombre comercial cumple; y finalmente, el
interés público de mantener la lealtad en el orden concurrencia.
La diferenciación en el mercado según De la Cuesta es el primer pilar del
sistema de competencia mercantil43 y el proceso de diferenciación es
indispensable para un adecuado sistema competitivo a decir de Fernández
Novoa44. Por tal motivo, es la principal causa de protección de los nombres
comerciales y de todo signo distintivo en general. Esta protección radica en la
prohibición de empleo simultáneo, por otra empresa o empresario, de un signo
distintivo idéntico o similar susceptible de producir confusión.
Por lo general, se considera que un nombre comercial es susceptible de
producir confusión por semejanza si se parece tanto a otro que un número
importante de consumidores medios 45 se verán probablemente inducidos a
pensar que los dos nombres comerciales identifican a la misma empresa,
cuando en realidad, cada uno de ellos se refiere a una empresa distinta 46.

7. JURISPRUDENCIA
El nombre comercial en la jurisprudencia de la Sala de Propiedad Intelectual del
INDECOPI.

6.1. Jurisprudencia de la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI.

Según el Decreto Legislativo N° 1075 los derechos sobre un nombre comercial
se adquieren tan solo con su uso en el mercado, lo que supone que la posterior
inscripción o registro de este signo tiene únicamente efectos declarativos. Sin
embargo, los conflictos podrían presentarse cuando se solicite el registro de
una marca que guarda similitudes con un nombre comercial previamente
usado, o se solicite el registro de un nombre comercial que ya se encuentra
inscrito como marca.

económico del derecho de marcas. En: Ius et Verítas. Lima, Año VII, No.13, noviembre 1996.
43
DE LA CUESTA, José María. Supuestos de competencia desleal por confusión, imitación y aprovechamiento de la
reputación ajena. En: La regulación contra la competencia desleal en la Ley del1 O de enero de 1991. Madrid, 1992.
44
FERNÁDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos .... Op.cit.
45
!bid.; pp.257-258, señala algunas pautas elaboradas por1 la jurisprudencia española para determinar al
consumidor medio: "Una persona dotada de las normales facultades perceptivas", "personas de raciocinio normal",
"se guía por sencillas apreciaciones visuales o auditivas corrientes", etc.
46
Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI). Op.cit.; p.49.
Dado este panorama, la jurisprudencia ha ido estableciendo soluciones para
afrontar adecuadamente este tipo de problemas. Por ejemplo, a continuación
pueden observarse algunas resoluciones del INDECOPI, en las que se indican
«los criterios a aplicarse a fin de permitir el ejercicio del derecho contenido por
la ley»47:

a) Conflicto entre un nombre comercial anteriormente utilizado y la

solicitud de registro de una marca: En el Perú, el nombre comercial es
protegido dentro de la zona de influencia económica, por lo que la Sala
Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI es de la
opinión que el titular de un nombre comercial solo podrá oponerse –en base
al derecho concedido por la legislación de la materia, concordado con el
artículo 136 inciso b) de la Decisión 486– al registro de una marca idéntica o
similar a su signo cuando el ámbito geográfico de influencia de su nombre
comercial abarque casi48 todo el territorio peruano. En este caso, el derecho
de exclusividad que otorga el registro
de una marca a nivel nacional puede afectar la distintividad del nombre
comercial y provocar riesgo de confusión en el consumidor. Aquellos
nombres comerciales que no tienen mayor transcendencia geográfica, aun
cuando demuestren un uso anterior, no podrán lograr la denegatoria del
registro de la marca49.

b) Conflicto entre un nombre comercial solicitado y una marca o nombre

comercial registrado: El hecho de que se acredite el uso de un nombre
comercial no significa necesariamente que este accederá al registro, ello
solo será posible en la medida en que no se afecten los derechos registrales
de terceros adquiridos con anterioridad. Es decir, en caso se solicite el
registro de un nombre comercial (o de una marca sobre la base de la
titularidad de un nombre comercial), este no podrá ser registrado si ya se

47
Resolución N° 0132-2010/TPI-INDECOPI recaída en el Expediente N° 379067-2009 y resolución N°
03782015/TPI-INDECOPI recaída en el Expediente N° 427996-2010/DSD.
48
Referido a una gran parte del territorio nacional, esto es, que otorgue reconocimiento por sí solo al
nombre comercial; es decir, que sea comúnmente conocido 1 en el Perú y que no necesite mayor
presentación que sí mismo.
49
Cfr. Resolución N° 0132-2010/TPI-INDECOPI recaída en el Expediente N° 379067-2009 y resolución
N° 0378-2015/TPI-INDECOPI recaída en el Expediente N° 427996-2010/DSD. 13 Cfr. Ibídem.
 encuentra registrado a favor de un tercero un signo distintivo que sea
idéntico o similar al suyo, ya que en esos casos su coexistencia inducirá a
confusión al público. Lo anterior se aplica incluso cuando el nombre
comercial de la solicitante ha sido utilizado en el comercio con anterioridad
al registro del tercero. En estos casos, no es necesario determinar el ámbito
territorial del nombre comercial registrado, puesto que la publicidad que
otorga el registro determina que este tenga que ser protegido en todo el
territorio nacional.

Cabe precisar que, aun cuando el registro del nombre comercial solicitado no
sea concedido, la marca o nombre comercial registrado sustento de la
denegatoria del registro deberá respetar la zona de influencia económica del
nombre comercial solicitado y utilizado con anterioridad. Resulta importante
precisar que, debido a la importancia que se le da al uso del nombre
comercial, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del
INDECOPI mantiene ese criterio. No obstante, este criterio no es
mayoritariamente compartido porque vulnera la libertad de empresa (tema
que será desarrollado con amplitud en un siguiente capítulo) 13.

c) Conflicto entre un nombre comercial solicitado y un nombre comercial

utilizado con anterioridad a la solicitud de registro: Aquí habrá que
atender a la antigüedad de los mismos. En caso de que tanto el solicitante
del registro como el opositor del mismo sustenten sus respectivos derechos
en el uso de nombres comerciales, la Sala Especializada en Propiedad
Intelectual del Tribunal del INDECOPI es de la opinión que si
la solicitante demuestra que su nombre comercial ha sido utilizado con
anterioridad al del opositor, tendrá un mejor derecho a obtener el registro
del mismo como marca. Sin embargo, en caso que el nombre comercial del
opositor sea más antiguo que el del solicitante, solo podrá lograr la
denegatoria del registro si este tiene una influencia efectiva en gran parte
del territorio del país. Caso contrario, se procederá al registro del nombre
1 este deba respetar el ámbito de
comercial solicitado, sin perjuicio de que
protección del nombre comercial utilizado con anterioridad.
 Así, en caso de que el nombre comercial posterior (solicitado para
inscripción) genere confusión en la zona geográfica de influencia económica
del nombre comercial utilizado con anterioridad a la solicitud del nuevo
nombre comercial, aun cuando prospere el registro del nombre comercial
posterior, en esa zona geográfica dicho nombre comercial no podrá
usarse50.

8. DERECHO COMPARADO

Según lo establecido por la legislación extranjera, es importante iniciar este

apartado haciendo alusión al Convenio de París para la Protección de la
Propiedad Industrial, que en sus artículos 8 y 9 regula la protección del nombre
comercial en todos los países de la Unión Europea sin necesidad del registro.
Este mismo Convenio también indica que «todo producto que lleve ilícitamente
un nombre comercial será embargado al importarse en aquellos países de la
Unión en los cuales este nombre comercial tenga derecho a la protección
legal»51.
Por su parte, en Estados Unidos, los nombres comerciales se protegen por una
ley federal, leyes estatales y el principio de competencia desleal del derecho
anglosajón. En virtud del derecho federal, la Ley de Lanham (Código de los
EE.UU., título 15, artículo 1125.a) permite a los propietarios de nombres
comerciales emprender acciones legales contra cualquier utilización de un
nombre comercial que, en un acto de competencia desleal, induzca a error
respecto al origen de los productos o servicios, o pueda causar confusión con
respecto a su origen.

Las leyes de competencia desleal e infracción de marcas de los Estados

Unidos nacieron para proteger al público de toda confusión con respecto al
origen, afiliación, asociación, o patrocinio de productos o servicios. Un nombre
comercial no puede ser registrado conforme a la Ley de Lanham, ya que se
concibe que los nombres comerciales tengan más significación local que
50
Cfr. Ibídem. 1
51
Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, artículo 9 inciso 1. Disponible en
<https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/225805/09.+08-ConvenioParis.pdf/9b0f8d9c-c176-
46b4-b21db229eb577591>
nacional. No obstante, el uso anterior de un nombre comercial puede ser causa
de rechazo del registro de una marca comercial o marca de servicios, con
objeto de evitar la confusión. Así mismo, los nombres comerciales están
protegidos por leyes estatales de competencia desleal y por los fallos
judiciales, aplicados con la finalidad de evitar la confusión del público 52.
Por otro lado, tenemos la Convención de Washington, en la que intervinieron
los Gobiernos de Perú, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Uruguay, República
Dominicana, Chile, Panamá, Venezuela, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Haití,
Colombia, Brasil, México, Nicaragua, Honduras y Estados Unidos de América.
El 20 de febrero de 1929 se firmó en Washington una Convención sobre
aspectos relacionados con marcas, nombres comerciales, competencia desleal
y falsas indicaciones de origen; convención que en sus artículos 14 al 19 se
refiere a la protección del nombre comercial, estableciendo entre otras
cuestiones que:

La protección otorgada por esta Convención a los nombres comerciales

consistirá en: a) La prohibición de usar o adaptarse un nombre comercial
idéntico o engañosamente semejante al legalmente adoptado y usado por otro
fabricante, industrial, comerciante o agricultor dedicado al propio giro en
cualquiera de los Estados Contratantes; y, b) prohibición de usar, registrar o
depositar una Marca cuyo elemento distintivo principal esté formado por todo o
parte esencial del nombre comercial legal y anteriormente adoptado y usado
por otra persona natural o jurídica o establecida en cualquiera de los Estados
Contratantes y dedicada a la fabricación o comercio de productos o mercancías
de la propia clase a que se destine la marca 53.
Panamá cuenta con la Ley N° 35 del 10 de mayo de 1996. «Para efectos de
esta Ley, nombre comercial es el nombre propio o de fantasía, la razón social o
la denominación, con que se identifica una empresa comercial, industrial o
profesional, o una asociación»54. Así mismo, esta ley establece un
procedimiento para la inscripción en el registro del nombre comercial y señala
los supuestos en los que no puede inscribirse un nombre comercial; esta ley es
52
Op. cit. Cfr. RENTERÍA CARRERA, Johaan Alejandro. Alcances de la aplicación del criterio de
extensión geográfica del uso por el INDECOPI en la resolución
1 de conflictos entre registro de marca y
uso del nombre comercial. Tesis para optar el título profesional de abogado. P. 43
53
Cfr. Artículo 16 de la Convención de Washington.
54
Artículo 145 de la Ley N° 35 de fecha 10 de mayo de 1996 de Panamá.
muy parecida en su contenido al Decreto Legislativo N° 1075, respecto al
nombre comercial.

En Colombia, la protección del nombre comercial está supeditada a lo que

conjuntamente regulan la Decisión 486 (que será desarrollada en el segundo
capítulo) y el Código de Comercio Colombiano en su artículo 605 sobre
nombres comerciales y enseñas, el cual genera la presunción de uso del signo
distintivo al establecer: «Se presume que el depositante empezó a usar el
nombre desde el día de la solicitud y que los terceros conocen tal uso desde la
fecha de la publicación» 55. Al respecto surge una crítica por cuanto “la ausencia
de publicidad por parte de la administración no supone el incumplimiento de la
Decisión Andina 486 de 2000, pues la norma comunitaria no la exige. Bajo esa
misma perspectiva, la ausencia de publicación del depósito del nombre
comercial desfigura también el principal efecto del depósito, que es la
publicidad y oponibilidad del derecho del titular ante terceros. Nótese que la
ausencia de publicación, aunque podría verse como un aspecto de mero
trámite, tiene un trasfondo de mayor relevancia para la protección del nombre
comercial que merece ser revisado”56.

En Inglaterra, por su parte, “el nombre comercial se utiliza para describir el

nombre bajo el que opera una empresa comercial, o para identificar un
producto o servicio comercial. Los nombres comerciales pueden registrarse
como marcas, y se protegen bajo la Ley de Marcas del Reino Unido de 1994.
Asimismo, también se protegen en virtud del derecho común, el daño por
fraude comercial se creó para evitar que una empresa representara
engañosamente sus bienes o servicios como los de otra, y por lo tanto para
proteger la buena voluntad de una empresa comercial evitando que un
competidor pueda beneficiarse injustamente de esa buena voluntad. Por otro
lado, no es obligatorio el registro de los nombres comerciales, y no pueden
registrarse a menos que sean nombres de sociedades limitadas, en cuyo caso

55
Artículo 605 del Código de Comercio de Colombia. Disponible en <file:///C:/Users/Winadmin/ Downloads/Codigo
de Comercio.pdf. 1
56
RENGIFO GARCÍA Ernesto. El nombre comercial. [Ubicado el 03-IX-2018] Recuperado de
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/3585/3802.
existe una base de datos a disposición del público en línea. La elección de los
nombres está regulada por la Ley de Nombres Comerciales de 1985” 57.
Otro es el caso de España. “Ya hace más de diez años que la legislación
española ha experimentado una transformación total en torno a la regulación
del nombre comercial, a partir de la Ley 17/2001 del 7 de diciembre de 2001.
En dicha norma se prescinde totalmente de los principios tradicionalmente
imperantes de Veracidad y Accesoriedad, convirtiendo así a los nombres
comerciales en auténticos signos distintivos desligados totalmente (en términos
de dependencia legal) de la empresa o establecimiento comercial. Pero lo que
es más importante aún es que, tal y como ocurre con las marcas 58, se ha
optado por el sistema registral para el nacimiento del derecho de exclusiva 59
sobre el nombre comercial”60.
A propósito de lo anterior, resulta de interés lo señalado por LOBATO
MANUEL: “Las facultades pues conferidas por la actual legislación española a
los nombres comerciales registrados son bien amplias y no es necesario ya
demostrar el uso en el mercado del nombre comercial, debido a que su registro
es constitutivo de derechos”61, “conjugando así la nueva importancia del
principio de Inscripción Registral para el nacimiento del derecho de exclusiva
sobre el nombre comercial”62.

Es fundamental que la naturaleza del nombre comercial tenga carácter

constitutivo, pues así se evitarían los conflictos originados entre este y las
solicitudes de inscripción de marcas.

57
Op.cit. RENTERÍA CARRERA Johaan Alejandro. Alcances de la aplicación del criterio de extensión geográfica
del uso por el INDECOPI en la resolución de conflictos entre registro de marca y uso del nombre comercial. Tesis
para optar el título profesional de abogado. Pp. 43
58
Artículo 2.1 de la Ley 17/2001 del 7 de diciembre de 2001: «El registro de propiedad industrial sobre la marca y el
nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la
presente Ley».
59
Artículo 90 de la Ley 17/2001 del 7 de diciembre de 2001: «El registro del nombre comercial confiere a su titular
el derecho exclusivo a utilizarlo en el tráfico económico en los términos previstos en esta Ley».
60
SCHIANTARELLI GONZALEZ, Juan Pablo. “La regulación del nombre comercial en el Perú: rezago y desafío”,
en Revista de la Facultad de Derecho de la Pontifica Universidad Católica del Perú, N° 74, 2015, p. 119. Se puede
ver en:
1
< http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/13589>
61
LOBATO, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 2002, pp. 1037-1038, citado por
SCHIANTARELLI GONZALEZ, Juan Pablo, Op. cit., p. 120
62
Ibídem, p. 120.
CAPITULO SEGUNDO

1. CONTRATO DE AUTORIZACION DE NOMBRE COMERCIAL

AUTORIZACION PARA USO DE DENOMINACION Y/O SIGNOS DISTINTIVOS

Conste por el presente documento el CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE

DENOMINACION SOCIAL O SIGNOS DISTINTIVOS, que celebran:

DE UNA PARTE
 TELAS JIT. identificado con R.U.C. N° 20414671773, con domicilio en Av.
Paseo de la República N° 3121, distrito de San Isidro, provincia y departamento
de Lima, debidamente representado por su Gerente General, el señor Manuel
Francisco Cox Ganoza, identificado con DNI N° 07272855, quien fue
designado mediante Acuerdo de Directorio N° 02-18D-2016 de fecha 05 de
octubre del 2016 y cuyos poderes se encuentran en trámite de inscripción en la
Partida Electrónica N° 11039276 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona
Registral N° IX - sede Lima, y cuyos poderes se encuentran pendientes de
inscripción en la Partida Electrónica N° 11039276 del Registro de Personas
Jurídicas de la Zona Registral N° IX - sede Lima, a quien en adelante se le
denominará EL LICENCIANTE.

DE LA OTRA PARTE

 GERO LIS. Identificado con R.U.C N° 38273894728, con domicilio en Calle.

Tupac Amaru N° 876, distrito de Iquitos, provincia y departamento de Loreto,
debidamente representado por su Gerente General, la señora Liz del águila
Maduro, identificada con DNI N° 08304754. a quien en adelante se le
denominará EL LICENCIATARIO.

AUTORIZA a GERO LIS, para utilizar la denominación social, marca o nombre

comercial, de titularidad perteneciente a la entidad autorizante, en medios digitales o
análogos de divulgación o comunicación, destinados a la publicación o promoción de
la empresa TELAS JIT.

Esta autorización no significa la transmisión, cesión o licencia de cualquiera de estos,

para comercializar productos y/o servicios propios o de terceros, en nombre y/o por
cuenta de la entidad autorizante, sino un mero permiso para concluir la denominación
social y/o los signos distintivos en los materiales, tangibles o intangibles, publicitarios o
promocionales de TELAS JIT.

El presente Contrato se celebra en los términos y condiciones siguientes:

PRIMER. - LA MARCA
2.1 El LICENCIANTE es titular de la marca (denominación
1 y signo) de “TELAS JIT”,
en las clases 35, 36 y 37 de la Nomenclatura Oficial, encontrándose debidamente
registrada en el Registro de la Propiedad Industrial del INDECOPI, bajo los
Certificados N° 00034121, N° 00034120 y Nº 00031114, respectivamente.
SEGUNDO. - OBJETO
Por el presente Contrato, y de acuerdo con los artículos 162º de la Decisión Nº 486 –
Régimen Común sobre Propiedad Industrial y 63º del Decreto Legislativo Nº 1075 –
Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de
la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre
Propiedad Industrial, EL LICENCIANTE concede a favor de EL LICENCIATARIO lo
siguiente:
2.1 El uso de la marca “TELAS JIT” a la que se hace referencia en el numeral 2.1
de la Cláusula Segunda de este Contrato.
TERCERO. - ALCANCES DE LA LICENCIA

4.2. La marca “TELAS JIT”, deberá ser reproducida según las medidas, colores y
formas especificadas en el Registro de la Propiedad Industrial del INDECOPI, bajo
los certificados señalados en el numeral 2.1 de la Cláusula Segunda, según
manual de uso del logotipo.
CUARTO. -
OBLIGACIONES DEL
LICENCIATARIO Son
obligaciones del
LICENCIATARIO:
4.1 No transferir total ni parcialmente a terceros, los derechos y obligaciones que
adquiere mediante el presente Contrato.
4.2 Utilizar LA MARCA exclusivamente para los bienes y servicios al que se refiere el
numeral 4.1 de la Cláusula Cuarta.
4.3 No utilizar LA MARCA en actividades cuya finalidad sea la recaudación de fondos
o ingresos de forma directa o indirecta a favor del LICENCIATARIO o de terceras
personas.
4.4 La utilización de LA MARCA, deberá ser utilizada para divulgar o informar de los
programas de vivienda del LICENCIATANTE de manera gratuita.
4.5 El LICENCIATARIO no podrá modificar ni alterar LA MARCA de ninguna forma.
4.6 El LICENCIATARIO deberá utilizar LA MARCA sola o como sustantivo, no
debiendo utilizar ningún tipo de slogan que no esté autorizado expresamente por
el LICENCIATARIO.
4.7 LA MARCA será utilizada sobre superficies en blanco, respetando un área de
protección y los colores asignados al logo, según manual de uso del logotipo.
4.8 El LICENCIATARIO no podrá abreviar LA MARCA.
QUINTO. - OBLIGACIONES DEL LICENCIANTE
Es obligación del LICENCIANTE ceder el uso de la marca señalada en la Cláusula
Segunda del presente Contrato y realizar todas las actividades necesarias para
conservar el buen uso de las mismas. 1
SEXTO. - PLAZO
El plazo de duración del presente contrato de Licencia de Uso de Marca será de un
dos contados desde la suscripción del mismo.
SEPTIMO. - PAGO Y CONTRAPRESTACIONES
Las partes acuerdan el pago de una cantidad ascendiente a S/. 10,000.00 como
remuneración de la cesión, sin incluir los impuestos que pudieran derivar de esta
operación.
EL LICENCIATARIO, asumirá todos los gastos que genere la ejecución del presente
Contrato.
Suscrito en IQUITOS, a los 3 días del mes de DICIEMBRE del 2022, por duplicado, en
señal de conformidad de las partes.

EL LICENCIANTE

_________________________________________
EL LICENCIATARIO

2. EL NOMBRE COMERCIAL NO REGISTRADO FRENTE A LA

SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA SEMEJANTE. LA RESOLUCIÓN
DEL CASO CORTEFIEL

1. Resolución N° 1525-2010/TPI-INDECOPI. Expediente N° 366141-2008.

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

a) Presentación del caso: Breve resumen de los antecedentes

 Cortefiel SA (España), solicita registrar la marca de producto CORTEFIEL,
para distinguir vestidos, calzado (excepto ortopédico), sombrerería, de la clase
25 de la Nomenclatura Oficial.

 Oscar Huancayo (Perú), formula oposición al registro, manifiesta ser titular de

la marca CORTEFIEL (Certificado Nº 66419), para distinguir productos de la
1
clase 25 de la Nomenclatura Oficial, y que el signo solicitado es semejante a su
marca registrada.
 Cortefiel SA, señala que ha solicitado la cancelación de la marca de Oscar
Huancayo, la cual ha sido declarada fundada por la CSD y que su empresa es
titular desde hace más de cien años de la marca CORTEFIEL, la cual es
renombrada en España.  Cortefiel SAC (Perú), formula oposición al registro
del signo solicitado ya que su empresa es titular del nombre comercial
CORTEFIEL desde el año 2004. Además, indica que mediante Resolución Nº
17492-2008/OSD-INDECOPI, referida a la acción de cancelación de la marca
registrada a favor de Oscar Huancayo, la DSD ya ha reconocido el uso del
referido nombre comercial por parte de su empresa. Señala que el signo
solicitado resulta idéntico a su nombre comercial, toda vez que están
compuestos por la misma denominación y adjunta diversos medios probatorios
a fin de acreditar el uso de su nombre comercial.

 Cortefiel SA, señala que la empresa opositora no ha utilizado la denominación

CORTEFIEL en el mercado peruano como nombre comercial en la cantidad y
modo suficiente y que su empresa es titular de la marca CORTEFIEL en
diversos países.

 Mediante Resolución Nº 2554-2009/CSD-INDECOPI, la CSD declara

improcedente la oposición formulada por Oscar Huancayo y fundada la
oposición formulada por Cortefiel SAC y denegó el registro del signo solicitado
a Cortefiel SA

 El INDECOPI manifiesta que al haber sido cancelada la marca de la que era

titular Oscar Huancayo, Cortefiel SA ha ejercido válidamente su derecho
preferente al solicitar el registro de la marca en mención, sin embargo, no ha
demostrado que dicho signo sea notoriamente conocido tal como argumenta en
su solicitud de registro, y aunque lo hubiese demostrado, en un procedimiento
de registro no corresponde evaluar si el signo solicitado es o no notoriamente
conocido.

 El INDECOPI señala que de todas las pruebas presentadas por Cortefiel

SAC, entre ellas el Certificado de Seguridad de Defensa Civil emitido por la
Municipalidad de Miraflores, las fotografías del establecimiento comercial
1
perteneciente a la empresa Cortefiel SAC, la bolsa de plástico que contiene la
denominación Cortefiel y logotipo, las copias de las facturas que incluyen en la
parte superior izquierda la denominación Cortefiel y un logotipo, etc.; las únicas
que resultan idóneas para demostrar el uso anterior y actual del nombre
comercial Cortefiel y logotipo, son las copias de las facturas, por tal motivo se
procedió a evaluar el riesgo de confusión entre el signo solicitado y el nombre
comercial referido, resultando del análisis de ambos signos que no es posible
su coexistencia sin generar riesgo de confusión entre los consumidores, toda
vez que ambos comparten los mismos canales de comercialización y
prestación, ya que los productos y actividades económicas que están
destinados a distinguir se encuentran vinculados, además, los signos están
conformados por la misma denominación, lo cual implica que tengan una
idéntica pronunciación e impresión visual.

 Cortefiel SA interpuso recurso de apelación señalando que Cortefiel SA actuó

de mala fe al copiar el nombre de su afamada empresa y marca, además
señala que en el Perú no existe un uso del nombre comercial Cortefiel que sea
suficiente para impedir que se proteja en el Perú la marca Cortefiel, también
indica que de la copia de las facturas presentadas por Cortefiel SAC, se
evidencia que su negocio está destinado a vender uniformes a empresas de
seguridad, por tanto, sus productos no están destinados a consumidores
finales.

 Cortefiel SAC absuelve traslado reiterando sus argumentos respecto a las

semejanzas existentes entre los signos.

b) Cuestión en discusión La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar :

 Si Cortefiel SAC ha acreditado el uso del nombre comercial CORTEFIEL con

anterioridad a la solicitud de registro de la marca CORTEFIEL presentada por
Cortefiel SA.

 Si es que existe riesgo de confusión entre el nombre comercial CORTEFIEL

y el signo solicitado CORTEFIEL.

c) Resumen del análisis de la cuestión en discusión

 Oscar Huancayo fue titular de la marca CORTEFIEL, sin embargo, Cortefiel
SA solicitó la cancelación por falta de uso de1 la referida marca, solicitud que fue
aceptada por INDECOPI.
  La Sala considera que en el presente caso corresponde pronunciarse
respecto a si se ha acreditado el uso del nombre comercial CORTEFIEL y si
éste resulta confundible con el signo solicitado CORTEFIEL.

 Del análisis y valoración de las diferentes pruebas presentadas por Cortefiel

SAC para demostrar el uso del nombre comercial Cortefiel, la Sala sólo
considera como válidas las facturas que evidencian el uso como nombre
comercial de la denominación Cortefiel, con fecha anterior a la solicitud de
registro formulada por Cortefiel SA, por tanto, queda acreditado el uso del
nombre comercial en cuestión, sin embargo, la Sala precisa que dicho uso se
ha realizado exclusivamente en el Distrito de Miraflores, Lima.

 Como podemos apreciar, en el presente caso el conflicto se presenta entre la

solicitud de registro de una marca y un nombre comercial previamente utilizado.
Fue necesario que la Sala determine la amplitud de la zona de influencia
geográfica para determinar en base a ese criterio si es que procede o no la
denegatoria del registro solicitado.

 La Sala considera que la zona de influencia geográfica de Cortefiel SAC se

circunscribe al distrito de Miraflores- Lima. Si bien es cierto que en las facturas
presentadas se aprecia que los diversos clientes de la empresa provienen de
diferentes distritos de Lima, esto no significa que su nombre comercial sea
conocido y/o utilizado en dichos distritos (pues no se han presentado pruebas
que acrediten un mayor ámbito de difusión o conocimiento del nombre
comercial). Por este motivo, no se consideró pertinente reconocer un ámbito de
influencia mayor al mencionado. El criterio de la Sala fue que un nombre
comercial restringido a una zona determinada del territorio nacional no puede
ser considerado como un área económica geográficamente relevante, por
tanto, no puede lograr la denegatoria en el registro de la marca solicitada por
Cortefiel SA. No se creyó necesario realizar el análisis de riesgo de confusión
entre los signos en cuestión.

 Además, la Sala es de la opinión que no existen fundamentos razonables

para pensar que el campo de influencia de Cortefiel SAC pueda extenderse en
1
un futuro y por tanto merecer protección en gran parte o todo el territorio
nacional, pese a esto, Cortefiel SAC tiene el derecho de continuar utilizando su
nombre comercial dentro de su zona de influencia económica.

d) Resolución de la Sala
 La Sala realizó el correspondiente examen de registrabilidad y verificó que el
signo CORTEFIEL reúne los requisitos exigidos en el artículo 134 de la D.486
CAN y no está incurso en ninguna de las prohibiciones de los artículos 135 y
136 de la D.486 CAN, por tanto, le otorga el registro solicitado a Cortefiel SA,
así revoca la anterior resolución que negaba el registro del signo y otorga el
registro de la marca CORTEFIEL a Cortefiel SA por un plazo de diez años.

e) Comentarios y análisis a la Resolución N° 1525-2010/TPI-INDECOPI

En primer lugar, podemos ver que, en primera instancia, el INDECOPI rechaza
la solicitud de Cortefiel SA, manifestando que Cortefiel SAC demostró el uso
anterior del nombre comercial CORTEFIEL. También manifestó que no era
posible la coexistencia de ambos signos sin que se origine riesgo de confusión
entre ellos. Así pues, queda claro que en esta primera decisión del INDECOPI,
la Administración Pública obvió por completo la normativa complementaria
referente al nombre comercial propuesta por el DL 1075 en su artículo 86 63,
donde se hace referencia a que el titular de un nombre comercial usado o
registrado deberá demostrar el uso o el conocimiento de éste en el Perú por
parte del público consumidor, ya que si bien es cierto Cortefiel SAC probó el
uso anterior del nombre comercial en cuestión, no probó el conocimiento de
este en el Perú por parte de los consumidores, y el INDECOPI no exigió tal
cobranza.

En segundo lugar, podemos apreciar que este caso se encuentra incurso

dentro del primer criterio que propone el INDECOPI para resolver este tipo de

63
Perú. Presidente de la República. Decreto Legislativo Nº 1075. Lima, 2006, p. 28. Artículo 86.- “En los casos que se
pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial, 1 usado o registrado, el titular del nombre
comercial deberá demostrar su uso o el conocimiento del mismo en el Perú, por parte del público consumidor
pertinente, para distinguir actividades económicas iguales o similares a aquellas que se distinguen con el signo que
motiva el inicio de la acción legal.
conflictos64, es decir, el conflicto entre un nombre comercial anteriormente
utilizado y la solicitud de registro de una marca.

Según este criterio, en nuestro país el nombre comercial estaría protegido solo
dentro de su zona de influencia económica, siendo así, el titular de un nombre
comercial solo podrá formular oposición ante la posible solicitud de registro de
una marca idéntica o similar a su signo cuando su nombre comercial sea
prácticamente conocido en todo el territorio nacional. Esto quiere decir que
aquellos nombres comerciales que no sean conocidos en gran parte del
territorio nacional, aun demostrando su uso anterior, no podrán estar protegidos
y no lograran una denegatoria en la solicitud de registro de una marca.

Resulta interesante ver como el INDECOPI ha venido utilizando este criterio

para resolver muchos casos de nombres comerciales usados con anterioridad
a la solicitud de registro de una marca. Así en el presente caso, la Sala de
Propiedad Industrial le concedió a Cortefiel SA en segunda instancia, el registro
de la marca CORTEFIEL en el Perú, pese a que la empresa Cortefiel SAC
acreditó un uso anterior del nombre comercial, sin embargo, al no probar un
conocimiento a nivel nacional por parte de los consumidores, no pudo hacer
prevalecer su derecho.

De la lectura del artículo 191 de la D.486 CAN 65, podemos apreciar que el
derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en
el comercio. El artículo no hace mención en ningún momento al conocimiento a
nivel nacional del nombre comercial, que sí se encuentra recogido en el DL
1075, encontrándose una inconsistencia entre ambos cuerpos normativos. No
queda claro entonces en qué criterio se deberían basar las decisiones que
adopte el INDECOPI.

64
a) Conflicto entre un nombre comercial anteriormente utilizado y la solicitud de registro de una marca: En el Perú,
el nombre comercial es protegido dentro de su zona de influencia económica, por lo que la Sala es de la opinión que
el titular de un nombre comercial sólo podrá oponerse al registro de una marca idéntica o similar a su signo cuando
el ámbito geográfico de influencia de su nombre comercial abarque casi todo el territorio peruano. En este caso, el
derecho de exclusiva que otorga el registro de una marca puede afectar la distintividad del nombre comercial y
provocar riesgo de confusión en el consumidor. Sin embargo, aquellos nombres comerciales que no tienen mayor
transcendencia geográfica, aun cuando demuestren un uso anterior, no podrán lograr la denegatoria del registro de
la marca. Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Resolución Nº 0320-2011/TPI-
INDECOPI. Op. Cit., p. 19. 1
65
Decisión Nº 486. Régimen común sobre la propiedad industrial. Op. Cit., p. 45. Artículo 191.- “El derecho exclusivo
sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre
o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”.
En este caso, cuando la Sala otorga a Cortefiel SA el registro de la marca
CORTEFIEL y precisa que pese a ello Cortefiel SAC puede seguir usando su
nombre comercial en su área de influencia económica, está aceptando la
coexistencia en el territorio nacional de dos signos distintivos idénticos, lo cual
se encuentra expresamente prohibido por la Ley Andina (artículo 136 incisos a
y b de la D.486 CA). Esta coexistencia puede ocasionar riesgo de confusión
entre ellos, ya que, aunque Cortefiel SAC no es nacionalmente conocida por
los consumidores, la marca CORTEFIEL, tal como señala Cortefiel SA, es
renombrada en España y tiene una antigüedad de más de cien años. Esto nos
lleva a pensar que existe la posibilidad de que Cortefiel SAC se vea favorecida
por la mencionada fama de Cortefiel SA, lo cual obviamente 46 39 no será
aprobado por Cortefiel SA y por tanto solicitará que el nombre comercial
Cortefiel SAC desaparezca, solicitud que legalmente no será posible.

Por otro lado, existe también la posibilidad de que en el supuesto que la calidad
de los productos ofrecidos por Cortefiel SAC no sea igual o superior a la de los
productos ofrecidos por Cortefiel SA, ésta última vea su fama aminorada en el
territorio nacional del Perú e incluso en España, ya que hoy en día existen
muchos extranjeros residentes en nuestro país, y es bien sabido que en el
campo de la competencia, uno de los factores principales para obtener
seguidores es el marketing boca a boca, entre muchos otros.

En fin, podríamos seguir enumerando muchas posibles situaciones que

pudieran presentarse debido a la coexistencia en un mismo territorio nacional
de dos signos distintivos idénticos. Uno bajo la figura de nombre comercial
CORTEFIEL y otro bajo la figura de la marca CORTEFIEL, lo que nos lleva a
pensar que no resulta del todo favorable el criterio establecido por el
INDECOPI. Es cierto que existen empresas nacionalmente conocidas, pero
también existen otras cuya fama se va logrando poco a poco, por tanto no
podemos afirmar que porque una empresa no goce de fama en algún momento
de su trayectoria no la va a lograr nunca jamás. En este sentido, discrepamos
con la decisión de la Sala de Propiedad Intelectual. A nuestro parecer resulta
poco idónea la coexistencia de dos signos distintivos iguales en un mismo
1
territorio nacional ya que la probabilidad de que se genere el riesgo de
confusión es alta toda vez que se trata de productos y servicios pertenecientes
a la misma clase, con lo cual ambos titulares verán afectados sus derechos de
exclusiva. Esto ocasionará una disputa legal cuya solución aún no se encuentra
legalmente regulada, pues la coexistencia de ambos signos se encuentra
expresamente prohibida por la Decisión 486 CAN. No queda claro porque el
INDECOPI asume esa postura sin tomar en cuenta las disposiciones legales
existentes en la normativa andina que por ser ley internacional se encuentra
por encima de nuestra ley nacional.

Tampoco estamos de acuerdo en que el INDECOPI presuma que Cortefiel

SAC no pueda expandir su nombre nacionalmente, pues esto es una forma
clara de limitar el derecho a la libertad de empresa. INDECOPI pese a ser el
ente regulador de estas situaciones legales, no puede, bajo ningún punto limitar
la libertad de empresa, la cual se encuentra expresamente protegida en el
artículo 59 de nuestra Constitución, según el cual “el Estado estimula la
creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa,
comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la
moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. El Estado brinda oportunidades
de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido,
promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades”. Esto quiere
decir que incluso aunque Cortefiel SAC sea una pequeña empresa goza de la
protección legal necesaria para su libre crecimiento. Por tanto, no es admisible
que el INDECOPI se atribuya la libertad de limitar el crecimiento de las
pequeñas empresas.

Finalmente, resulta claro que la decisión de INDECOPI no respeta el derecho

adquirido por Cortefiel SAC, pues es sabido que el nombre comercial no
necesita de un registro ante la DSD para adquirir la titularidad del mismo, sino
más bien el derecho se adquiere con el primer uso en el tiempo por parte del
empresario, hecho que ha sido probado.

La decisión de la Sala fue apelada, consultándose a la Comisión de la

Comunidad Andina, la opinión de ésta se encuentra en la decisión vertida en el
Proceso 99-IP-2014, expuesta en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°
2407 del 24 de octubre de 2014, la cual se resumirá y analizará en el siguiente
1
punto.
CONCLUSIONES

 El nombre comercial es un signo distintivo de gran importancia. Por ello

resulta fundamental darle a su titular la seguridad jurídica que necesita
para realizar sus actividades comerciales (económicas) con la legalidad
que debe garantizar un Estado de Derecho.
 La Sala del INDECOPI restringe el Derecho sobre el nombre comercial a
una determinada zona geográfica, a pesar de que el Tribunal de la
Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial sobre el caso
CORTEFIELLD, dejó sentado el tema al señalar que el uso sobre este
signo distintivo es para adquirir el derecho mas no limitarlo.
 La Decisión 486, claramente establece que el derecho sobre el nombre
comercial se adquiere con el primer uso, pero al igual que el Tribunal de
la Comunidad Andina no limita este derecho a una determinada zona
geográfica. Sin embargo, para el INDECOPI limitando con este
razonamiento el derecho constitucional a la libertad de empresa.
 En la actualidad, una protección meramente declarativa al nombre
comercial resulta obsoleta, insuficiente, inestable y peligrosa para la
seguridad jurídica. De ahí las razones que justifiquen la necesidad de
establecer un carácter constitutivo al registro de este signo distintivo.
 Al ser la actividad empresarial tan cambiante en relación con el mercado,
resulta fundamental que el nombre comercial adquiera protección
nacional, es decir, que no se limite por1su uso a una determinada zona del
territorio peruano. Esto justifica, entonces, que deba constituirse para este
 signo un registro de naturaleza constituva, a fin de no generar conflictos
entre el uso y registro de un nombre comercial con una marca y
viceversa.

RECOMENDACIONES
 Creemos que es importante que un nombre comercial demuestre el uso
y que éste sirva para acreditarlo y registrarlo. En los casos de
semejanzas y similitudes con otro signo, además de la prueba del uso
será necesario demostrar la prioridad en el tiempo y el riesgo de
confusión, tal y como lo establece el inciso b) del artículo 136 de la
D.486 CAN. Lo que se pretende es que el nombre comercial sea lícito y
que no entre en las prohibiciones advertidas. Es por eso que a nuestro
parecer el registro lo protegerá a nivel nacional siempre y cuando se
mantenga en su uso (constante, real y efectivo).
 Postulamos la protección a nivel nacional del nombre comercial siempre
y cuando se mantenga en su uso. Además, para propiciar la seguridad
jurídica consideramos que sería necesaria la constitutividad del registro,
a la par de aplicar a los registros de los nombres comerciales la figura de
la cancelación por falta de uso. Esto con la finalidad de evitar la
permanencia injustificada de registros sobre nombres comerciales que
no se estén utilizando en el mercado y que puedan bloquear el acceso a
otros operadores.
 La primera recomendación tiene que ver con la aplicación de lo
estipulado por el Tribunal de la Comunidad Andina; es decir, que la Sala
Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI resuelva los
conflictos entre el registro de marca y uso del nombre comercial en
virtud a la norma comunitaria, debiendo verificar el uso de dicho signo
1 su derecho, valorándose de esa
dentro del mercado para hacer valer
manera la naturaleza del nombre comercial.
  Asimismo, debe añadirse al articulado del Decreto Legislativo N° 1075
sobre las disposiciones del nombre comercial, un artículo que consigne
que, en caso de evidenciarse un conflicto entre el registro de marca y el
uso de nombre comercial, el titular de este último deberá acreditar el uso
anterior del mismo dentro del mercado para así efectivizar el derecho.

1. RESUMEN EJECUTIVO.
Al referirnos al Perú este es un país privilegiado por contar con una extraordinaria
variedad de ecosistemas, artesanías y cultivos. Los factores climáticos y humanos que
se dan en nuestro territorio contribuyen a obtener productos de alta calidad, los cuales
son muy demandados en el mercado nacional e internacional
En este contexto, las Denominaciones de Origen toman una gran importancia en el
desarrollo empresarial y social de nuestro país porque pueden denotar calidad y,
además, son generadoras de ventajas competitivas para los productos que protegen.
Asimismo, las Denominaciones de Origen pueden ejercer un efecto de lealtad y mejorar
el índice de intención de compra por parte de los consumidores, del producto protegido
por este elemento de la propiedad industrial
Cabe indicar, que los consumidores dan gran importancia a los productos que están
asociados algún lugar de origen, territorio, clima y sobre todo si dichos productos están
protegidos por estrictos controles que protejan su calidad. En este sentido, en el
momento que el consumidor evalúa los productos con Denominación de Origen
descubre atributos que pueden incrementar su percepción objetiva y/o subjetiva hacia la
calidad de dichos productos. Es por esta razón, que la calidad percibida por el
consumidor le permite tomar una decisión de compra que puede mantenerse en el
tiempo, generando un beneficio económico para el productor, artesano o empresario que
oferte adecuadamente su producto en el mercado. Actualmente en el Perú se
encuentran protegidas las siguientes Denominaciones de Origen: Pisco, Maíz Blanco
Gigante Cusco, Chulucanas, Pallar de Ica, Café Villa Rica y Loche de Lambayeque.
De conformidad con el Sistema Jurídico de Integración de la CAN, los países miembros
pueden emitir en su legislación interna disposiciones que complementen a la normativa
comunitaria. En el caso peruano, la norma nacional en materia de propiedad industrial
es el Decreto Legislativo Nº 1075, que aprueba Disposiciones Complementarias a la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común
sobre Propiedad Industrial. Esta norma, que entró en vigencia el 1 de febrero del 2009,
fue emitida en el marco de la implementación legislativa de los compromisos asumidos
en el Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos de América (APC Perú –
1
USA), y en plena concordancia con la Decisión 689 (norma de adecuación de
determinados artículos de la Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial,
para permitir el desarrollo y profundización de Derechos de Propiedad Industrial a través
de la normativa interna de los Países Miembros)

1.1 ELEMENTOS Y CARACTERISTICAS DE LA DENOMINACION DE ORIGEN,

REQUISITOS, TITULARES, TRAMITES DERECHOS Y OBLIGACIONES.
Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica
constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar
determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una
región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada,
utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad,
reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio
geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.
ELEMENTOS:
Lugar geográfico:
El signo que pretenda ser protegido como denominación de origen debe incluir
en su conformación el nombre de un lugar geográfico. El legislador, sin
embargo, es flexible al señalar que este nombre puede ser el que corresponde
según la cartografía nacional del país del que se trate, o el nombre que sin ser
el oficial es utilizado para referirse a un lugar determinado. Cabe notar además
que la legislación andina incluye la posibilidad de que la denominación de
origen esté conformada por el nombre de un país, y no sólo por el nombre de
una región, provincia o área al interior del país.

El nombre geográfico:
Es utilizado para identificar un producto La denominación de origen es un signo
distintivo que identifica productos, a diferencia de los demás signos distintivos
que pueden estar referidos tanto a productos, como a servicios.
Resulta pertinente precisar además que, según la legislación vigente en
nuestro país, la denominación de origen puede ser aplicada a cualquier tipo de
productos. Esta amplitud ha permitido que, por ejemplo, en nuestro caso se
haya reconocido como denominación de origen a “CHULUCANAS”, signo que
es aplicado a “cerámica”, como veremos más adelante. A lo señalado cabe
agregar que para hablar de una denominación de origen, el producto en
1
cuestión debe ser conocido o designado con el nombre del lugar geográfico de
 extracción o producción. Es decir, se debe acreditar que en el tráfico mercantil
del sector correspondiente, el nombre del lugar geográfico se emplea para
designar ese producto.
El producto tiene características especiales que se deben a la zona
Ahora bien, no basta con que el nombre del lugar geográfico se utilice para
hacer referencia al producto, sino que además se debe verificar que el producto
en cuestión tiene características especiales que lo diferencian de los demás de
su especie; y que estas características se deben “exclusiva o esencialmente” a
esa zona geográfica –incluidos factores naturales y humanos- de la cual se
extraen, cultivan o producen. Es decir el producto que identifica la
denominación de origen debe ser un producto único, con características no
susceptibles de ser replicadas si el producto se extrajera o produjera en otro
lugar. Así, podemos concluir que para establecer si estamos, o no, frente a una
posible denominación de origen, no basta con que el producto sea conocido o
designado con el nombre de un lugar geográfico, sino que debe existir un
vínculo estrecho entre el producto y el lugar geográfico. De allí la importancia
de la realización de un estudio técnico que demuestre que las características
especiales del producto se deben a la zona correspondiente, incluyendo no
sólo a los factores naturales (suelo, clima, entre otros), sino también los
factores humanos (modo tradicional de elaboración o producción, por ejemplo).
Este sustento técnico es un requisito para la presentación de la solicitud de
declaración de protección de una denominación de origen en el Perú, como
comentaremos más adelante
- Uno de los elementos indispensables para el reconocimiento de una Denominación de
Origen o Indicación Geográfica es la preexistencia de un referente geográfico que da
origen a la denominación de un producto elaborado en ese determinado territorio.
- En este contexto los países establecen el marco legal adecuado con la finalidad de
impedir que la utilización de una designación o presentación de un producto indique
que éste proviene de una región geográfica distinta de su verdadero lugar de origen.
CARACTERISTICAS

Factor Geográfico, como condiciones naturales, clima, ambiente,

temperatura, entre otros.
1
Factor humano, que participa en su extracción o elaboración
Historia o tradiciones vinculadas a su producción.
La interacción de estos factores le dan una característica adicional al
producto que la distingue de otros similares.
La denominación de origen es un signo distintivo que, por añadidura, solo
puede ser un tipo particular de signo, es decir, una palabra o un conjunto de
palabras, y (ii) la función primordial de este signo, es distinguir un producto,
no un servicio ni una actividad, en el mercado.
La peculiaridad de la denominación de origen frente a los demás signos
distintivos, está en que a) se trata de un signo distintivo que incluye en su
conformación el nombre de un lugar geográfico, y b) que se aplica a aquellos
productos que tienen características especiales debidas precisamente al
hecho de haber sido extraídos o producidos en ese lugar
Entre las características que debe tener una denominación de origen
destaca, en primer lugar, el factor geográfico, que son las condiciones
naturales donde se origina el producto, como el clima, tipos de suelo, horas
de exposición al sol, temperatura, entre otros. También se consideran otras
características como el factor humano, las formas de elaboración de los
productos y la historia o tradiciones vinculadas a su producción geográfico.

REQUISITOS Y TRÁMITES.
Los productores que deseen utilizar la denominación de origen deberán seguir un
procedimiento administrativo ante la Dirección de Signos Distintivos de INDECOPI.
Este procedimiento se inicia con la presentación de una solicitud que debe contener
los siguientes requisitos:
a) nombre y domicilio del solicitante;
b) los poderes que sean necesarios
c) los documentos que acrediten la existencia y representación de
d) La persona jurídica solicitante;
e) la denominación de origen que se pretende utilizar;
f) certificación del lugar o lugares de explotación, producción o elaboración del
producto. Se acreditará con el acta de la visita de inspección realizada por un
organismo autorizado;
g) certificación de las características del producto que se pretende distinguir con
la denominación de origen, incluyendo sus componentes, métodos de
producción o elaboración y factores de1 vínculo con el área geográfica
protegida; que se acreditará con el acta de la visita de inspección realizada y la
certificación extendida por un organismo autorizado;
 h) certificación de que se cumple con la Norma Técnica Peruana, si fuese el caso; y,
i) comprobante de pago de las tasas correspondientes. Si la Dirección de Signos
Distintivos verifica que falta alguno de estos requisitos, notificará al solicitante
para que lo subsane, otorgándole para ello un plazo de quince días hábiles.
Cumplidos con todos los requisitos, la Dirección otorgará la autorización de
uso de la denominación de origen de que se trate. Esta autorización de uso
tendrá una vigencia de diez años, pudiendo ser renovada por períodos iguales,
para lo cual se seguirá el procedimiento de renovación establecido para las
marcas.

TITULARES.
De conformidad con lo establecido por el Decreto Legislativo Nº 1075, el titular de las
denominaciones de origen es el Estado, quien otorga las autorizaciones de uso a los
productores, a través de la oficina competente que, en el caso de Perú, es la
Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI Por ley, el titular de las
denominaciones de origen es el Estado Peruano Esta entidad se encarga también de
fiscalizar el uso adecuado de la denominación de origen

Es el Estado Peruano quien ostenta la titularidad sobre las denominaciones de

origen, pudiendo otorgar autorizaciones de uso a quienes directamente se dediquen
a la extracción, producción o elaboración de los productos distinguidos por la
denominación de origen y realicen dicha actividad dentro de la zona geográfica
delimitada según la declaración de protección. La autorización de uso de una
denominación de origen protegida tendrá una duración de diez años, pudiendo ser
renovada por períodos iguales.

DERECHOS Y OBLIGACIONES.
- Según el Artículo 220º de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto Legislativo Nº 823. Se
protegerá toda denominación de origen contra:
- El uso no autorizado de la denominación de origen;
- El uso para distinguir productos no comprendidos en la declaratoria de protección, en la
medida en que se trate de productos semejantes o cuando su uso aprovecha la
reputación de la denominación de origen;
- Cualquier otra práctica que pudiera inducir a error a los consumidores sobre el auténtico
origen del producto.
Artículo 221º - Las denominaciones de origen protegidas no podrán convertirse en
denominaciones genéricas.
Artículo 222º - No podrán ser declaradas como denominaciones de origen, aquellas
que: 1
a) No se ajusten a la definición contenida en el artículo 219º:
 b) Sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público o que pudieran
inducir a error al público sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de
fabricación o las características o cualidades de los respectivos productos;
c) Sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate,
entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los conocedores de la
materia como por el público en general.

Artículo 223º - La declaración de protección de una denominación de

origen se hará de oficio o a petición de quienes demuestren tener legítimo
interés, entendiéndose por tales, las personas físicas o morales que
directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del
producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación
de origen. Las autoridades estatales, departamentales, provinciales o
municipales, también se considerarán interesadas, cuando se trate de
denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones.

1.2 NATURALEZA JURIDICA DE LA DENOMINACION DE ORIGEN

- Marco normativo consideraciones generales.
En primer lugar tenemos el marco normativo a la Decisión 486 Régimen Común de
propiedad Industrial, el Decreto Legislativo Nº 1075, que establece disposiciones
complementarias a la Decisión 486.,y el Arreglo de Lisboa Relativo a la Protección de
las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional.
El Perú es miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), junto con Ecuador,
Colombia y Bolivia; siendo por tanto la normativa comunitaria andina en materia de propiedad
industrial la que rige en estos cuatro países. La norma comunitaria vigente es la Decisión 486
de la Comisión de la Comunidad Andina, que establece el Régimen Común Sobre Propiedad
Industrial. Esta norma tiene carácter supranacional, es decir, es de aplicación directa e
inmediata en los cuatro países miembros de la CAN y además tiene preeminencia sobre la
legislación interna de los países miembros. De conformidad con el Sistema Jurídico de
Integración de la CAN, los países miembros pueden emitir en su legislación interna
disposiciones que complementen a la normativa comunitaria. En el caso peruano, la norma
nacional en materia de propiedad industrial es el Decreto Legislativo Nº 1075, que aprueba
Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina
que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Esta norma, que entró en
vigencia el 1 de febrero del 2009, fue emitida en el marco de la implementación legislativa de
los compromisos asumidos en el Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos de
América (APC Perú – USA), y en plena concordancia con la Decisión 689 (norma de
1
adecuación de determinados artículos de la Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad
Industrial, para permitir el desarrollo y profundización de Derechos de Propiedad Industrial a
 través de la normativa interna de los Países Miembros). Cabe precisar además que, en el
plano nacional desde el año 2004 existe una regulación sobre la figura de los Consejos
Reguladores, a saber, la Ley Nº 28331, Ley Marco de los Consejos Reguladores de
Denominaciones de Origen. Los aspectos principales de esta regulación serán explicados
más adelante. En el plano internacional, como miembro de la Organización Mundial del
Comercio, el Perú es miembro de ADPIC. Asimismo, desde el 16 de mayo del 2005, se
encuentra vigente en el Perú el Arreglo de Lisboa Relativo a la Protección de las
Denominaciones de Origen y su Registro Internacional. El Perú además ha tenido una
intensa actividad en el marco de negociaciones bilaterales de comercio; habiendo celebrado
tratados que incluyen el tema de propiedad industrial y específicamente disposiciones
relativas a indicaciones geográficas o denominaciones de origen. Así, se ha celebrado el
Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos de América, el Acuerdo de Integración
Comercial con México, así como Tratados de Libre Comercio con Canadá, Singapur, China,
los Países EFTA, con la Unión Europea, Japón, Costa Rica y Panamá, y el Acuerdo de Libre
Comercio con Corea del Sur.

1.3DOCTRINA DE LA DENOMINACION DE ORIGEN

La legislación peruana en materia de denominaciones de origen ya ha logrado
establecer un sistema que permite la existencia jurídica de las denominaciones
de origen y su funcionamiento. El Art. 223 de la Ley de Propiedad Industrial
(Decreto Legislativo 823 del 24 de abril de 1996) norma el reconocimiento y
protección de las denominaciones de origen y los Art. 229 al 234 de esta ley se
refieren a la autorización de uso de una denominación de origen declarada; la
Ley Marco de los Consejos Reguladores(Ley 28331 del 14 de agosto del 2004),
establece los entes encargados de la gestión de las denominaciones de origen,
quienes representan a las entidades y personas interesadas o involucradas en
la denominación de origen. Asimismo el INDECOPI cuenta con los recursos
técnicos suficientes para establecer la norma técnica sobre la calidad de los
productos originarios. Este marco jurídico responde a que el Perú es un país
plurilingüe, multicultural y con una gran diversidad geográfica; se precisa pues,
reconocer los patrimonios locales y darles un valor económico para poder
reforzar la producción y comercialización de ciertos productos en mercados de
nivel nacional e internacional
Ambas realidades, tanto la jurídica como la geográfica, necesitan de la
investigación con la participación
de 1entidades públicas y privadas,
universidades1, gremios empresariales, etc.; que permitan hacer una
 evaluación sistemática de los productos que designan las denominaciones de
origen. Junto a las investigaciones se necesita una participación más activa y
constructiva del INDECOPI, como órgano rector de la propiedad intelectual en
el Perú, de modo que elimine las trabas y las formalidades costosas y
simplifique, promueva y aliente las denominaciones de origen
- Una denominación de origen es una indicación geográfica constituida por la denominación de
un país, una región, un lugar determinado o una zona geográfica determinada. La
denominación de origen se utiliza para designar un producto originario de este país, región,
etc. En estos signos, el producto posee una calidad, reputación u otras características que se
deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los
factores naturales y humanos. La denominación no puede consistir en una indicación común
o genérica para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las
consideradas tanto los conocedores de la materia como por el público en general.
- La declaración de protección de una denominación de origen se hace de oficio (el propio
INDECOPI, sin solicitud de un tercero) o a petición de quienes demuestren tener legítimo
interés, entendiéndose por tales, las personas naturales o jurídicas que directamente se
dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se
pretendan amparar con la denominación de origen, así como las asociaciones de
productores. La vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen,
estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron, a juicio de la
Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI; dicha entidad puede declarar el término de su
vigencia si tales condiciones no se mantuvieran.
-
1.4 JURISPRUDENCIA DE LA DENOMINACION DE ORIGEN

PROCESO 119-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición de la

autoridad administrativa consultante del
artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión
de la Comunidad Andina y, de oficio, de los
artículos 135 literales j) y k), 190, 194 literal c) y
214 de la Decisión 486. Órgano nacional
consultante: Dirección de Signos Distintivos del
Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y la Protección de la Propiedad
Intelectual (INDECOPI), de la República del
Perú. Accionante: Instituto Nacional de Defensa
de la Competencia y la Protección de la
1
Propiedad Intelectual (INDECOPI). Emplazada:
RICAVA S.A.C. Nombre Comercial: “PISCO BAR
 y logotipo” (mixto). Expediente Interno: 541695-
2013.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San
Francisco de Quito, a los quince (15) días del mes de julio del año dos mil
quince.

VISTOS:

La Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la

Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la
República del Perú, mediante Oficio 1089-2014/DSD-INDECOPI de 22 de
agosto de 2014, recibido vía correo electrónico por este Tribunal el mismo día,
por medio de la cual solicita la interpretación prejudicial del artículo 172 de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina
Esta solicitud ha sido formulada dentro del proceso interno 541695-2013, como
consecuencia de la acción de nulidad de oficio del nombre comercial “PISCO
BAR y logotipo” (mixto), por medio de la cual se pretende aplicar la causal de
prohibición absoluta de registro de marcas o nombres comerciales que
incorporen una denominación de origen protegida.

El auto emitido por este Tribunal el 17 de septiembre de 2014, debidamente

notificado el 18 del mismo mes y año, a través del cual se le otorgó a la
Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI de la República del Perú el plazo
de 15 días para acreditar su legitimidad activa para solicitar Interpretación
Prejudicial.

La comunicación 1391-2014/DSD-INDECOPI, de 3 de octubre de 2014,

suscrita por el Dr. Ray Augusto Meloni García, Director de la Dirección de
Signos Distintivos del INDECOPI, a través del cual da contestación a la
providencia antes citada.

El Auto de 19 de septiembre de 2014, mediante el cual el Tribunal admitió a

trámite la solicitud de interpretación prejudicial.

La sentencia de interpretación prejudicial de 20 de noviembre de 2014 recaída

dentro del Proceso 121-IP-2014, en la que este Tribunal decidió lo siguiente:

“(…)
PRIMERO: En la primera oportunidad en la que un órgano o entidad
administrativa realice una consulta con el propósito de obtener la interpretación
prejudicial, ésta deberá acreditar que: 1) se ha constituido por mandato legal, 2)
se trata de un órgano permanente, 3) el carácter obligatorio de sus
competencias, 4) el deber de aplicar normas comunitarias andinas en el
ejercicio de sus competencias, 5) el carácter contradictorio de los
procedimientos a su cargo y el respeto al debido proceso; y, 6) la imparcialidad
de sus actos. 1
SEGUNDO: La Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos
Distintivos son órganos dentro de la estructura orgánica del Indecopi
constituidas por mandato legal con carácter permanente, cuya jurisdicción es
obligatoria, asumiendo competencia primaria exclusiva para conocer y resolver
el procedimiento aplicando la normativa andina. Asimismo, el presente
procedimiento respeta el debido proceso y posee el carácter contradictorio,
además de que debido a su autonomía funcional queda garantizada su
imparcialidad.

En el presente caso se ha verificado que la Dirección de Signos Distintivos y la

Comisión de Signos Distintivos del Indecopi actúan como “juez nacional”, de
conformidad con los criterios establecidos por este Tribunal, por lo que ha
quedado verificada su legitimidad activa para solicitar interpretación prejudicial
facultativa.

(…)”.

A. ANTECEDENTES

Partes

Accionante: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL
PERÚ.

Emplazada: RICAVA S.A.C.

1. ANTECEDENTES

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se

encuentran los siguientes:

1. El 24 de febrero de 2009, a través de Resolución 2432-2009/DSD-

INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos, concedió a favor de la
empresa RICAVA S.A.C., el registro del nombre comercial denominado
“PISCO BAR y logotipo” (mixto), para distinguir actividades económicas
relacionadas con la prestación de servicios de restauración (alimentación),
de la Clase 43 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de
Productos y Servicios para el Registros de las Marcas (en adelante
Clasificación Internacional de Niza).

2. Mediante oficio 541695 de 31 de julio de 2013, la Secretaria Técnica de la

Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, decidió iniciar de oficio la
acción de nulidad del registro del nombre comercial “PISCO BAR y logotipo”
(mixto), inscrito con certificado 4301, otorgado a favor de RICAVA S.A.C. de
Perú, a través de Resolución 2432-2009/DSD-INDECOPI,
1 de 24 de febrero
de 2009.
3. A través de la providencia de 27 de agosto de 2013, se corrió traslado a la
empresa para que dentro del plazo de dos meses, conteste la acción de
nulidad de oficio presentada en contra de su nombre comercial “PISCO BAR
y logotipo” (mixto).

4. RICAVA S.A.C., contestó la acción de nulidad el 25 de octubre de 2013.

5. Con providencia de 29 de octubre de 2013, la Secretaría de la Comisión de

Signos Distintivos del INDECOPI, da por contestada la acción de nulidad.

6. Que con oficio 1089-2014/DSD-INDECOPI, el Director de Signos Distintivos

del INDECOPI, solicitó Interpretación Prejudicial, fundamentada en la
condición de Autoridad Nacional Competente por facultad primaria atribuida
por ley, al estar acreditado a resolver conflictos intersubjetivos de intereses
en aspectos relacionados con la aplicación de la normativa andina en
materia de Propiedad Intelectual.

a. Argumentos de la acción de nulidad.

7. La Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI

en su oficio 541695 expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- Que mediante Resolución 2432-2009/DSD-INDECOPI, de 24 de febrero de

2009, la Dirección de Signos Distintivos, otorgó a favor de RICAVA S.A.C.,
de Perú, el registro del nombre comercial “PISCO BAR y logotipo” (mixto),
para amparar actividades económicas relacionadas con la prestación de
servicios de restauración (alimentación), de la Clase 43 de la Clasificación
Internacional de Niza.

- Que se ha verificado que el nombre comercial registrado contiene entre sus

elementos a la denominación “Pisco”, la cual constituye una denominación
de origen peruana.

- Que el artículo 194, inciso c) de la Decisión 486, prohíbe el registro de

signos que puedan causar confusión respecto de los medios comerciales o
en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras
características de los productos o servicios que la empresa produzca o
comercialice.

- Aduce que el artículo 172 de la Decisión 486, faculta a que la autoridad

competente decrete de oficio o a petición de parte la nulidad absoluta de un
registro de marca, cuando hubiese sido concedido en contravención con los
artículos 134 primer párrafo y 135 de la Decisión 486.

- Solicita que se determine si corresponde iniciar de oficio una acción de

nulidad en contra del registro del nombre1 comercial “PISCO BAR y logotipo”
(mixto) y evaluar la oportunidad si dicho registro ha sido o no concedido en
contravención de las normas vigentes.
- Iniciar de oficio la acción de nulidad del registro del nombre comercial
“PISCO BAR y logotipo” (mixto).

b. Argumentos de la contestación a la acción de nulidad.

8. RICAVA S.A.C., en su contestación a la acción de nulidad, expresa, en lo

principal, los siguientes argumentos:

9. Distintividad del nombre comercial “PISCO BAR y logotipo” (mixto), motivo

por el cual fue concedido.

10. Afirma que: “(…) a diferencia de la marca y otros signos distintivos, el

registro de un nombre comercial tiene sólo efecto declarativo, pues los
derechos sobre dicho signo se adquieren en virtud de su uso real y efectivo
en el mercado con relación al establecimiento o a la actividad económica
que distinga. Es el uso lo que permite que se consolide como tal y se
mantenga el derecho de exclusiva sobre aquél”.

11. Acompañaron documentos como facturas, material publicitario, para ratificar

el uso de su nombre comercial.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

12. Que, de conformidad con el artículo 1 literal c) del Tratado de Creación del
Tribunal del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la norma cuya
interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la
Comunidad Andina.

13. En el presente caso, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI solicitó

la interpretación del artículo 17266 de la Decisión 486.

66
Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier
momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto
en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un
registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se
hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del
registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación
interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo
de resolverse la nulidad. 1
Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca
fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la
marca.
14. Procede la interpretación solicitada y, además, se interpretarán de oficio los
artículos 135 literales j) y k), 190, 194 literal c) y 214 67 de la Decisión 486 de
la Comisión de la Comunidad Andina.

3. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

A. La finalidad y efectos de la Interpretación Prejudicial Facultativa.

II. Ámbito de protección del nombre comercial.
III. La Denominación de Origen. Protección jurídica. Legítimo interés.
Protección comunitaria.
IV. Las bebidas espirituosas
V. De la nulidad de oficio de un signo.

I.- La finalidad de la interpretación prejudicial facultativa:

15. La finalidad última de la interpretación prejudicial consiste en la aplicación

uniforme del Derecho comunitario en los Países Miembros de la Comunidad
Andina a través de este órgano comunitario. Esta facultad es una
competencia exclusiva del Tribunal. En efecto, el artículo 121 del Estatuto
del Tribunal señala que: “Corresponde al Tribunal interpretar las normas que
conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de
asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros”.

67
Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…)

j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos
diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un
aprovechamiento injusto de su notoriedad;

k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;

(…)

Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una
empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una
empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro
de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas,
pudiendo ambas coexistir.

Artículo 194.- No podrá registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno de los casos
siguientes:

(…)

c) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia
empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; o,

(…)

Artículo 214.- La protección de las denominaciones de origen se inicia con la declaración que al efecto emita la oficina
nacional competente.

El uso de las mismas por personas no autorizadas que cree confusión, será considerado una infracción al derecho de
1
propiedad industrial, objeto de sanción, incluyendo los casos en que vengan acompañadas de indicaciones tales como
género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el consumidor.
16. Su finalidad reside en generar uniformidad, tanto en la interpretación como
en la aplicación de la normativa andina, puesto que es un elemento
fundamental para la construcción del proceso de integración andino.

17. El artículo 122 del Estatuto del Tribunal regula la consulta facultativa de la
siguiente manera: “Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el
que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar,
directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca
de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en
derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere
recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso” (lo
subrayado es nuestro). Esto significa que, tal como lo señala su propio
enunciado, es una facultad de la Autoridad y no un derecho de las partes.

18. Adicionalmente, la interpretación prejudicial facultativa sirve para garantizar

que la norma comunitaria sea interpretada y aplicada de manera uniforme en
toda la extensión del territorio de la Comunidad Andina sin entrar al fondo de
la cuestión consultada, que es de competencia exclusiva del consultante. El
Tribunal es el único encargado de pronunciarse sobre el alcance de la norma
andina sustantiva, la misma que servirá para dilucidar el proceso y asegurar
la aplicación uniforme del Derecho comunitario.

19. Cabe advertir que no todos los procedimientos administrativos llegan a la

sede judicial, por lo que la consulta solicitada en sede administrativa resulta
ser de utilidad al estar acorde con el objetivo y finalidad de la interpretación
prejudicial. Ante la duda de la entidad administrativa antes de resolver, el
Tribunal es el encargado de aclarar y dilucidar el sentido e interpretación de
las normas a ser aplicadas.

20. Cabe señalar que la facultad de solicitar la interpretación prejudicial es

precisamente para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman
el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, de conformidad con el
artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal: “Los Países Miembros están
obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la
Comunidad Andina”.

21. En el presente caso ha quedado acreditado que la Dirección de Signos

Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi actúan como
“juez nacional”, de conformidad con los criterios establecidos por este
Tribunal, por lo que ha quedado verificada su legitimidad activa para solicitar
la presente interpretación prejudicial facultativa.

22. Según el artículo 127 del Estatuto del Tribunal, la Dirección de Signos
Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos que conozcan del proceso
interno en que se formuló la consulta, deberán adoptar en su resolución la
interpretación del Tribunal. Emitida la interpretación
1 prejudicial, la Dirección
de Signos Distintivos o la Comisión de Signos Distintivos tienen la obligación
de acatarla en la Resolución que vayan a adoptar en el caso concreto. La
 Resolución de la Dirección de Signos Distintivos o de la Comisión de Signos
Distintivos podrá ser apelada en sede administrativa, debiendo decidir sobre
tal apelación la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Agotada la vía
administrativa, las partes que no estén de acuerdo con las Resoluciones
emitidas por la Sala de Propiedad Intelectual podrán presentar demanda
contencioso administrativa con el fin de obtener la nulidad de las
mencionadas resoluciones.

23. En ese momento surge el cuestionamiento sobre si la interpretación

prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por la Dirección
de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos será aplicable a las
fases posteriores.

24. En principio la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la

consulta realizada por la Dirección de Signos Distintivos o la Comisión de
Signos Distintivos es aplicable a lo largo del proceso ya sea en sede
administrativa o judicial, sin perjuicio de que la Sala de Propiedad Intelectual
o las autoridades judiciales realicen una nueva consulta, particularmente, en
los siguientes casos:

1. Se solicita interpretación prejudicial sobre diferentes normas del

ordenamiento jurídico comunitario.

2. Existen pruebas o documentos en el proceso que determinan la

aparición de nuevos elementos de juicio que no fueron tomados en
cuenta al momento de realizar la interpretación prejudicial.

3. Si a criterio del Consultante existen temas o asuntos sobre los que el

Tribunal no se pronunció.

4. Si a criterio del Consultante es necesaria la ampliación o la aclaración de

la interpretación prejudicial.

25. Por lo tanto, se podrá realizar una nueva consulta especificando claramente
cuáles son los puntos sobre los que desea que este Tribunal se pronuncie.
Cabe indicar que la interpretación prejudicial será obligatoria cuando se trate
de la única o última instancia ordinaria y no exista una interpretación
prejudicial facultativa anterior, sea en el marco del procedimiento
administrativo o en la primera instancia judicial. Finalmente, cabe precisar
que este Tribunal se reserva el derecho de evaluar cada caso concreto
sometido a su conocimiento.

II. Ámbito de protección del nombre comercial.

26. La Decisión 486 en su artículo 190 protege al nombre comercial.

27. De acuerdo con la mencionada Decisión,1 el nombre comercial es “cualquier

signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un
establecimiento mercantil (…)”.
28. En efecto, el nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en
el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial,
y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.

29. Este Tribunal ha manifestado, en cuanto al nombre comercial, que “Se

entiende por nombre comercial al elemento identificador que permite a su
titular distinguir o diferenciar un negocio o actividad comercial, de otros
idénticos o similares que desarrollan sus competidores; el signo que
constituye un nombre comercial puede coincidir con la denominación o razón
social de la empresa”68.

30. Este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la protección del nombre

comercial se enmarca dentro del sistema declarativo, es decir, el derecho
nace con el uso. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del
nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de
acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad
de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún
hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los
competidores”69.

31. Asimismo, los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema
de protección del nombre comercial. De conformidad con estas normas, la
protección del nombre comercial goza de las siguientes características,
conforme lo ha determinado este Órgano Comunitario en su jurisprudencia, a
saber:

a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo anterior

quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de
derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser
simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del
mismo.
b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre
comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante en el mercado.

32. Conforme a la disposición establecida en el artículo 191 de la Decisión 486,

la protección al nombre comercial en el Derecho Comunitario Andino no
deriva solamente de un registro, tal como es el caso de las marcas, sino que
basta el uso del mismo. Sin embargo, “Si la utilización personal, continua,
real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión
de los derechos de marcas, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del
nombre comercial”. Quien alegue el uso anterior del nombre comercial
deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional,
ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el
nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (...). La simple alegación
68
Proceso 145-IP-2004, sentencia de 25 de noviembre de 2004, marca: “BIMBO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE
LA COMUNIDAD ANDINA.
1
69
Proceso 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 581 de 12 de julio de 2000, marca: “IMPRECOL”. TRIBUNAL DE
JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
 del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer
sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un
sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección,
proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario” 70.

33. Para que un nombre comercial sea susceptible de registro, debe cumplir las
mismas condiciones que reúne una marca, es decir, que sea distintivo y
susceptible de representación gráfica, además de no incurrir en las causales
enunciadas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de
la Comunidad Andina.

III. La Denominación de Origen. Protección jurídica. Legítimo interés.

Protección comunitaria.

34. En el presente caso, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos

Distintivos del INDECOPI, inició de oficio la acción de nulidad en contra del
registro del Nombre Comercial “PISCO BAR y logotipo” (mixto), por contener
la denominación de origen “PISCO”.

35. Por ello, es pertinente traer a colación el Proceso 76-IP-2007 71 que desarrolló
el tema de la protección de la denominación de origen en el ámbito de la
Comunidad Andina.

36. El Título XII, Capítulo I, de la Decisión 486 regula lo relativo a las

Indicaciones Geográficas, las que son utilizadas en el tráfico económico para
identificar el origen geográfico de los productos a distinguir con el signo.

37. Desde el punto de vista de una clasificación funcional, las Indicaciones

Geográficas pueden distinguirse entre: i) Indicaciones de Procedencia; y, ii)
Denominaciones de Origen. Mientras las primeras son indicaciones
geográficas cuya función consiste en brindar información sobre el lugar en el
que el correspondiente producto es extraído, producido, cultivado o
elaborado; las segundas son indicaciones geográficas que además de
proporcionar información sobre la procedencia geográfica del producto, son
signos distintivos que sirven para distinguir un producto proveniente de una
zona determinada, siendo que las calidades del producto provienen
exclusiva y esencialmente de dicho medio geográfico.

38. El artículo 201 de la Decisión 486 establece que: “Se entenderá por
denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la
denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o
constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un
lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada
para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u
otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio

70
Proceso Nº 3-IP-98; caso: “BELLA MUJER”, publicado en la G.O.A.C. Nº 338 de 11 de mayo de 1998.
1
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

71
Interpretación Prejudicial dentro del Proceso 76-IP-2007, publicada en la G.O.A.C. Nº 1557, de 05 de noviembre
de 2007, sobre la marca “TEQUILA”.
 geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y
humanos”.

39. De dicha definición se desprenden dos elementos que individualizan el

concepto de denominación de origen, el primero de ellos es el de la
denominación de origen esté constituida por el nombre de un país o región,
o el de una denominación que sin ser la de un país o región, refiera a uno de
ellos. El criterio para determinar los límites de dicha referencia deberá ser
analizado de acuerdo con el caso concreto, considerando que se tenga
suficientemente acreditado que en la vida del tráfico comercial se emplea
dicha denominación para distinguir al producto objeto de protección.

40. En el segundo elemento es condición que la reputación u otras

características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio
geográfico referido con la denominación, es decir, que el producto protegido
como denominación de origen sea producto de factores culturales, naturales
y humanos, lo que significa, que si el producto no se produjera, elaborara,
extrajera o cultivara en la región geográfica determinada con dichos factores,
no tendría las mismas características y, por tanto, constituiría un producto
diferente.

Protección jurídica

41. El artículo 214 de la Decisión 486 establece las características de protección

territorial de las denominaciones de origen, incluyendo en tales
características: el inicio de la protección y los casos de infracción a éste
derecho concedido. La denominación de origen se protege en el país donde
es presentada la solicitud, desde la declaración que a tales efectos emita la
autoridad competente. En este sentido, en principio, la norma reconoce la
protección territorial de la denominación de origen.

42. De otro lado, el citado artículo reconoce que todo uso no autorizado de la
denominación constituye una infracción al derecho de marcas. Éste no sólo
es sancionado en casos de usos como denominación de origen, sino como
signo distintivo, o como descripción referencial de las características del
producto, es decir, no se podrá utilizar la denominación protegida en
referencias que incluyan indicaciones como “género, tipo, imitación”, o
similares.

Legítimo interés

43. El artículo 203 de la Decisión 486 establece “La declaración de protección de

una denominación de origen se hará de oficio o a petición de quienes
demuestren tener 91 legítimo interés, entendiéndose por tales, las personas
naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción,
producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan
amparar con la denominación de origen, así como las asociaciones de
productores. Las autoridades estatales,1 departamentales, provinciales o
municipales también se considerarán interesadas, cuando se trate de
denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones”. Por lo
 tanto, estas son las personas legítimamente autorizadas por la normativa
comunitaria que pueden pedir la declaración de protección de una
denominación de origen.

44. Por otra parte, la norma comunitaria establece en el artículo 212 de la

Decisión 486, que “La utilización de denominaciones de origen con relación
a los productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales provenientes
de los Países Miembros, queda reservada exclusivamente para los
productores, fabricantes y artesanos que tengan sus establecimientos de
producción o de fabricación en la localidad o región del País Miembro
designada o evocada por dicha denominación”, asimismo, que “Solamente
los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una
denominación de origen registrada podrán emplear junto con ella la
expresión ‘DENOMINACION DE ORIGEN’”, y finalmente que “Son aplicables
a las denominaciones de origen protegidas las disposiciones de los Artículos
155, 156, 157 y 158, en cuanto corresponda”.

45. Esta última disposición impide el uso de la denominación de origen a

terceras personas, de manera que la denominación de origen solo puede ser
utilizada por quienes realicen las actividades señaladas en la norma,
siempre y cuando tales actividades se lleven a cabo en la localidad o región
del País Miembro, aplicándose las mismas disposiciones del uso exclusivo
del derecho de marcas.

46. A diferencia de la figura de la “marca colectiva”, mediante el reconocimiento

y protección de una denominación de origen no se protege sólo el interés de
los citados productores, fabricantes o artesanos, sino que se entiende que la
protección contempla, además, los intereses del país al que pertenece la
región reivindicada con la denominación de origen. Todo ello sin perjuicio
que las entidades públicas o privadas que representen a los beneficiarios de
las denominaciones de origen, o aquellas designadas al efecto, dispongan
los mecanismos que permitan un control efectivo del uso de las
denominaciones de origen protegidas, de conformidad con el artículo 213 de
la Decisión 486.

Protección comunitaria

47. El artículo 218 de la Decisión 486 establece que “Las oficinas nacionales
competentes podrán reconocer las denominaciones de origen protegidas en
otro País Miembro, cuando la solicitud la formulen sus productores,
extractores, fabricantes o artesanos que tengan legítimo interés o las
autoridades públicas de los mismos”, y que “Para solicitar dicha protección,
las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en
sus países de origen”.

48. En este sentido, la Declaración Oficial de reconocimiento que puede otorgar

un País Miembro a una denominación de origen de otro País Miembro es
título suficiente para que los efectos de1 su protección se apliquen de la
misma manera en el país en que se otorga tal reconocimiento.
49. Dicho reconocimiento implica la protección de la denominación de origen y
por lo tanto, la exclusividad de su uso a los titulares del derecho reconocido
en el país donde nace el mismo, así como el ius prohibendi del registro de la
denominación como signo distintivo en su territorio, tal como lo establece el
artículo 135 de la Decisión 486:

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marca los signos que: (…) j)
reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para
los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera
causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o
implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad”. (lo subrayado es
nuestro).

50. En el presente caso, la autoridad consultante deberá determinar si es que

existió o no un aprovechamiento injusto de la notoriedad de la denominación
de origen “Pisco”, siendo que justamente la denominación de origen
presupone la existencia de notoriedad, reputación o fama del producto que
constituye la denominación de origen y si el Nombre Comercial registrado
dentro de sus actividades comerciales puede crear confusión o asociación
con la denominación de origen declarada.

IV. Las bebidas espirituosas.

51. Entre una de las prohibiciones para el registro de un signo se encuentra la

causal determinada en el artículo 135 literal k) de la Decisión 486, la cual
hace alusión a aquellos signos que contentan una denominación de origen
protegida para vinos y bebidas espirituosas.

52. Como ya se pronunció este Tribunal en la aclaratoria al Proceso 120-IP-2014

de 3 de junio de 2014:

“El literal k) del artículo 135 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas

espirituosas”.

Lo primero que observa el Tribunal es que a diferencia de la causal

contenida en el literal j), el legislador comunitario no generó ningún
parámetro de calificación de la conducta. Esto quiere decir que es
irregistrable un signo solicitado como marca si contiene una denominación
de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas. En consecuencia, al
aplicar la causal de irregistrabilidad estudiada, la oficina de registro
marcario no deberá analizar la posibilidad de que se genere riesgo de
confusión, asociación y uso parasitario.

El Tribunal advierte que la anterior disposición

1 es una concreción de la
previsión contenida en el artículo 23.2 del Acuerdo, sobre los Aspectos de
 los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio
(ADPIC), cuyo texto es del siguiente tenor:

“Artículo 23

Protección adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y

bebidas espirituosas.

(…)
De oficio, si la legislación de un Miembro lo permite, o a petición de una
parte interesada, el registro de toda marca de fábrica o de comercio
para vinos que contenga o consista en una indicación geográfica que
identifique vinos, o para bebidas espirituosas que contenga o consista
en una indicación geográfica que identifique bebidas espirituosas, se
denegará o invalidará para los vinos o las bebidas espirituosas que no
tengan ese origen”.

(…)”.

Como se puede observar, el artículo 135 literal k) de la Decisión 486

viabiliza que los Países Miembros de la Comunidad Andina le otorguen
el trato especial y reforzado a las denominaciones de origen de vinos y
bebidas espirituosas, en concordancia con la normativa multilateral.

Sobre el trato especial y diferenciado mencionado, la OMC a través de

la nota informativa sobre “Propiedad Intelectual: Indicaciones
Geográficas y Biodiversidad”, manifestó lo siguiente:

“Las indicaciones geográficas son topónimos (en algunos países son

también palabras asociadas con un lugar) que se utilizan para
identificar productos que proceden de determinados lugares y tienen
determinadas características (por ejemplo, “Champagne”, “Tequila” o
“Roquefort”). De conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, todas
las indicaciones geográficas han de protegerse como mínimo para
impedir que se induzca al público a error y para evitar la competencia
desleal (artículo 22). Los vinos y bebidas espirituosas gozan de un
nivel de protección más elevado o mayor (artículo 23): a reserva de
varias excepciones, estas indicaciones tienen que protegerse incluso
en el caso de que el uso indebido no induzca al público a error”.
Subrayado por fuera del texto72.

De conformidad con lo anterior, el Tribunal advierte que el artículo 135

en sus literales j) y k) siguen la misma lógica de los artículos 22 y 23
del ADPIC, es decir, una previsión general para las denominaciones de
origen y una específica con una protección especial y diferenciada para
aquellas que recaen sobre vinos y bebidas espirituosas.

Por lo tanto, el cuestionamiento que

1 surge consiste en definir qué
significa una bebida espirituosa.
72
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/status_s/gi_s.htm
 Con el ánimo de crear armonía conceptual en el escenario
internacional, y como quiera que el tráfico comercial de bebidas
espirituosas tiene una incidencia alta tanto en América como en
Europa, el Tribunal considera adecuado adoptar una definición de
bebidas espirituosas, basándose, de manera general, en la consagrada
en la normativa comunitaria europea (artículo 2 del Reglamento CE
110/2008)73. En el campo de las denominaciones de origen esto es muy
importante por la reciprocidad como parámetro de protección en los
diferentes escenarios globales.

El Tribunal observa que una “bebida espirituosa” no se puede definir

simplemente como bebida alcohólica, ya que la categoría de los vinos
también entra dentro de dicha definición, lo que impide “lógicamente”
hacer esta afirmación. Como se mencionó, la intención del legislador
comunitario y multilateral es dar un tratamiento diferente a estas dos
bebidas de contenido alcohólico.

En este sentido, la Comunidad Andina se debe expresar en el mismo

lenguaje en cuanto a los productos protegidos; es un primer paso firme
para la protección de las denominaciones de origen comunitarias
andinas en el exterior y las extranjeras en el territorio comunitario. Esta
necesidad es patente si se tiene en cuenta que sobre la base del
artículo 23.4 se está negociando un sistema de registro de

73
Artículo 2

Definición de bebida espirituosa

1. A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por «bebida espirituosa» la bebida alcohólica:

a) destinada al consumo humano;

b) poseedora de unas cualidades organolépticas particulares;

c) con un grado alcohólico mínimo de 15 % vol;

d) producida:

i) bien directamente, mediante:

— la destilación, en presencia o no de aromas, de productos fermentados de modo natural, y/o

— la maceración o procedimientos similares de materias primas vegetales en alcohol etílico de origen agrícola
y/o destilados de origen agrícola, y/o las bebidas espirituosas en el sentido del presente Reglamento, y/o

— la adición de aromas, azúcares u otros productos edulcorantes enumerados en el punto 3 del anexo I y/u otros
productos agrícolas y/o alimenticios al alcohol etílico de origen agrícola y/o a destilados de origen agrícola y/o a
bebidas espirituosas según la definición del presente Reglamento,

ii) o bien por mezcla de una bebida espirituosa con uno o más de los siguientes productos:

— otras bebidas espirituosas, y/o

— alcohol etílico de origen agrícola o destilados de origen agrícola, y/u

— otras bebidas alcohólicas, y/o

1
— bebidas.

2. No obstante, no se consideran bebidas espirituosas las que se incluyen en los códigos NC 2203, 2204, 2205,
2206 y 2207.
 denominaciones de origen para los vinos y las bebidas espirituosas. 74
Por tal razón, una bebida espirituosa será aquella que goza de las
siguientes características:

1. Es una bebida alcohólica con un grado mínimo de alcohol

volumétrico de 15%.
2. Destinada al Consumo humano.
3. Con cualidades organolépticas75 particulares. Es decir, con aspectos
específicos que se pueden captar por los sentidos.
4. Obtenida por destilación, en presencia o no de aromas, de productos
naturales fermentados, o por maceración de sustancias vegetales,
con adición o no de aromas, azúcares, otros edulcorantes u otros
productos agrícolas.
5. Se puede obtener por mezcla con otras bebidas espirituosas, alcohol
etílico o destilados de origen agrícola, otras bebidas alcohólicas o no
alcohólicas.

Para contestar claramente a la pregunta del consultante, el Tribunal

determina que es posible aplicar la causal de prohibición enunciada en el
artículo 135 literal k) de la Decisión 486, en el procedimiento de nulidad de
registro de nombre comercial, teniendo en cuenta las definiciones
plasmadas en la presente providencia”.

53. El Juez consultante en el presente caso, deberá verificar si la denominación

de origen PISCO se encasilla como bebida espirituosa, y en caso de así
serlo, sería plenamente aplicable la causal determinada en el literal k) del
artículo 135 de la Decisión 486 para declarar la nulidad de un registro de un
nombre comercial.

V. De la nulidad de oficio de un signo.

54. Dentro del Proceso 90-IP-2010 de 7 de septiembre de 2010 este Tribunal

señaló lo siguiente:

“(…)

55. El régimen de la acción de nulidad ha tenido importantes modificaciones. Los

cambios de la Decisión 313 a la Decisión 486 se resumen en el siguiente
cuadro76:

74
Nota informativa sobre “Propiedad Intelectual: Indicaciones Geográficas y Biodiversidad”:
“Negociación: el registro multilateral de vinos y bebidas espirituosas
Esta negociación, que tiene lugar en reuniones específicas del Consejo de los ADPIC en “Sesión Extraordinaria”,
tiene por objeto crear un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos y
bebidas espirituosas, que en la actualidad gozan de un nivel de protección más elevado que el otorgado a otras
indicaciones geográficas”. 1
75
Diccionario de la Real Academia de la Lengua. Dicho de una propiedad de un cuerpo: Que se puede percibir por
los sentidos
76
El cuadro es tomado de la Interpretación Prejudicial emitida el 1 de abril de 2009, dentro del Proceso 10-IP-2009.
 Inciso primero y
Artículo 102 de Artículo 113 de la segundo del
la Decisión 313 Decisión 344 artículo 172 de la
Decisión 486

1
 Hace referencia Hace referencia a Diferencia entre la
Clases de nulidad a una sola clase una sola clase de nulidad absoluta y la
de nulidad nulidad nulidad relativa.
La parte La parte Para la nulidad
interesada. interesada. absoluta y para la
nulidad relativa,
De oficio por la De oficio por la cualquier persona.
Autoridad autoridad nacional.
Sujeto legitimado
Nacional. De oficio por la
para interponer la
autoridad nacional
acción de nulidad
competente.

Para la nulidad
relativa el interesado.

No establece No establece Para la nulidad

término de término de absoluta no prescribe
prescripción. prescripción. la acción.
Establece: “Las
acciones de Para la nulidad
Prescripción de la
nulidad que se relativa prescribe en
acción
deriven del 5 años contados
presente artículo, desde la fecha de
podrán solicitarse concesión del
en cualquier registro impugnado.
momento.”
La norma señala La norma señala La norma distingue
una causal tres causales: entre las causales
general “si el “a) El registro se para la nulidad
registro fue haya concedido en absoluta y para la
concedido en contravención de relativa, de la
contravención a cualquiera de las siguiente manera:
la presente disposiciones de la
Decisión”. presente Decisión Causales de nulidad
absoluta: cuando el
b) El registro se registro de una
hubiere otorgado marca se hubiese
sobre la base de concedido en
Causales de datos o contravención de los
nulidad documentos artículos 134 primer
declarados como párrafo77, y 135 de la
falsos o inexactos Decisión 486.
por la autoridad
nacional Causales de nulidad
competente, relativa: cuando el
contenidos en la registro se hubiese
solicitud y que concedido en
sean esenciales. contravención de lo
dispuesto en el
c) El registro se artículo 136 o cuando
haya concedido de éste se hubiera
mala 1fe”. efectuado de mala fe.
77
Esta norma consagra los requisitos para el registro de marca: distintividad y susceptibilidad de representación
gráfica, así como con el requisito de perceptibilidad implícito en la noción de marca.
56. Como se observa en el cuadro anterior, uno de los cambios fundamentales
que introdujo el artículo 172 de la Decisión 486 se centra en la distinción
entre nulidad absoluta y nulidad relativa. Dicha distinción se acompaña con
una figura de gran magnitud: la prescripción de la acción de nulidad de un
registro de marca.

57. La nulidad absoluta está concebida para la protección del ordenamiento

jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser
ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo.

58. La nulidad relativa tiene por finalidad proteger el interés de un tercero

determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción
debe ejercerse dentro de un plazo específico, se consagra la prescripción de
la acción de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro
impugnado.

59. De conformidad con lo anterior y en relación con los actos administrativos

que conceden o deniegan registros de marcas, son inaplicables las normas
locales que establezcan términos de prescripción para las acciones de
nulidad, ya que dicho asunto, como se advirtió, es regulado por la normativa
comunitaria.

60. Además de lo anterior, el operador jurídico nacional debe aplicar todo el

régimen de la acción de nulidad previsto en la Decisión 486, de conformidad
con lo indicado en el cuadro anteriormente presentado.

61. Cuando la norma comunitaria utiliza el término “acción”, se está refiriendo a

cualquier acción judicial que tenga por finalidad anular o declarar la
ilegalidad de los actos administrativos que conceden o deniegan el registro
de una marca; por lo tanto, es muy común que en derecho interno se le dé
otras denominaciones, de conformidad con su régimen contencioso
administrativo; se pueden llamar: recurso de anulación, acción subjetiva o de
plena jurisdicción, acción de nulidad y restablecimiento del derecho, o
simplemente acción contenciosa. Lo importante en este asunto, es que el
procedimiento general que se aplica a dichas acciones es el establecido por
las normas contencioso administrativas de cada País Miembro, respetando
eso sí, los parámetros regulados por la normativa comunitaria.

62. Lo anterior convierte a las acciones interpuestas en “acciones especiales de

nulidad”, por los siguientes motivos:

1. El procedimiento en general, lo que incluye la denominación de

la acción, es regulado por la normativa interna.

2. Asuntos procesales específicos, como la prescripción de la

acción y la legitimación activa, son regulados por la normativa comunitaria y,
en consecuencia, la normativa interna en1estos aspectos es inaplicable.
 3. La normativa sustancial aplicable, por lo general, es la
comunitaria andina.

4. De conformidad con los dos puntos anteriores, el juez o la autoridad

administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea
anular el acto administrativo que concede o deniega el registro de una
marca, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal
correspondiente a una “acción especial”, soportada, por un lado, en las
normas procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales
y sustanciales comunitarias andinas.

La Autoridad Nacional Competente para conocer de esta acción no está

limitada a la rama judicial, ya que dicha función jurisdiccional podría ser
atribuida a una autoridad administrativa, si así lo dispone la legislación
interna de los Países Miembros. Esta posición está en concordancia con el
segundo párrafo del artículo 273, que establece: “Asimismo, entiéndase
como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la
legislación nacional sobre la materia”.

(…)”.

63. En el presente caso, el 24 de febrero de 2009 la Dirección de Signos

Distintivos, concedió a favor de la empresa RICAVA S.A.C. el registro del
Nombre Comercial “PISCO BAR y logotipo” (mixto), para actividades
relacionadas con prestación de servicios de restauración (alimentación), de
la Clase 43 de la Clasificación de Niza, signo que al momento se encuentra
en trámite de acción de nulidad de oficio por parte de la Secretaría Técnica
de la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, al considerar que
incurre en la prohibición de registro de los artículos 135 primer párrafo y 135
de la Decisión 486, y en aplicación del artículo 172 del antes citado cuerpo
legal, inició de oficio la nulidad del mismo.

64. Al respecto, el artículo 172 de la Decisión 486 señala que: “La autoridad
nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y
en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando
se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134
primer párrafo y 135”.

65. En el presente caso la autoridad consultante debe comprobar que el nombre

comercial registrado “PISCO BAR y logotipo” (mixto), incurrió en las
causales de prohibición del artículo 135 literales j) y k) de la Decisión 486, y
si crea riesgo de confusión en el público consumidor, respecto de la
denominación de origen “PISCO”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA emite el

siguiente:

PRONUNCIAMIENTO: 1
PRIMERO:
 En ese momento surge el cuestionamiento sobre si la interpretación prejudicial
emitida por este Tribunal en la consulta realizada por la Dirección de Signos
Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos será aplicable a las fases
posteriores.

En principio la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta

realizada por la Dirección de Signos Distintivos o la Comisión de Signos
Distintivos es aplicable a lo largo del proceso ya sea en sede administrativa o
judicial, sin perjuicio que la Sala de Propiedad Intelectual o las autoridades
judiciales realicen una nueva consulta, particularmente, en los siguientes
casos:

1. Se solicita interpretación prejudicial sobre diferentes normas del ordenamiento

jurídico comunitario.
2. Existen pruebas o documentos en el proceso que determinan la aparición de
nuevos elementos de juicio que no fueron tomados en cuenta al momento de
realizar la interpretación prejudicial.
3. Si a criterio del Consultante existen temas o asuntos sobre los que el Tribunal
no se pronunció.
4. Si a criterio del Consultante es necesaria la ampliación o la aclaración de la
interpretación prejudicial.

SEGUNDO:
Se entiende por nombre comercial al elemento identificador que permite a su
titular distinguir o diferenciar un negocio o actividad comercial, de otros
idénticos o similares que desarrollan sus competidores. El signo que constituye
un nombre comercial puede coincidir con la denominación o razón social de la
empresa.

Para que un nombre comercial sea susceptible de registro, debe cumplir las
mismas condiciones que reúne una marca, es decir, que sea distintivo y
susceptible de representación gráfica, además de no incurrir en las causales
enunciadas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina.

TERCERO:
Desde el punto de vista de una clasificación funcional, las Indicaciones
Geográficas pueden distinguirse entre: i) Indicaciones de Procedencia; y, ii)
Denominaciones de Origen. Mientras las primeras son indicaciones
geográficas cuya función consiste en brindar información sobre el lugar en el
que el correspondiente producto es extraído, producido, cultivado o elaborado;
las segundas son indicaciones geográficas que además de proporcionar
información sobre la procedencia geográfica del producto, son signos
distintivos que sirven para distinguir un producto proveniente de una zona
determinada, siendo que las calidades del producto provienen exclusiva y
esencialmente de dicho medio geográfico.
1 que: No podrán registrarse como
El artículo 135 de la Decisión 486 determina
marca los signos que: (…) j) reproduzcan, imiten o contengan una
denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos
diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de
asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su
notoriedad”. (lo subrayado es nuestro).

En el presente caso, la autoridad consultante deberá determinar si es que

existió o no un aprovechamiento injusto de la notoriedad de la denominación
de origen “Pisco”, siendo que justamente la denominación de origen
presupone la existencia de notoriedad, reputación o fama del producto que
constituye la denominación de origen y si el nombre comercial registrado dentro
de sus actividades comerciales puede crear riesgo de confusión o asociación
con la denominación de origen declarada.

CUARTO:
Es plenamente aplicable la causal de prohibición enunciada en el artículo 135
literal k) de la Decisión 486, en el procedimiento de nulidad de registro de un
nombre comercial, para lo cual el Juez consultante, deberá verificar que la
denominación PISCO cumpla los requisitos enunciados en la presente
interpretación prejudicial.

QUINTO:
La nulidad absoluta está concebida para la protección del ordenamiento
jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser
ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo.

El artículo 172 de la Decisión 486 señala que: “La autoridad nacional

competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier
momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese
concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer
párrafo y 135”.

La autoridad consultante debe comprobar que el nombre comercial registrado

“PISCO BAR y logotipo” (mixto), incurrió en las causales de prohibición del
artículo 135 de la Decisión 486, y si crea riesgo de confusión en el público
consumidor, respecto de la denominación de origen “PISCO”.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina, el consultante, al emitir la resolución en el
procedimiento interno, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo,
deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero
del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal,
firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en
su adopción.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros 1 Leonor Perdomo Perdomo

MAGISTRADA MAGISTRADA
 José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la

presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.

Leonor Perdomo Perdomo Gustavo García Brito

PRESIDENTA (e) SECRETARIO

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de

la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad
Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 119-IP-2014

1.5 LEGISLACION COMPARADA DE LA DENOMINACION DE ORIGEN

LEGISLACION DE MEXICO:

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL/LEGISLACION NACIONAL DE

MEXICO. “LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”

TITULO QUINTO De la Denominación de Origen

CAPITULO I De la Protección a la Denominación de Origen

ARTÍCULO 156.- Se entiende por denominación de origen, el nombre de una

región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la
misma, y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio
geográfico, comprendiendo en éste los factores naturales y los humanos.

ARTÍCULO 157.- La protección que esta Ley concede a las denominaciones de

origen se inicia con la declaración que al efecto emita el Instituto. El uso ilegal
de la misma será sancionado, incluyendo los casos en que venga acompañada
1
de indicaciones tales como "género", "tipo", "manera", "imitación", u otras
similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia
desleal.

ARTÍCULO 158.- La declaración de protección de una denominación de origen,

se hará de oficio o a petición de quien demuestre tener interés jurídico. Para los
efectos de este artículo se considera que tienen interés jurídico:

I.- Las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la

extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se
pretendan amparar con la denominación de origen;

II.- Las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores, y

III.- Las dependencias o entidades del gobierno federal y de los gobiernos de

las entidades de la Federación.

ARTÍCULO 159.- La solicitud de declaración de protección a una denominación

de origen se hará por escrito, a la que se acompañarán los comprobantes que
funden la petición y en la que se expresará lo siguiente:

I.- Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante. Si es persona moral deberá

señalar, además, su naturaleza y las actividades a que se dedica;

II.- Interés jurídico del solicitante;

III.- Señalamiento de la denominación de origen;

IV.- Descripción detallada del producto o los productos terminados que

abarcará la denominación, incluyendo sus características, componentes, forma
de extracción y procesos de producción o elaboración. Cuando sea
determinante para establecer la relación entre la denominación y el producto,
se señalarán las normas oficiales establecidas por la Secretaría de Comercio y
Fomento Industrial a que deberán sujetarse el producto, su forma de
extracción, sus procesos de elaboración o producción y sus modos de
empaque, embalaje o envasamiento;
1
V.- Lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto que
se trate de proteger con la denominación de origen y la delimitación del
territorio de origen, atendiendo a los caracteres geográficos y a las divisiones
políticas;

VI.- Señalamiento detallado de los vínculos entre denominación, producto y

territorio, y

VII.- Los demás que considere necesarios o pertinentes el solicitante.

ARTICULO 160.- Recibida la solicitud por el Instituto y enterado el pago de las

tarifas correspondientes, se efectuará el examen de los datos y documentos
aportados.

- Si a juicio del Instituto, los documentos presentados no satisfacen los

requisitos legales o resultan insuficientes para la comprensión y análisis de
cualquiera de los elementos de la solicitud, se requerirá al solicitante para
que haga las aclaraciones o adiciones necesarias, otorgándole al efecto un
plazo de dos meses.
- Si el solicitante no cumple con el requerimiento dentro del plazo otorgado, la
solicitud se considerará abandonada, pero el Instituto podrá continuar de
oficio su tramitación en los términos del presente capítulo si lo considera
pertinente.

ARTICULO 161.- Cuando los documentos presentados satisfagan los

requisitos legales, el Instituto publicará en el Diario Oficial un extracto de la
solicitud.

- Si el procedimiento se inicia de oficio, el Instituto publicará en el Diario

Oficial un extracto de las menciones y requisitos establecidos en las
fracciones III a la VII del artículo 159 de esta Ley.
- En ambos casos el Instituto otorgará un plazo de dos meses, contados a
partir de la fecha de publicación para que cualquier tercero que justifique su
interés jurídico, formule observaciones u objeciones y aporte las pruebas
1
que estime pertinentes.
ARTÍCULO 162. Para los efectos de este capítulo se admitirá toda clase de
pruebas con excepción de la confesional y testimonial. La pericial
corresponderá al Instituto o a quien éste designe. El Instituto podrá realizar en
cualquier tiempo, antes de la declaración, las investigaciones que estime
pertinentes y allegarse los elementos que considere necesarios.

ARTICULO 163.- Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 161 de esta

Ley, efectuados los estudios y desahogadas las pruebas, el Instituto dictará la
resolución que corresponda.

ARTICULO 164.- Si la resolución a que se refiere el artículo anterior otorga la

protección de la denominación de origen, el Instituto hará la declaratoria y
procederá a su publicación en el Diario Oficial. La declaración del Instituto que
otorgue la protección a una denominación de origen, determinará en definitiva
los elementos y requisitos previstos en el artículo 159 de esta Ley.

ARTICULO 165.- La vigencia de la declaración de protección de una

denominación de origen estará determinada por la subsistencia de las
condiciones que la motivaron y sólo dejará de surtir efectos por otra declaración
del Instituto.

ARTÍCULO 166.- Los términos de la declaración de protección a una

denominación de origen podrán ser modificados en cualquier tiempo, de oficio
o a petición de parte interesada, siguiendo el procedimiento establecido en este
capítulo. La solicitud relativa, deberá expresar lo exigido por las Fracciones I a
III del artículo 159 de esta Ley, y un señalamiento detallado de las
modificaciones que se piden y las causas que las motivan.

ARTÍCULO 167.- El Estado Mexicano será el titular de la denominación de

origen. Esta sólo podrá usarse mediante autorización que expida el Instituto.

ARTÍCULO 168.- El Instituto, por conducto de la de Relaciones Exteriores,

tramitará el registro de las denominaciones de origen que hayan sido materia
de una declaración de protección en los términos de esta Ley, para obtener su
1
reconocimiento en el extranjero conforme a los Tratados Internacionales.
CAPITULO II .DE LA AUTORIZACIÓN PARA SU USO

ARTICULO 169.- La autorización para usar una denominación de origen

deberá ser solicitada ante el Instituto y se otorgará a toda persona física o
moral que cumpla los siguientes requisitos:

I.- Que directamente se dedique a la extracción, producción o elaboración, de

los productos protegidos por la denominación de origen;

II.- Que realice tal actividad dentro del territorio determinado en la declaración;

III.- Que cumpla con las normas oficiales establecidas por la Secretaría de
Comercio y Fomento Industrial conforme a las leyes aplicables, respecto de los
productos de que se trate, y

IV.- Los demás que señale la declaración.

ARTICULO 170.- La solicitud para obtener una autorización de uso de

denominación de origen deberá contener los datos y estar acompañada de los
documentos que se señalen en el reglamento de esta Ley.

ARTICULO 171.- Al recibir la solicitud de autorización de uso de una

denominación de origen, el Instituto procederá en los términos previstos por el
artículo 160 de esta Ley y en caso de que se satisfagan los requisitos legales
procederá a su otorgamiento.

ARTÍCULO 172.- Los efectos de la autorización para usar una denominación

de origen durarán diez años, contados a partir de la fecha de presentación de
la solicitud en el Instituto, y podrán renovarse por períodos iguales.

ARTICULO 173.- El usuario de una denominación de origen está obligado a

usarla tal y como aparezca protegida en la declaración. De no usarla en la
forma establecida, procederá la cancelación de la autorización.

ARTÍCULO 174.- El derecho a usar una denominación de origen podrá ser

1
transmitido por el usuario autorizado en los términos de la legislación común.
Dicha transmisión sólo surtirá efectos a partir de su inscripción en el Instituto,
 previa comprobación de que el nuevo usuario cumple con las condiciones y
requisitos establecidos en esta Ley para obtener el derecho a usar la
denominación de origen.

ARTÍCULO 175.- El usuario autorizado de una denominación de origen podrá a

su vez, mediante convenio, permitir el uso de ésta, únicamente a quienes
distribuyan o vendan los productos de sus marcas. El convenio deberá ser
sancionado por el Instituto y surtirá efectos a partir de su inscripción de ésta.

- El convenio deberá contener una cláusula en la que se establezca la obligación

del distribuidor o comercializador de cumplir con los requisitos establecidos en
las fracciones III y IV del artículo 169 y los previstos en el reglamento. En
caso de que el distribuidor o comercializador no cumpliere con esta
obligación, procederá la cancelación de la inscripción.

ARTÍCULO 176.- La autorización de usuario de una denominación de origen

dejará de surtir efectos por:

a) Nulidad, en cualquiera de los siguientes casos:

b) Cuando se otorgue en contravención a las disposiciones de esta Ley;
c) Cuando se otorgue atendiendo a datos y documentos falsos;
d) Cancelación, cuando el usuario autorizado use la denominación de origen
en forma diferente a la establecida en la declaración de protección;
e) - Por terminación de su vigencia.

ARTÍCULO 177.- Las declaraciones administrativas de nulidad y cancelación

se harán por el Instituto, de oficio, a petición de Parte o del Ministerio Público
Federal.

ARTÍCULO 178.- Además de las publicaciones previstas en este capítulo, se

publicarán en la Gaceta las declaraciones que emita y autorizaciones que
otorgue el Instituto, así como cualquier acto que dé por terminados los efectos
de los derechos otorgados en materia de denominación de origen.

1
1.6 DESCRIBA UN CASO DE UN CONTRATO DE USOO O LICENCIA DE UN
CASO CONCRETO DE LA DENOMINACION DE ORIGEN.
LAS PARTES:
 Licenciante: APPLE
 Licenciatario: ISHOP PERU

EL OBJETO DE LA LICENCIA
Que la empresa ISHOP ingrese al mercado peruano bajo el formato
de “APPLE PREMIUM RESELLER”, es decir, como distribuidor oficial de los productos
de la marca Apple,  buscando ser lugar perfecto donde se encontrará toda la gama de
productos Apple, accesorios y audio que los complementan, de esta manera busca ser
el distribuidor líder en ventas de productos y servicios de vanguardia tecnológica, en
nuestro país.

EL PRECIO Y LAS CONTRAPRESTACIONES

El licenciatario (ISHOP PERU) está obligado a pagarle al licenciante (APPLE) la suma
de $30.000,00 (TREINTA MIL DÒLARES ESTADOUNIDENSES) por concepto de
regalía. El pago de la regalía pactada, se realizará el último día hábil de cada mes y en
igual moneda que la pactada o al tipo de cambio a la fecha de pago.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES DE LA DENOMINACION DE ORIGEN

 Licenciante: APPLE
-Otorgar bajo licencia su marca a EL LICENCIATARIO para ser explotada únicamente
en el Perú.

- Licenciar su marca a diferentes empresas, inclusive para que exploten su marca

dentro del territorio designado a EL LICENCIATARIO.

 Licenciatario: ISHOP PERU:

- No está permitido de su licenciar ni ceder los derechos adquiridos por este
contrato, ni transferidos bajo modalidad alguno, a no ser que haya autorización
escrita de EL LICENCIANTE.

- Reconoce la titularidad de los derechos que ostenta EL LICENCIANTE, en

1 a su nombre ni promover acción alguna
consecuencia, está prohibido de registrarlos
dirigida a anular o cancelar su registro.
-Utilizar la marca materia de contrato de manera exclusiva y dentro del territorio
designado en este contrato, toda vez que de no hacerlo sin motivo justificado alguno
 traerá como consecuencia la cancelación del registro.
- Cumplir las disposiciones y otras instrucciones de EL LICENCIANTE en aspectos
referidos a la publicidad.

1.7 DESCRIBA UN CASO, ANALISIS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRADOR

SANCIONADOR DE LA INFRACCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
DEDENOMINACION DE ORIGEN.

RESOLUCION Nº 055-2007/CCD-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 186-2006/CCD

Con fecha 10 de octubre de 2006, Aspec denunció a Laive por presuntas

infracciones contra el principio de veracidad, contenido en el artículo 4 del
Decreto Legislativo N° 691 (en adelante, Normas de la Publicidad en Defensa
del Consumidor). Según los términos de la denuncia, Laive se encontraría
induciendo a error al consumidor a través de la publicidad en el empaque del
producto “La Preferida”.

Al respecto, Aspec señaló que en el empaque del producto “La Preferida” se

consignaría en forma llamativa la afirmación “La Preferida Leche de Soya”,
acompañada de colores llamativos tales como el rojo y el amarillo. Asimismo,
indicó que al lado derecho del referido empaque se muestra un paisaje
agrícola, en el cual se aprecian un campo de cultivo, un río y cerros cubiertos
de vegetación, así como una vivienda al fondo del paisaje.

En tal sentido, dichos elementos, a criterio de la denunciante, sugerirían de

manera deliberada que el producto “La Preferida” tiene un origen estrictamente
vegetal, lo cual sería inexacto. Asimismo, la denunciante manifestó que el
empleo en el empaque del producto “La Preferida” de la afirmación “Leche de
Soya” tendría como finalidad incentivar la adquisición de dicho producto por los
consumidores que no desean consumir lactosa. Sin embargo, Aspec manifestó
que Laive se encontraría induciendo a error a los consumidores debido a que el
producto “La Preferida” contendría como ingredientes lactosa y suero de leche.

Aspec señaló que el producto “La Preferida” sería un “suero de leche con
proteína de soya” y no una “leche de soya”1 propiamente dicha. En tal sentido,
indicó que el “suero de leche” contiene lactosa y lactoalbumina, componentes
que, a decir de la denunciante, tendrían que ser evitados por algunas personas
que consumen productos de soya.

Aspec señaló que en el envase del producto “La Preferida” debería de

consignarse una clara advertencia de que dicho producto contiene lactosa -
conforme al Codex Alimentario toda vez que uno de los ingredientes es el
suero de leche de origen animal.

Adicionalmente, Aspec indicó que, entre otros, en la información nutricional

consignada en el envase del producto “La Preferida”, la denunciada habría
omitido especificar el tipo de grasa, supuestamente vegetal, existente en el
producto, m indicando que ésta sería probablemente del tipo “hidrogenada”, la
que a decir de Aspec sería una grasa saturada que eleva los niveles de
colesterol.

Aspec manifestó que los hechos antes expuestos vulnerarían el principio de

veracidad establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en
Defensa del Consumidor, toda vez que incitarían a los consumidores a adquirir
un producto al que se le atribuiría ser una “leche de soya” cuando en realidad
éste sería un alimento distinto, como lo es el “suero de leche con proteína de
soya”. Asimismo, indicó que la inclusión en el envase del producto “La
Preferida” de la afirmación “leche de soya (...)” y el empleo de imágenes que
refuerzan en el consumidor la creencia de que el producto tiene un origen
vegetal induciría a error.

MATERIA CONTROVERTIDA
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la
Comisión analizar lo siguiente:
1. La presunta infracción contra el principio de veracidad.
2. La competencia de la Comisión para conocer infracciones sobre rotulado
3. La pertinencia de imponer una medida complementaria.
4. La condena de costas y costos solicitada por la denunciante
5. La graduación de la sanción, de ser el caso.
6. La participación de Aspec en la multa, de ser el caso.
1
ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA:
Criterios de interpretación de los anuncios
  Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa
del Consumidor, los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el
consumidor queda influenciado mediante un examen superficial e integral de
los mismos. Al respecto, la Comisión ha señalado en diversos
pronunciamientos que ello debe entenderse como que el consumidor no
hace un análisis exhaustivo y profundo del anuncio.
 En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las
expresiones publicitarias no deben ser interpretadas fuera del contexto en
que se difunden, debiéndose tener en cuenta todo el contenido del anuncio,
como las palabras habladas y escritas, los números, las presentaciones
visuales, musicales y los efectos sonoros, ello debido a que el consumidor
aprehende integralmente el mensaje publicitario.
 En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas
de publicidad vigentes, es necesario analizar e interpretar dicho anuncio
según los criterios expuestos anteriormente.
FUNDAMENTOS SUSTANCIALES:
- Las presuntas infracciones contra el principio de veracidad , Normas y
criterios aplicables:
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor
señala que:
 “Artículo 4. Los anuncios no deben contener informaciones ni imágenes
que directa o indirectamente, o por omisión, ambigüedad o exageración,
puedan inducir a error al consumidor, especialmente en cuanto a las
características del producto, el precio y las condiciones de venta
 De acuerdo con el principio de veracidad, “las afirmaciones o mensajes
publicitarios deben respetar la verdad y evitar que se deformen los
hechos o que se induzca a error a los destinatarios del mensaje, a los
eventuales consumidores de los productos o servicios promovidos o al
público en general (...), las normas que exigen el cumplimiento del
principio de veracidad en materia publicitaria protegen además del
interés de los consumidores, a los propios anunciantes, ya que cuando
una empresa trata de convencer 1al público, mediante alegaciones
publicitarias que envuelven cuestiones contrarias a la verdad para que
 adquiera sus productos o contrate sus servicios, está ejerciendo en
cierta forma una competencia desleal.”
 La finalidad del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del
Consumidor es proteger a los consumidores de la asimetría informativa
en que se encuentran dentro del mercado con relación a los
proveedores de bienes y servicios, quienes gracias a su organización
empresarial y a su experiencia en el mercado han adquirido y utilizan de
mejor manera, información relevante sobre las características y otros
factores vinculados con los productos o servicios que ofrecen. Por ello,
es deber de la Comisión supervisar que la información contenida en los
anuncios sea veraz, a fin de que los consumidores comparen en forma
adecuada las alternativas que le ofrecen los diversos proveedores en el
mercado y, de esta forma, puedan adoptar decisiones de consumo
adecuadas a sus intereses.
 Por su parte, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del
Indecopi ha establecido que debe evitarse omitir información o
proporcionar información falsa o confusa que afecte o dañe la
confiabilidad de los anuncios, entendida como la percepción que el
público tiene de los mismos como un medio de información a los
consumidores enmarcado dentro del principio de buena fe. La
confiabilidad de los anuncios reduce los costos de transacción,
dinamizando el mercado y favoreciendo el flujo de información en el
mismo. No obstante, el principio de veracidad no se aplica a toda clase
de anuncios o expresiones publicitarias.
 Al respecto, la doctrina señala que “los anuncios constituidos por
simples frases triviales o frases huecas carentes de contenido no
quedan sujetos al principio de veracidad porque no pueden inducir a
error al público. Tampoco se someten al principio de veracidad los
denominados juicios estimativos o valorativos; esto es: los slogans que
se limitan a expresar una opinión del anunciante; opinión que no puede
comprobarse porque no alude a ningún hecho (...) no se aplica a las
exageraciones publicitarias: a los anuncios que constituyen elogios de
1
tono altisonante carentes de fundamento objetivo y que el público no
toma en serio, ni al pie de la letra.”
  Asimismo, cabe señalar que para evaluar la aplicación del principio de
veracidad, conforme se ha descrito, habrá que considerar cómo
interpretaría los anuncios cuestionados un consumidor, a través de una
evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los
criterios señalados el numeral 4.1 precedente
FUNDAMENTOS DEL INFRACTOR

- En el presente caso, luego de considerar y analizar detenidamente cada uno de

los argumentos y medios probatorios ofrecidos por Aspec y por Laive a lo largo
del procedimiento, la Comisión considera que, del análisis integral y superficial
del anuncio en el empaque denunciado, éste no sería capaz de transmitir a un
consumidor que, necesariamente, el producto “La Preferida” es de origen
exclusivamente vegetal.
- La Comisión aprecia que el hecho de mostrar en el empaque de dicho
producto un paisaje agrícola, en el cual se aprecia un campo de cultivo, un río y
cerros cubiertos de vegetación, tiene por objeto evocar sensaciones de pureza
y frescura. A juicio de La Comisión, resultaría alambicado sostener que la
ausencia u omisión de algún elemento que represente a la leche de vaca (tal
como la imagen de un establo o de ganado) sería suficiente para generar en el
consumidor la consideración de que se encuentra ante un producto que no
tiene elemento alguno procedente del reino animal. Ello, más aún cuando el
término “leche” se asocia naturalmente a una sustancia alimenticia procedente
del reino animal.
- Sin perjuicio de lo señalado, la Comisión sí considera que el consumidor podría
verse inducido a error respecto de los principales componentes del producto
promocionado, al apreciar que en el anuncio materia de denuncia no se haría
referencia a la existencia de lactosa en el producto anunciado, así como
tampoco se haría dicha referencia en el rotulado del producto.
- Al respecto, la Comisión considera que el consumidor que tenga acceso a l
oferta de productos denominados “leche de soya”, entenderá que estos
contienen soya como insumo principal cuando menos, recurriendo a la
información contenida en el anuncio del empaque o, en su defecto,
1
complementando ésta con la información que se presenta en el rotulado del
mismo. Ello, con el objetivo de determinar si su composición es exclusivamente
 vegetal o si contiene algún elemento animal que no es tolerable por
determinados organismos, tal como la lactosa, cuya ingesta no desea Así, si
bien la Comisión aprecia que los productos denominados “leche de soya” no
solamente se encuentran dirigidos a consumidores que necesiten evitar la
ingesta de lactosa por tener algún problema de salud frente a su consumo, sino
que también se dirigen a consumidores que desean incorporar la soya como
elemento integrante de su alimentación, sí resulta relevante incluir indicaciones
en el empaque que refieran a la existencia de lactosa en el producto
promocionado para prevenir a quienes desean evitar la ingesta de dicha
sustancia, al no ser tolerable por todos los organismos.
- En este sentido, la Comisión considera que el consumidor que presente algún
tipo de impedimento frente al consumo de lactosa, requerirá tomar una actitud
de diligencia, razonable y debida, en la elección de productos lácteos de todo
tipo. En tal sentido, el consumidor deberá desarrollar una conducta cautelosa
frente a productos cuya denominación en el mercado sea, en general, “leche”,
ello debido a que siempre sería posible que dichos productos contengan como
componente lactosa, si es que necesita o desea evitar su ingesta. Para ello,
será necesario que el anunciante coloque la referencia a que dicho
componente se encuentra en el producto correspondiente, al ser este dato
relevante, tal como se ha considerado

BASE LEGAL:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de las Normas de la

Publicidad en Defensa del Consumidor, el incumplimiento de las normas
establecidas en dicho cuerpo normativo dará lugar a la aplicación de una
sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene
en su caso la cesación de los anuncios y/o la rectificación publicitaria. Al
respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia del
Tribunal del Indecopi ha establecido en la Resolución N° 427-2001/TDC-
INDECOPI 8 que “ las medidas complementarias tienen por finalidad corregir
las distorsiones que se hubieran producido en el mercado como consecuencia
de la actuación infractora y que su aplicación se sustenta en las normas que
1
regulan la competencia de la Comisión para conocer de dichas conductas,
imponer sanciones, y disponer los correctivos que correspondan para revertir el
daño ocasionado al mercado”. En el presente caso, ha quedado acreditado que
Laive cometió infracciones contra el principio de veracidad publicitaria al
difundir el anuncio cuestionado, por lo que corresponde ordenarle una medida
complementaria destinada a evitar que la infracción declarada pueda producir
efectos nocivos en el futuro, contra el consumidor y el mercado

DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN

DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 16.- El incumplimiento de las normas establecidas por este Decreto

Legislativo dará lugar a la aplicación de una sanción de amonestación o de
multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los
anuncios y/o la rectificación publicitaria. Las multas que la Comisión de
Represión de la Competencia Desleal podrá establecer por infracciones al
presente Decreto Legislativo serán de hasta cien (100) UIT. La imposición y
graduación de las multas será determinada por la Comisión de Represión de la
Competencia Desleal, teniendo en consideración la gravedad de la falta, la
difusión del anuncio, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los
efectos que se pudiese ocasionar en el mercado y otros criterios que,
dependiendo de cada caso en particular, considere adecuado adoptar la
Comisión.

HIPÓTESIS DE SOLUCIÓN Y RAZONAMIENTO JURÍDICO

Según establece el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del

Consumidor, en caso de infracción a las normas de publicidad, la imposición y
graduación de las multas podrán ser determinadas por la Comisión
considerando la gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la conducta del
infractor durante el procedimiento, lo efectos que pudiese ocasionar la
infracción en el mercado y otros criterios que considera adecuado adoptar la
Comisión dependiendo de cada caso particular.

En éste procedimiento, ha quedado acreditado que en el anuncio cuestionado,

Laive omitió información relevante del producto leche de soya “La Preferida”,
infringiendo lo 12 establecido por el artículo 4 de las Normas de la Publicidad
1
en Defensa del Consumidor. Para graduar la sanción, la Comisión considera
pertinente tener en cuenta el nivel de difusión de los anuncios denunciados, la
cual fue declarada como reservada y confidencial mediante Resolución N° 2.
Asimismo, considera como atenuante que no ha existido una conducta
voluntaria de la infractora para generar la presente infracción. Finalmente, la
Comisión considera que la sanción debe cumplir con la función d desincentivar
la conducta infractora, por lo que la multa debe generar en el mercado un
efecto disuasivo. Esta función es recogida en el principio de razonabilidad de la
potestad sancionadora de las entidades del Estado contemplado en el inciso 3
del artículo 230 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo
General. La participación de Aspec en la multa En el presente caso, la
denunciante solicitó a la Comisión que se cumpliera lo señalado en el Convenio
de Cooperación Interinstitucional Nº 012/CC, Addemdum , con la finalidad de
que pueda participar de un porcentaje de la multa que eventualmente se
impusiera a la denunciada. Sobre el particular, corresponde señalar que el
artículo 6 de la Resolución Nº 064-2004-INDECOPI/DIR establece que el
órgano funcional competente podrá hacer partícipe de la multa impuesta a la
asociación de consumidores que promueva una denuncia, analizando para tal
fin la gravedad de la infracción, los medios probatorios presentados y el grado
de intervención de la asociación en el procedimiento.

En el presente caso, la Comisión considera que Aspec se limitó a denunciar

ante este órgano funcional una infracción incurrida por Laive, sin que la
presente denuncia tenga una consideración distinta de aquellas que fueron
objeto de otros procedimientos similares, promovidos por Aspec en contra de
otra empresa comercializadora de leche de soya. Del mismo modo, se debe
tener en consideración la intervención de Aspec en el impulso del
procedimiento no ha sido de significativa dificultad ni le ha exigido una
investigación mayor a la que ya había desplegado para casos previos. En
consecuencia, la Comisión concluye que corresponde hacer a Aspec partícipe
del veinte por ciento (20%) de la multa impuesta en la presente resolución, en
mérito a sus esfuerzos probatorios reflejados en el presente caso.

RESOLUCIÓN

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 del Decreto Ley N° 25868 -

1
Ley de Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N°
807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi y 16 del
Decreto Legislativo Nº 691

Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de

Represión de la Competencia Desleal,

HA RESUELTO:PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por

Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios - Aspec contra Laive S.A. por
la infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto
Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.
SEGUNDO: SANCIONAR a Laive S.A. con una multa de dos (2) Unidades
Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de infractores a
que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre
Facultades, Normas y Organización del Indecopi.

TERCERO: INHIBIRSE de conocer los extremos denunciados que se pudieran

referir a posibles infracciones en rotulado, remitiendo copia de lo actuado a la
Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi para que analice la
denuncia en el ámbito de su competencia.

CUARTO: DISPONER que Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios

Aspec participe del veinte (20)% de la multa impuesta en la presente
resolución, de conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 064-2004-
INDECOPI/DIR.

QUINTO: ORDENAR a Laive S.A., en calidad de medida complementaria, el

CESE INMEDIATO y DEFINITIVO de la difusión del anuncio infractor en tanto
que omita indicar que el producto leche de soya “La Preferida” contiene lactosa.

SEXTO: ORDENAR a Laive S.A. que asuma el pago de las costas y los costos
incurridos por Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios - Aspec en el
trámite del presente procedimiento

SÉPTIMO: ORDENAR a Laive S.A. cumpla con lo ordenado por esta

resolución en un plazo no mayor de tres (3) días contados desde que la
presente resolución quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la
1
Sala de Defensa de la Competencia del Indecopi. Esta orden se debe cumplir
bajo apercibimiento de imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza
coactiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de Decreto
Legislativo N° 691- Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor

7. CONCLUSIONES Y RECONMENDACIONES

 Como grupo, se llegó a la conclusión que la protección de las denominaciones

de origen constituyen un reconocimiento a la existencia de ciertos productos que
gozan de características propias, que los dotan de una calidad superior, las
cuales son esencialmente atribuibles al lugar del que proceden, considerando
tanto las particulares condiciones naturales presentes en ese lugar como la
utilización de ciertas técnicas tradicionales de producción o extracción.

 El sistema de propiedad industrial ofrece diferentes mecanismos que permiten

identificar los productos y servicios en el mercado y que por tanto son un
elemento de competitividad que puede facilitar la diferenciación de los bienes,
las actividades de comercialización y publicidad, otorgar valor agregado al
producto o servicio, así como brindar mecanismos de defensa en contra los
usos indebidos del signo.
1
  Se recomiendo que, Las marcas de certificación:
 Se protegen a través del procedimiento de registro de marcas, previo
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Decisión 486 de 2000 y
la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio
 Pueden identificar productos y servicios que se encuentren asociados a
un lugar geográfico sin que el vínculo con este sea de carácter esencial o
exclusivo - Las marcas de certificación son signos distintivos destinados a
ser aplicados a productos o servicios que cuentan con una calidad o
característica que ha sido certificada por el titular del signo Estas no
pueden ser usadas en relación con productos o servicios producidos,
prestados o comercializados por el propio titular
 El derecho al uso de las marcas de certificación estará determinado por el
cumplimiento de las condiciones establecidas en el respectivo reglamento
de uso

 Por lo anterior, es necesario que las personas interesadas en hacer uso del
sistema de propiedad industrial identifiquen cuál es el modo de protección que
resulta más adecuado para sus productos o servicios, de manera que
determinen la opción que se ajusta a las particularidades del producto o servicio
que ofrecen, el modelo de negocio, su proceso de comercialización, etc.

INDICACIONES GEOGRÁFICAS

RESUMEN EJECUTIVO
El presente trabajo de investigación monográfico fue elaborado por los
alumnos ya mencionados de la Universidad Científica del Perú, el cual busca
informar y desarrollar uno de los temas incluidos dentro de la asignatura de
Derecho del consumidor e industrial “Indicaciones geográficas”. Siendo
fundamental el conocimiento del mismo, mediante el cual podrán aclarar dudas
y discernir la información fundamental para su correcta comprensión.

La presente investigación tiene como finalidad describir distintos

conceptos referentes al tema, buscando así una amplitud de conocimiento,
tomadas de la percepción de distintos juristas que detallaron en sus doctrinas,
1
conceptos y términos que hoy en día usamos. Entonces, una indicación
geográfica es un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico
concreto, y poseen cualidades o una reputación derivada específicamente de
su lugar de origen.

Por lo general, una indicación geográfica consiste en el nombre del lugar

de origen de los productos. Un ejemplo típico son los productos agrícolas que
poseen cualidades derivadas de su lugar de producción, y están sometidos a
factores locales específicos como el clima y el terreno. El hecho de que un
signo desempeñe la función de indicación geográfica depende de la legislación
nacional y de la percepción que tengan de ese signo los consumidores.

Las indicaciones geográficas pueden utilizarse para una amplia gama de

productos agrícolas como, por ejemplo, “Toscana” para el aceite de oliva
producido en esa región italiana (indicación geográfica protegida en Italia, en
virtud de la Ley Nº 169 del 5 de febrero de 1992), o “Roquefort” para el queso
producido en Francia (indicación protegida en la Unión Europea, en virtud del
Reglamento CE Nº 2081/92, y en los Estados Unidos, en virtud del registro de
la marca de certificación US Nº 571.798).

Las indicaciones geográficas constituyen materia de propiedad

intelectual. Así, el párrafo 2 del artículo 1 del Convenio de París para la
Protección de la Propiedad Industrial de 1883 (Convenio de París) se refiere a
las “indicaciones de procedencia” y las “denominaciones de origen” como
objetos de propiedad industrial. El párrafo 3 del mismo artículo especifica que
la expresión “propiedad industrial” no se limita a “la industria y el comercio
propiamente dichos”, sino que se aplica también a las industrias agrícolas y
extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, tales como “vinos,
granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales,
cervezas, flores, harinas”.

La inclusión de las indicaciones de procedencia y las denominaciones de

origen y la referencia específica a una serie de productos agrícolas en las
primeras versiones del Convenio de París son una clara prueba de que los
diplomáticos del siglo XIX que negociaron ese convenio internacional,
1
principalmente para proteger las invenciones que se mostraban en las
exposiciones internacionales, no habían pasado por alto, esta forma más
antigua, sin lugar a dudas, de activo intelectual. Hay marcas antiguas famosas
que suelen asociarse con productos que tienen un origen geográfico concreto y
que se remontan hasta el siglo V a.C., como el vino de la isla griega de Quíos,
que ya en la Grecia clásica se consideraba un producto caro y de lujo.

Las IG y las ETG fueron incluidas en la normativa peruana como nuevos

elementos de propiedad industrial, mediante el Decreto Legislativo N° 1397,
supeditándose su entrada en vigencia a la publicación del Reglamento. Es
relevante señalar que hasta antes de la publicación del Decreto Legislativo N°
1397 y del Reglamento no existía un régimen particular de protección para las
IG y las ETG en el Perú.

Por lo tanto, la entrada en vigencia del presente régimen resulta vital a

fin de fortalecer la protección de los derechos de propiedad industrial a favor
de, principalmente, los agentes económicos del sector de gastronomía y
turismo, quienes podrán añadir un valor agregado a sus productos y/o servicios
al comunicar mejor las cualidades y atributos de estos a los consumidores.

1. Definición

Una IG es un signo que tiene por finalidad distinguir e identificar productos

cuyas cualidades, reputación o características se deben esencialmente a su
lugar de origen en concreto. Así, no son relevantes los factores naturales o
humanos. Mediante la IG se le podrá dar un valor agregado a aquellos
productos originarios con potencial, para desarrollar una estrategia de
diferenciación y posicionamiento en base a su origen geográfico, tanto en el
mercado nacional como en el internacional.

El artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC define las indicaciones
geográficas del modo siguiente: “…indicaciones geográficas son las que
identifican un producto como originario del territorio de un Miembro [de la
1
Organización Mundial del Comercio] o de una región o localidad de ese
territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del
producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.”

A modo de ejemplo, cabe mencionar las siguientes IG reconocidas a nivel

internacional: queso Roquefort (Francia), aceite de Oliva Virgen Extra Toscano
(Italia), plátano Banano de Costa Rica (Costa Rica), pimiento Kampot
(Camboya) o vino Oporto (Portugal).

2. Elementos y características
2.2. Requisitos

Para tener derecho a una Denominación de Origen Protegida (DOP) o a

una Indicación Geográfica Protegida (IGP), un producto debe ajustarse a un
pliego de condiciones que deberá incluir los siguientes elementos:

• El nombre con la denominación de origen o la indicación geográfica.

• La descripción del producto y las principales características físicas,
químicas, microbiológicas u organolépticas.
• La delimitación de la zona geográfica.
• Los elementos que prueban que el producto es originario de esa zona
geográfica.
• Los elementos que justifican el vínculo entre el producto y el medio
geográfico.
• La descripción del método de obtención del producto y, en su caso, los
métodos locales, cabales y constantes, así como información sobre el
envasado realizado en la zona geográfica delimitada para salvaguardar
la calidad o garantizar el origen o asegurar el control.
• El nombre y la dirección de las autoridades u organismos encargados de
verificar el cumplimiento de lo indicado en el pliego de condiciones.
• Cualquier norma específica de etiquetado para el producto en cuestión.
• Los posibles requisitos que deban cumplirse en virtud de disposiciones
comunitarias o nacionales.
2.3. Titulares

De conformidad con lo establecido por el Decreto Legislativo Nº 1075, el

1
titular de las denominaciones de origen es el Estado, quien otorga las
autorizaciones de uso a los productores, a través de la oficina competente que,
en el caso de Perú, es la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI.

2.4. Trámites

La declaración de protección de las IG sigue un procedimiento similar al

de las marcas. El procedimiento deberá iniciarse mediante la presentación de
una solicitud de declaración de protección de IG ante la Dirección de Signos
Distintivos del Indecopi, la cual, de ser el caso, declarará la protección, con
duración indefinida (siempre y cuando subsistan las condiciones que motivaron
su protección en un inicio).

Esta solicitud deberá ser presentada por las personas naturales o

jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o
elaboración del producto que se pretenda proteger con la IG, así como las
asociaciones de productores y las autoridades del gobierno dentro de cuya
circunscripción se encuentre el producto por proteger.

Por otra parte, es importante tener presente que el Estado peruano es el

titular de las IG peruanas y sobre ellas concederá autorizaciones de uso. No
obstante, cada IG es gestionada y administrada por un Consejo Regulador
(constituido como asociación civil sin fines de lucro y autorizado por la
Dirección), a cargo de gestionar un sistema que permita garantizar el origen,
las características, la calidad y trazabilidad del producto designado con la
indicación geográfica.

2.5. Derechos

La protección de una indicación geográfica normalmente se obtiene al

adquirirse un derecho sobre el signo que constituye la indicación. Este derecho
puede ser un derecho específico concebido para las indicaciones geográficas
(un derecho sui generis), que puede denominarse, por ejemplo, indicación
geográfica protegida o denominación de origen. El derecho adquirido también
puede ser una marca colectiva o de certificación.

Los derechos que confieren las indicaciones geográficas permiten a

1
quienes están facultados para utilizar la indicación impedir su uso a un tercero
cuyo producto no se ajuste a las normas aplicables. Por ejemplo, en las
jurisdicciones en las que se protege la indicación geográfica Darjeeling, los
productores de té Darjeeling pueden excluir el uso de la palabra “Darjeeling”
para el té que no se haya cultivado en las plantaciones de té de Darjeeling o
que no se haya producido de acuerdo con las normas establecidas en el código
de prácticas de la indicación geográfica Darjeeling.

Ahora bien, una indicación geográfica protegida no faculta a su titular a

impedir que alguien elabore un producto utilizando las mismas técnicas que las
que se establecen en las normas de la indicación geográfica. Por lo general, la
protección de las indicaciones geográficas se obtiene mediante la adquisición
de un derecho sobre el signo que constituye la indicación.

Habitualmente, las indicaciones geográficas se utilizan para los

productos agrícolas, los alimentos, los vinos y las bebidas espirituosas, la
artesanía y los productos industriales.

2.6. Obligaciones

Las indicaciones geográficas son más que un nombre o un símbolo. Son

el reflejo de una reputación estrechamente vinculada a zonas geográficas de
distintos tamaños, lo que les da un componente emocional. La reputación de
una indicación geográfica es un bien colectivo, intangible. Si no se protege,
podría ser utilizada sin restricciones, disminuiría su valor y finalmente acabaría
perdiéndose.

El uso de las indicaciones geográficas por terceros no autorizados

resulta perjudicial para los productores legítimos y los consumidores. Ese uso
engaña a los consumidores, que creen estar comprando un producto genuino
con cualidades y características específicas cuando en realidad se trata de una
imitación. Perjudica asimismo a los productores, que pierden una parte
importante de sus ganancias y ven mermada la reputación de sus productos.
Los productores pueden incluso verse impedidos para utilizar ellos mismos la
indicación, por ejemplo, si una empresa la tiene registrada como marca
individual.

La protección de una indicación geográfica

1 permite a quienes tienen
derecho a utilizarla emprender medidas contra otros que la utilicen sin permiso
y se beneficien de su reputación de forma gratuita (“ventajistas”). La protección
de una indicación geográfica es también una manera de impedir el registro de
la indicación como marca por un tercero, y de limitar el riesgo de que la
indicación se convierta en un nombre genérico.

3. Naturaleza jurídica

Las Indicaciones Geográficas son una institución sui generis de la

propiedad industrial78 , ya que son signos distintivos de ciertos productos, pero
su reconocimiento y utilización están ligados a condiciones inherentes a un
territorio determinado; además se consideran un bien inmaterial que representa
un valor patrimonial y un estímulo económico para quienes se beneficien del
uso del signo, pero no son susceptibles de apropiación por parte de personas
particulares, pues lo que se obtiene es una potestad de uso que estará sujeta a
la aprobación por parte de un Órgano de Administración conformado por
representantes del Estado y/o miembros de la zona o región geográfica
determinada. Puede considerarse asimismo un bien colectivo, a la disposición
de particulares que cumplan con las condiciones necesarias para hacer uso del
mismo.

4. Doctrina

Tiene un carácter colectivo esta figura, puesto que su aplicación está sujeta
al cumplimiento de métodos de producción y normas de calidad y control que
han sido previamente establecidas, lo cual permite que la Indicación Geográfica
sea utilizada por todos los productores que cumplan con las mismas 79

Concepto de indicaciones geográficas contenido en el Acuerdo sobre los

ADPIC, que en su Artículo 22.1 señala que las "indicaciones geográficas son
las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o
de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad,
reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente
a su origen geográfico."

78
GONZÀLEZ Navarro, Katherine Elizabeth. “Tratamiento de las Indicaciones Geográficas en el Acuerdo
ADPIC y su incidencia en la industria Vitivinícola Chilena”. 1Universidad de Chile Facultad de Derecho.
Chile. 2011. (páginas 13-14).
79
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Las Indicaciones Geográficas” Publicación OMPI
No. 952(S). (páginas 7 y 9).
 Concepto de denominación de origen en el artículo 2.1 del Arreglo de
Lisboa: que a la letra dice" (...) denominación geográfica de un país, de una
región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del
mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al
medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores
humanos".

De otro lado, en la Decisión 4863, en su artículo 201 se define a la

denominación de origen como "( ... ) una indicación geográfica constituida por
la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o
constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o 1111
lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para
designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras
características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el
cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos ".

Esta definición plantea una clasificación implícita al vincular la indicación

geográfica con la denominación de origen en una relación de género a especie,
es decir la denominación de origen sería un tipo específico que estaría incluido
en la categoría indicación geográfica. En el mismo artículo encontramos la
expresión "utilizada para designar" la cual indica que la denominación de origen
es una denominación geográfica efectivamente realizada y manifestada para
designar un producto originario8081

5. Jurisprudencia
 El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

El artículo 10 ter inciso 1) señala la obligación general de los países

miembros de ofrecer los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente
todos los actos previstos en los artículos 9, 10 y 10 bis, esto es, los actos de
competencia desleal entre los cuales se encuentran las indicaciones falsas de
procedencia.
80
Cabe agregar que el elemento de use significa que la denominación de origen tiene un rendimiento
lingüístico funcional pues es una denominación manifestada en el habla de los lugareños y no es una
marca recién creada. sin uso que se va a registrar; es una ocurrencia real que utilizan tanto productores
como consumidores, con el significado geográfico y de características
1 del producto vinculado al ámbito
espacial
81
María del Carmen. _as Indicaciones y las investigaciones sobre Denominaciones de Origen. Ob. Cit.
Pág. 189
 Lo que buscan las disposiciones relativas a las indicaciones de procedencia
es que éstas no sean utilizadas para referirse a un área geográfica de la cual
los productos no son originarios, es decir, se quiere evitar dar una falsa
información a los consumidores respecto al origen del producto.

Cabe mencionar que el Convenio de París no se aplica a los supuestos de

indicaciones de procedencia engañosas como el caso de dos áreas
geográficas de diferentes zonas que tienen el mismo nombre, en las cuales una
es reconocida por un determinado producto y la otra no.

En este caso, si un productor de la segunda zona geográfica se aprovecha

de la reputación de un producto reconocido de la primera zona geográfica, se
habría producido un engaño al público consumidor, pues pese que se trata de
una procedencia verdadera, el público consumidor esperaba un producto con
reputación ganada de la primera zona geográfica.

El Convenio de París no contiene una definición de los conceptos de

indicación de procedencia ni de denominación de origen, lo que ha permitido la
adhesión de países con enfoques muy diversos. Esto es una ventaja, pues
cuenta a la fecha con 173 miembros; sin embargo, las medidas específicas
contempladas en el Convenio de París constituyen una recomendación a los
Estados miembros, mas no una obligación.

Al respecto, la Oficina Internacional de la OMPI señala lo siguiente: “El

Convenio de París (artículos 9, 10 y 10 ter párrafo 1) exige que los países
miembros apliquen medidas específicas para impedir o reprimir la distribución
de productos que lleven una falsa indicación de procedencia. Sin embargo, las
medidas específicas contempladas en el Convenio de París constituyen una
recomendación a los Estados miembros, mas no una obligación. La elección de
las medidas aplicables se deja librada a la legislación del país miembro.
Consecuentemente, los Estados miembros podrían aplicar medidas diferentes
a las previstas en el Convenio de París para impedir el comercio de productos
con indicaciones de procedencia falsas”.

 Arreglo de Madrid relativo a la Protección de las Indicaciones de

1
Procedencia Falsas o Engañosas
 Este tratado contempla la protección de indicaciones de procedencia falsas
y engañosas, brindando una protección más amplia que el Convenio de París
en dos aspectos: la represión a las indicaciones de procedencia engañosas y la
protección a las denominaciones regionales de procedencia de productos
vinícolas contra su conversión a genéricos.

Respecto a la represión de indicaciones engañosas, la Oficina Internacional

de la OMPI señala: “La prohibición de usar una indicación engañosa respecto
al origen de un producto permitiría reprimir, por ejemplo, el uso de indicaciones
o nombres geográficos ficticios, o el uso de cualquier indicación que en el
comercio podría ser entendida como una indicación de procedencia, siempre
que la autoridad competente determine que el uso de la indicación puede
resultar engañoso para el público o para los círculos empresariales”.

Las medidas contra las indicaciones falsas o engañosas abarcan a las

indicaciones directas o indirectas (imágenes, símbolos, adjetivos, publicidad,
entre otros); asimismo, al igual que en el Convenio de París, las disposiciones
contenidas en el Arreglo de Madrid abarcan a todos los productos: agrícolas,
semielaborados o industriales.

La legitimación activa en el Arreglo de Madrid es mucho más estricta que el

Convenio de París, ya que aquél señala que está legitimado el Ministerio
Público o cualquier otra autoridad competente; en cambio, en el CUP la
legitimación activa recae en varias personas como el fabricante, productor,
sindicato y Ministerio Público, entre otras.

El Arreglo de Madrid también prevé medidas concretas para combatir el uso

de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en el siguiente orden
prelatorio: embargo en frontera, prohibición de importación, embargo en el
interior de país, cualquier otra medida que la legislación contemple para casos
semejantes y en defecto de esta última medida se deberán dar las sanciones
previstas para marcas o nombres comerciales. A pesar de que este tratado
contiene medidas concretas, al igual que en el Convenio de París, éstas
constituyen una recomendación mas no una obligación
1
  La protección de los productos de calidad dada por el Acuerdo
sobre los ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio)

El Acuerdo sobre los ADPIC15 contiene normas internacionales de

propiedad intelectual, una de las cuales es la relativa a la protección de las
indicaciones geográficas. La regulación dada en el Acuerdo sobre los ADPIC
brinda la posibilidad a los países miembros de elegir la forma de protección que
los mismos brindarán a las indicaciones geográficas, bien sea mediante un
sistema de protección particular que implique el reconocimiento de ellas, el
derecho marcario, el de la competencia desleal o mediante cualquier otro. En
ese sentido, Correa señala: “La regulación de las indicaciones geográficas deja
considerable margen para definir la forma de la protección, la que puede
involucrar una mayor o menor injerencia estatal, así como los medios para
hacerla efectiva, incluyendo el derecho de marcas y la competencia desleal”

Los miembros de la OMC17, entre los cuales se encuentra el Perú, deben

prever en sus respectivas legislaciones los niveles de protección contenidos en
los artículos 22, 23 y 24 del Anexo 1C del Acuerdo sobre los ADPIC.

6. Legislación comparada

Análisis comparativo de algunos países latinoamericanos A continuación

pasaremos a analizar comparativamente las definiciones de las indicaciones
geográficas, denominaciones de origen, la titularidad de los mismos, la
autoridad competente para declararlas, así como los trámites y procedimientos
establecidos para su registro y autorización de uso; a fin de conocer cómo se
aplican las normas que regulan las indicaciones geográficas en algunos países
de Latinoamérica.

 Definición de la denominación de origen.

1
 En el Cuadro 1 se ve que, en México, Cuba y todos los países de la
Comunidad Andina, la definición de Denominación de Origen se vincula
necesariamente a un topónimo; mientras que, en Argentina y Chile, la
definición se vincula al nombre de un producto originario de una determinada
zona o localidad. Asimismo, en todos los países analizados se advierte la
presencia de un segundo elemento constitutivo de la definición de la
denominación de origen, el cual está referido en todos los casos a que el
producto designado con la denominación deba sus características y cualidades
fundamentalmente a su origen geográfico, comprendiendo los factores
naturales y humanos de zona o región.

 Titularidad de la denominación de origen

En el Cuadro 2 se ve que, en el caso específico de Perú, México y Cuba, la

titularidad de la denominación de origen expresamente corresponde al Estado;
mientras que en Argentina se señala que el Estado, por intermedio de la
autoridad competente, garantiza la protección de las denominaciones de
origen. En el resto de países analizados, no hemos encontrado referencia
legislativa alguna de la titularidad de las denominaciones de origen declaradas
como tales

1
  Autoridad competente para declarar y/o registrar una denominación
de origen.

En el Cuadro 3 se ve que en casi todos los casos, la autoridad competente

para conocer de la declaración y/o registro de las denominaciones de Origen es
la Oficina de Marcas o la entidad encargada de velar por la Propiedad Industrial
del respectivo país; salvo en dos casos: i) Bolivia, cuya autoridad competente
es el Centro Nacional Vitivinícola, y ii) Argentina, cuya autoridad competente es
el Consejo Nacional de Designación del Origen de la Secretaria de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación del Ministerio de Economía.

1. Describir un caso de contrato de uso/licencia sobre las

indicaciones geográficas
 Caso “MANCHESTER” [Resolución 0216-2018/TPI-INDECOPI
02/02/2018 – EXP. 646176- 2016/DSD]

El 5 de enero del 2016, CREDITEX S.A. (de Perú) solicitó el registro de la

marca “MANCHESTER” para distinguir tejidos y productos textiles en la clase
24, solicitud que recibió 2 oposiciones de empresas que tenían registro o
1
solicitud que incluía la palabra MANCHESTER con otros elementos
denominativos o gráficos. La Resolución N° 1597-2017/CSD-INDECOPI (14-
06-2017) de Primera Instancia declaró fundadas 2 oposiciones y denegó el
registro por considerar al signo solicitado semejante y confundible con respecto
a los signos registrados.

La Autoridad Administrativa de Segunda Instancia (Resolución

0216-2018/TPI-INDECOPI, del 2 de febrero del 2018) denegó el registro del
signo solicitado MANCHESTER para distinguir tejidos y productos textiles no
comprendidos en otras clases de la clase 24 N.O. por estar incurso en la
prohibición del artículo 135 inciso e) de la Decisión 486. Consideró que, si bien
la denominación MANCHESTER es el nombre de una ciudad en el Reino
Unido, debido a su uso frecuente en el mercado (según las diferentes páginas
webs donde consta la expresión TELA MANCHESTER), es susceptible de ser
entendida por el público consumidor como un tipo de tela, caracterizada por ser
un de tipo tela deportiva, con tejido de punto, utilizada en playeras (camisetas)
shorts etc., por lo que de otorgarse un derecho de exclusiva sobre la expresión
MANCHESTER, se estaría privando indebidamente a los demás competidores
de emplearla en el mercado con relación a los productos de clase 24 de la N.O.
MANCHESTER debe permanecer libre para que otros competidores tengan la
posibilidad de utilizar la misma, o una denominación similar para ofrecer sus
productos de clase 24 de la N.O. en el mercado.

Comentario:

En este caso, la Autoridad de Primera Instancia no consideró que el signo

solicitado estuviera incurso en alguna prohibición absoluta del Artículo 135 de
la decisión 486, sino que solo estaba incurso en el artículo 136 a) de la
Decisión 486, por ser confundible con las marcas registradas. La Segunda
Instancia administrativa si bien reconoce que MANCHESTER es una indicación
geográfica, no considera que actualmente indique un origen geográfico de los
productos, sino que por su uso generalizado se ha vuelto un término descriptivo
de un tipo de tela deportiva y por ello ha perdido su significado geográfico.

1
1. Describir un caso: Análisis del procedimiento administrador
sancionador de la infracción a las indicaciones geográficas
 1.1 Descripción de la resolución

El 18 de junio de 2019 por medio de inspecciones de oficio sin previa

notificación, con o sin previa identificación del personal a cargo de las
diligencias, en diversos locales ubicados en los distintos distritos y provincias
del departamento de Ancash (tiendas, supermercados, licorerías, ferias,
bodegas de producción, mercadillos, depósitos, etc.), a fin de verificar el
correcto uso de la denominación de origen Pisco. Por lo que se dispuso que en
caso en encontrarse y verificarse en las diligencias de inspección ordenadas la
existencia de bebidas alcohólicas en las que se utilizará la denominación de
origen Pisco, sin la correspondiente autorización de uso, se dictarían medidas
cautelares de CESE DE USO, COMISO e INMOVILIZACIÓN de los
mencionados productos.

Y es dos días después de comenzadas las inspecciones, 20 de junio de

2019, que se encuentra y verifica la existencia de productos alcohólicos
denominados “Puro Quebranta San Eusebio”, en cuyas contra etiquetas se lee
la frase Pishco, esto en un establecimiento llamado LA TABERNA
DISTRIBUCIONES S.A.C. Asimismo, de la revisión de las etiquetas del citado
producto, se describe que el mismo es elaborado por Viña San Eusebio S.A.C.
Por lo que la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos, mediante
proveído de fecha 27 de setiembre de 2019, dispuso iniciar un expediente de
denuncia de oficio en contra de LA TABERNA DISTRIBUCIONES S.A.C.,
identificado con RUC N° 20480564660, ubicado en Av. José Gálvez N° 233,
distrito de Chimbote, provincia de Santa, departamento de Ancash; por la
presunta comercialización de productos “Puro Quebranta San Eusebio”, en
cuyas contra etiquetas se lee la frase Pishco…Nombre de ave, ave ancestral
del Perú, que viene a ser un término similar a la denominación de origen
PISCO y que podría generar confusión en el consumidor.

1.2 Punto de controversia

El uso de la frase Pishco en las botellas de licor que comercializaba el

establecimiento LA TABERNA DISTRIBUCIONES S.A.C. Que, según la
1 Distintivos, puede generar algún
Secretaría Técnica de la Comisión de Signos
tipo de confusión al consumidor que decida comprarlo pensando que es Pisco,
que es un término que ya fue declarado Denominación de Origen mediante
Resolución Directoral Nº 072087-DIPI, del 12 de diciembre de 1990, ratificada
por el Decreto Supremo Nº 001-91-ICTI/IND del 16 de enero de 1991.

1.3 Fundamentos sustanciales en el que se basa la sanción

● Inicio de denuncia de oficio en contra de LA TABERNA

DISTRIBUCIONES S.A.C., identificado con ruc n° 20480564660,
ubicado en av. José Gálvez n° 233, distrito de Chimbote, provincia
de santa, departamento de Áncash, por parte de la Secretaría
Técnica de la Comisión de Signos Distintivos, por la presunta
infracción a la propiedad industrial en materia de signos distintivos,
según lo establecido en el artículo 155, régimen común sobre
propiedad industrial, aplicable al presente caso en virtud de lo
dispuesto en el artículo 212 de dicha decisión, así como en virtud a
lo dispuesto en el artículo 214 de la norma antes citada, por la
presunta comercialización de productos que puedan generar
confusión con la denominación de origen pisco, notificándosele por
el plazo de ley informándole que las sanciones aplicables en caso de
que se declare fundada la denuncia interpuesta son las previstas en
el artículo 120 del decreto legislativo nº 1075.

● La presentación mediante un Informe de Instrucción de fecha 22 de

junio de 2020, en el que la Secretaría Técnica de la Comisión de
Signos Distintivos considera que debe declararse fundada la
presente denuncia de derechos de propiedad industrial en contra de
LA TABERNA DISTRIBUCIONES S.A.C., al usar productos con la
denominación: “Puro Quebranta San Eusebio”, en cuyas contra
etiquetas se lee la frase Pishco…Nombre de ave, ave ancestral del
Perú, que viene a ser un término similar a la denominación de origen
PISCO y que podría generar confusión en el consumidor, debiendo
imponérsele una sanción de multa.

8.1 Fundamentos sustanciales que presentó el infractor

1
En el presente caso se debe considerar lo siguiente:
 La denunciada incurre en la presente infracción al haber usado
indebidamente en el comercio el producto SAN EUSEBIO – Puro
Quebranta y en la contra etiqueta se verifica la denominación
PISHCO, induciendo a error al público consumidor.
 La infracción se configura por el uso indebido de una denominación
de origen protegida, que es de titularidad es del Estado Peruano, al
utilizar un término que genera confusión en el consumidor.
 No existe información respecto del provecho ilícito que la
denunciada pudo haber obtenido con la comisión de la infracción.
 Teniendo en cuenta que el acto infractor se consumó con el uso en
el comercio de productos identificados con la denominación Pishco,
la probabilidad de detección de la infracción es alta, toda vez que
dicha conducta fue detectada por la intervención del Indecopi,
gracias a su actuación de fiscalización.
 La modalidad empleada para la comisión de la infracción consistió
en el uso en el comercio de productos que se encontraban
identificados con la denominación PISHCO, induciendo a error al
público consumidor, la cual se encuentra tipificada en los artículos
155 inciso d) y 214 de la Decisión N° 486.
 Los efectos del acto infractor alcanzaron al público consumidor ya
que estos pudieron haber adquirido los productos de la denunciada
con la creencia errónea que se trataba de productos con la
denominación de origen Pisco.
 La infracción se inició al menos desde el momento en que se usó en
el comercio la primera botella correspondiente a los productos
materia de denuncia.
 No se ha verificado la configuración de los requisitos establecidos en
el artículo 246.3 literal e) del TUO de la Ley N° 2744410, a fin de
considerar a la denunciada como reincidente.
 Al haberse verificado que la denunciada utilizó la denominación de
origen Pisco de forma indebida, la misma que tiene calidad de signo
1 ésta Comisión advierte que la
notorio en calidad de renombre,
 actuación realizada por LA TABERNADISTRIBUCIONES S.A.C.
debe ser calificada de mala fe.

8.2 Base legal

La presente denuncia se sustenta en la Resolución N° 13880-2017/DSD-
INDECOPI, emitida el 26 de julio de 2017, recaída en el expediente N° 693342-
2017, por medio de la cual la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi,
declaró el carácter notoriamente conocido en grado de renombre de la
denominación de origen PISCO, que distingue destilado de mostos frescos de
uvas pisqueras recientemente fermentadas, producido en la costa de los
departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y los Valles de Locumba,
Sama y Caplina del departamento de Tacna.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala que

“la marca notoria [es] aquella que reúne la calidad de ser conocida por una
colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de
consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es
aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo”.

Ahora bien, el reconocimiento de una marca como notoriamente

conocida es la base jurídica para otorgar a un signo una protección especial
dentro del sistema de marcas; protección que trasciende el principio de
inscripción registral, territorialidad e incluso puede trascender el principio de
especialidad.

En efecto, si bien el derecho al uso exclusivo sobre una marca, según la

normativa vigente, se adquiere a través del registro de la misma ante la
autoridad competente; en el caso de las marcas notoriamente conocidas, la
protección de las mismas no se da en función del registro, sino por el solo
hecho de su notoriedad, pues se entiende que si una marca ha adquirido
prestigio y reputación por su uso en el mercado, debe generar un derecho en
favor de su titular, quien es el principal gestor de que su marca llegue a
alcanzar la calidad de notoria.

1
Artículo 228 de la Decisión 486 establece de manera enunciativa diversos
factores a ser tomados en cuenta, los mismos que se detallan a
continuación:

a) El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente

dentro de cualquier País Miembro.
b) La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o
fuera de cualquier País Miembro.
c) La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o
fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación
en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del
establecimiento o de la actividad a los que se aplique.
d) El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
e) Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta
al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en
el del País Miembro en el que se pretende la protección.
f) El grado de distintividad inherente o adquirida del signo.
g) El valor contable del signo como activo empresarial.
h) El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia
o licencia del signo en determinado territorio.
i) La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o
almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en el que se
busca protección.
j) Los aspectos del comercio internacional.
k) La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del
signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Respecto a la infracción de derechos de propiedad industrial

 Ejercicio legítimo de la denuncia por infracción

De conformidad con el artículo 214 de la Decisión 486 de la Comisión de la

Comunidad Andina, “La protección de las denominaciones de origen se inicia
1
con la declaración que al efecto emita la oficina nacional competente. El uso de
las mismas por personas no autorizadas que cree confusión, será considerado
una infracción al derecho de propiedad industrial, objeto de sanción, incluyendo
los casos en que vengan acompañadas de indicaciones tales como género,
tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el consumidor”.

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 155, literales a) y d), de

la aludida Decisión 486, aplicable al caso por disposición del artículo 212 del
mismo cuerpo normativo, el Estado tiene el derecho de impedir a cualquier
tercero aplicar o colocar, sin su consentimiento, una Denominación de Origen
sobre productos en relación con los cuales ésta se encuentra reconocida o
sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales
productos; así como a usar en el comercio un signo idéntico o similar a la
Denominación de Origen respecto de cualesquiera productos o servicios,
cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular
del registro.

8.3 Solución y razonamiento lógico jurídico

Solución
I. Declarar FUNDADA la acción por infracción de derechos de
propiedad industrial iniciada de oficio contra LA TABERNA
DISTRIBUCIONES S.A.C., identificada con RUC N° 20480564660,
de Perú, por el uso indebido de la denominación de origen Pisco.
II. SANCIONAR a LA TABERNA DISTRIBUCIONES S.A.C.,
identificada con RUC N° 20480564660 con una multa equivalente a
03 (TRES) Unidades Impositivas Tributarias, que deberá ser
cancelada dentro del término de 15 (quince) días útiles en la
Tesorería del INDECOPI, bajo apercibimiento de ser cobrada en la
vía coactiva. La multa impuesta será rebajada en un 25% en caso
de que la infractora cancele el monto de la misma con anterioridad
a la culminación de plazo indicado, en tanto no interponga recurso
impugnativo contra la presente Resolución.
III. REQUERIR a LA TABERNA DISTRIBUCIONES S.A.C., de
conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 205° del
Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo
1
General, Ley N° 27444 (Decreto Supremo 004-2019-JUS), el
cumplimiento espontáneo de la multa impuesta, bajo
 apercibimiento de que una vez firme la presente resolución sea
puesta en conocimiento de la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva
del INDECOPI, a efectos de que ejerza las funciones que la ley le
otorga.
IV. PROHIBIR a LA TABERNA DISTRIBUCIONES S.A.C. de Perú, el
uso indebido de la denominación de origen Pisco, tanto en forma
independiente como conjuntamente con otros elementos, en
aquellos productos que no cumplan con lo dispuesto en el
reglamento de la denominación de origen Pisco. Es de precisar que
esta prohibición no impide en ningún modo la promoción,
distribución y uso en el comercio de productos en los que se utilice
la denominación de origen Pisco y que hayan sido elaborados o
producidos por personas que cuentan con la autorización de uso
correspondiente, cumpliendo además con los requisitos
establecidos en el reglamento de la denominación de origen Pisco.
V. Disponer el COMISO DEFINITIVO de los productos inmovilizados
con motivo del presente procedimiento

Razonamiento Lógico Jurídico

Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta
sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas
infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas
deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción,
observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación:

a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción.

b) La probabilidad de detección de la infracción.
c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.
d) EI perjuicio económico causado.
e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo
de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la
primera infracción.
f) Las circunstancias de la comisión de la infracción.
1
g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.
1
CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES
Los sistemas de Indicaciones Geográficas de todo el mundo son el resultado
de un proceso complejo de relaciones (formales e informales) entre varios tipos
de interesados y actores (sector privado y público, ya sean locales o de fuera
del territorio), que han formalizado en un conjunto de reglas comunes los
elementos principales para definir la calidad vinculada al origen, esto es,
sistemas de producción, reglas y sistemas de control, así como la utilización de
los recursos locales y la protección del sistema frente a la usurpación.

La finalidad de todas estas actividades es agregar valor a los productos que

proceden de zonas geográficas específicas, los cuales han sido producidos
utilizando conocimientos o costumbres culturales, saber hacer y recursos
naturales específicos, que permiten además conservar sistemas de producción
interesantes para las futuras generaciones. En otras palabras, las relaciones
entre los actores y los recursos deben proteger los sistemas de producción de
las Indicaciones Geográficas de la presión del mercado y potenciar el
desarrollo local de zonas rurales desde tres perspectivas diferentes, la
ambiental, la social y la cultural.

La sostenibilidad de los sistemas de Indicaciones Geográficas son

consecuencia de un conjunto global de procesos interrelacionados. Dichos
procesos comprenden la identificación del potencial del producto del terruño y
la participación de los actores (fase de identificación), la definición de reglas
comunes para gestionar los sistemas de producción y los recursos locales (fase
de calificación) y la adopción de estrategias comunes relativas a iniciativas de
comercialización (fase de remuneración).

Los productores y las poblaciones locales podrían beneficiarse de las

características del entorno local y el patrimonio cultural sin comprometer su
futuro gracias a prácticas que conviene reforzar (fase de reproducción). De
hecho, tales medidas deben permitir que se generen oportunidades
económicas y se mejore la calidad de vida. La creación y la gestión de los
sistemas de Indicaciones Geográficas requieren un equilibrio entre los tres
1
pilares del desarrollo sostenible, lo que depende de las motivaciones de los
diferentes actores.
Lograr dicho equilibrio es una tarea muy difícil, porque el interés colectivo y el
bienestar social se verán influidos por las medidas derivadas de las “reglas de
calidad”, la adopción de estrategias comunes con respecto a cuestiones
determinadas (recursos locales y comercialización) y las actividades de
establecimiento de redes (la red de Indicaciones Geográficas y otras redes
sociales y económicas).

Con miras a lograr el objetivo final de crear sistemas de Indicaciones

Geográficas sostenibles por medio del círculo virtuoso de la calidad vinculada
al origen, es necesario disponer de los conocimientos, la visión, la
determinación, el tiempo y la ayuda de facilitadores, que pueden ser
instituciones públicas (a nivel local, regional y nacional), ONG u otro tipo de
instituciones, que faciliten la difusión, la comprensión de metodologías y
enfoques ya aplicados con buenos resultados con muchos productos de
Indicaciones Geográficas.

Desde esta perspectiva, en esta guía se resumen todos los aspectos que tratan
de la creación, la gestión y el desarrollo de sistemas de Indicaciones
Geográficas sostenibles. Se ofrece una trayectoria “ideal” que deberían seguir
los actores de las Indicaciones Geográficas y un conjunto de preguntas que les
ayudarán a conocer, gestionar y desarrollar sus propios productos de
Indicaciones Geográficas teniendo en cuenta su contexto socio ambiental.

Dentro de un trabajo monográfico con recopilación de información como este,

siempre se desea que haya una mejora continua del mismo; por lo tanto, como
grupo recomendamos a futuros estudiantes que tengan interés en indagar
mucho más sobre el tema presentado, la complementación de ideas con más
claridad para el desarrollo y entendimiento de este aún más recomendable
sería la interpretación de cada término presentado, de esta manera se llegara a
un aprendizaje óptimo de estos conceptos y a la comparación de los resultados
obtenidos por investigación en páginas de internet y libros.

1
2
2
2
2
ESPECIALIDADES TRADICIONALES

Resumen ejecutivo:
Las especialidades tradicionales en el Perú: fomentando al desarrollo del
turismo y gastronomía a través de del sistema de propiedad industrial.
El trabajo monográfico busca crear conciencia y fomentar el uso del sistema de
propiedad industrial, como forma de acelerar el desarrollo de la gastronomía
peruana ,el aprovechamiento sostenible, respetuoso a la larga, amplia tradición
y cultura relacionadas, dando valor agregado a los productos y servicios
ofrecidos alrededor de ellas. Como un medio para conservar las especialidades
tradicionales, para lo cual será necesario analizar la regulación existente en
materia industrial en el Perú y estudiar el impacto que ha tenido esta figura
jurídica a nivel internacional.
Resultados esperados: conservar la calidad de las especialidades
tradicionales en torno a la gastronomía y el turismo en el Perú; garantizando las
formas tradicionales de preparación, origen geográfico, calidad de insumos
correcta manipulación de alimentos, etc.
Elementos: se establece un régimen de especialidades garantizadas para
proteger los métodos de producción y las recetas tradicionales ayudando a los
productores a comercializar sus productos y a informar a los consumidores de
los atributos de sus recetas y productos tradicionales que les confiera el valor
añadido.
Características específicas: - el elemento o conjunto de elementos por las
que un producto agrícola o alimenticio se distingue claramente de otros
productos agrícolas o alimenticios similares perteneciente a la misma
categoría, es decir a las características intersecas del producto, como son las
características físicas, químicas microbiológicas u organolépticas, o al método
de producción o elaboración del mismo, o a condiciones específicas que deben
prevalecer durante su producción.
Tradicional: - el uso demostrado en el mercado minoritario a lo largo de un
periodo cuya duración suponga la transmisión de una generación a otra; dicha
duración debería ser la que normalmente se atribuye a una generación
humana, en eso es al menos 25 años.
Características: las ETG son una de las figuras de calidad con las que cuenta
la unión europea para ayudar a proteger, tipificar y mejorar la imagen de
productos tradicionales producidos en los países comunitarios, atreves del
registro sobre la especialidad tradicional garantizada se buscó dar respuesta a
una serie de aspectos como son:
1. La necesidad de proteger el nombre del producto asignado.
2. Valorizar esa denominación mediante su registro a nivel comunitario
3. Hacer llegar al consumidor que su calidad
2 ha sido reconocida y avalada
por la unión europea.
Requisitos:
1. Registros de los productos.
2. Se podrán registrar como especialidades garantizadas los nombres que
describan un producto o alimento especifico que:
3. Sea el resultado de un método de producción, transformación o
composición que correspondan a la práctica tradicional aplicable a ese
producto o alimento o
4. Este producido con materia primas o ingredientes que sean utilizados
tradicionalmente.
5. Para que se admita el registro como especialidad tradicional de un
nombre, este deberá:
6. Haberse utilizado tradicionalmente para referirse al producto específico,
o
7. Identificar el carácter tradicional o específico del producto.
Con objeto de distinguir productos comparables o productos que compartan un
nombre idéntico o similar, en caso de que durante el procedimiento o similar,
en caso de que durante el procedimiento de oposición en virtud del artículo 51
quede demostrado que el nombre también se utiliza en otro estado miembro o
en un tercer país, la decisión sobre el registro que se adopte de conformidad
con el artículo 52, apartado 3, podrá estipular que el nombre de la especialidad
tradicional, vaya acompañado de la mención (elaborado según la tradición de)
inmediatamente seguida por el nombre del país o la región correspondiente.
No podrán registrase nombres que se refieren únicamente a alegaciones de
carácter general que se utilicen para un conjunto de productos, ni a
alegaciones que estén previstas en una normativa particular de la unión.
A fin de velar por el funcionamiento fluido del régimen, se facultará a la
comisión para que adopte actos delegados, de conformidad con el artículo 56,
en desarrollo a los criterios de admisibilidad establecidos en el presente
artículo.
DERECHOS Y OBLIGACIONES

Mejoras a la normatividad de propiedad industrial reconocen a las

Especialidades Tradicionales Garantizadas e Indicaciones Geográficas como
signos para proteger y promover productos y recetas ancestrales de la
gastronomía peruana
Decreto Legislativo N° 1397 contribuirá a identificar el origen peruano de las
comidas, ingredientes y métodos de preparación tradicionales, e identificar
productos relacionados al origen geográfico peruano.
Los platos típicos de la gastronomía peruana como el ají de gallina, la papa a
la huancaína, el seco de chavelo, el lomo saltado,
2 la pachamanca, entre otros,
o postres tradicionales como la mazamorra morada, el King Kong, el suspiro a
la limeña, etc., podrían recibir el tratamiento de Especialidades Tradicionales
Garantizadas (ETG); y, por lo tanto, ser protegidas y reivindicadas bajo un
régimen sui géneris de propiedad industrial. El reconocimiento de las ETG es
un paso importante para el Perú. Se trata de un elemento de propiedad
industrial que protege los saberes ancestrales culinarios, por lo que constituye
una herramienta que contribuirá a potenciar la promoción de la oferta
gastronómica típica del país. Esto ha sido posible con la publicación del
Decreto Legislativo N° 1397, publicado hoy por el Poder Ejecutivo, a propuesta
del Indecopi. Este decreto legislativo modifica los artículos 3 y 4 del Decreto
Legislativo N° 1075, que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión
486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común
sobre Propiedad Industrial. Las ETG son signos de calidad que garantizan que
determinadas preparaciones gastronómicas tienen ingredientes y/o métodos de
preparación tradicionalmente peruanos. A partir del uso de las ETG, se busca
dar valor agregado a productos de nuestra gastronomía en su comercialización,
producción o transformación. Así, los emprendedores del sector de
gastronomía y turismo podrán comunicar mejor los atributos de sus productos a
los consumidores y resaltar las recetas y platos típicos. Como se sabe, el Perú
ha sido reconocido por sexto año consecutivo como el «Mejor Destino Culinario
del Mundo». El impulso internacional del sector gastronómico y el consecuente
ingreso de nuestra comida a diversos mercados internacionales expone a la
cocina peruana (en no pocas ocasiones) a actos de usurpación sobre su
auténtico origen, lo que hizo imprescindible establecer medidas como esta para
reivindicar su peruanidad. En efecto, las ETG constituirán la partida o prueba
de paternidad de las recetas y platos típicos peruanos
INDICACIONES GEOGRÁFICAS

El Decreto Legislativo N° 1397 también promueve el régimen de Indicaciones

Geográficas (IG). Estas constituyen signos utilizados para distinguir productos
que tienen un origen geográfico concreto, cuyas cualidades, reputación o
características se deben esencialmente a su lugar de origen, siendo que, por lo
general, consiste en el nombre del lugar de origen de los productos. Esta figura
permitirá agregar valor a aquellos productos que cuentan con potencial para
desarrollar una estrategia de diferenciación y posicionamiento con base en su
origen geográfico tanto en el mercado nacional como internacional. Las IG son
más que un nombre o un símbolo, son el reflejo de una reputación vinculada a
zonas geográficas. Su protección y gestión adecuada permite agregar valor a
los productos designados con ellas. De no protegerse las IG, podrían ser objeto
de usurpación por terceros que buscan aprovecharse ilícitamente de tal
reputación. La importancia de desarrollar un régimen de IG, en particular para
productos artesanales y productos agrícolas peruanos, radica en que, una
indicación geográfica respaldada por una sólida gestión comercial sirve entre
otras cosas, para agregar valor a productos originarios de una zona geográfica
específica y facilitar la penetración de tales2 productos en mercados externos.
En el Perú, los derechos de propiedad industrial se encuentran regulados en la
Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, y el Decreto
Legislativo N° 1075, el cual contiene disposiciones complementarias a la
Decisión 486, esta última norma es la que mediante el Decreto Legislativo N°
1397 se precisa para fortalecer las facultades del Indecopi, a fin de otorgar una
mejor protección de los derechos de Propiedad Industrial a favor de los
emprendedores, en particular del sector gastronómico y turístico.

NATURALEZA JURÍDICA

El artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1075, que aprueba disposiciones

complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,
modificado por el Decreto Legislativo N° 1397, reconoce como elementos
constitutivos de la Propiedad Industrial a las Especialidades Tradicionales
Garantizadas y a las Indicaciones Geográficas; Que, asimismo, el artículo 4,
numeral 4.2 del Decreto Legislativo N° 1075, que aprueba disposiciones
complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,
modificado por el Decreto Legislativo N° 1397, establece que la Dirección de
Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI es la instancia competente
en las materias relacionadas con Especialidades Tradicionales Garantizadas e
Indicaciones Geográficas; Que, la Tercera Disposición Complementaria Final
del citado Decreto Legislativo N° 1397, establece que este entra en vigencia al
día siguiente de su publicación, salvo lo referido a los artículos 3 y 4 del
Decreto Legislativo Nº 1075, Decreto Legislativo que aprueba disposiciones
complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina
que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, y artículo 3 y
Primera Disposición Complementaria Final del mismo Decreto Legislativo, los
cuales entrarán en vigencia con la publicación del Decreto Supremo que las
reglamente; Que, en ese sentido, el Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, en el
marco de sus competencias, ha formulado el proyecto de Reglamento del
Régimen de Protección de las Especialidades Tradicionales Garantizadas y del
Régimen de Indicaciones Geográficas, el cual resulta necesario aprobar; Que,
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del artículo 118 de la
Constitución Política del Perú; la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo; y, el Decreto Legislativo N° 1397, Decreto Legislativo que modifica el
Decreto Legislativo N° 1075, que aprueba disposiciones complementarias a la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

DOCTRINA.

2
Tenemos el reglamento sobre las especialidades tradicionales garantizadas:
DECRETO SUPREMO 170-2021-P

APRUEBAN EL REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LAS

ESPECIALIDADES TRADICIONALES GARANTIZADAS Y DEL RÉGIMEN DE LAS
INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Mediante Decreto Supremo 170-2021-PCM, el 16 de noviembre de

2021, se aprobó el Reglamento del Régimen de Protección de las
Especialidades Tradicionales Garantizadas y del Régimen de las
Indicaciones Geográficas cuyo objeto es el regular los procedimientos,
requisitos y disposiciones relacionadas con el régimen de los
elementos que protege y reconoce nuestra legislación de propiedad
intelectual como son las Especialidades Tradicionales Garantizadas y
el régimen de las Indicaciones Geográficas.

Entre las principales disposiciones que protege nuestra legislación, se

encuentran las recientes incorporadas:

1. Especialidades Tradicionales Garantizadas:

- Debe ser entendida como nombre que identifica una

preparación alimenticia destinada al consumo humano que
posee características específicas que la distinguen claramente
de otras preparaciones alimenticias pertenecientes a la misma
categoría, debido a que han sido elaboradas a partir de materias
primas o ingredientes tradicionales o que es resultado de una
composición, elaboración, producción o transformación
tradicional.

Pueden ser:

• Platos preparados
• Cerveza
• Chocolate y productos derivados
• Productos de pastelería, panadería y repostería
• Bebidas a base de extractos de plantas
• Bebidas alcohólicas y/o cocteles
• Queso y productos lácteos 2
- El Estado Peruano es el titular.

- Se ha establecido el Procedimiento de Registro, que en

resumen consiste en la solicitud donde se deberá de adjuntar
entre otros requisitos de ley, el pliego de condiciones de la
preparación alimenticia. Se realiza el examen de forma por la
Dirección de Signos Distintivos y la respectiva publicación de la
misma. Terceros podrían presentar oposición al registro que
dentro de 10 días hábiles de publicado el registro, y en un plazo
de 10 días hábiles el titular de la solicitud deberá absolver la
misma.

- Otorgado el registro de Especialidades Tradicionales

Garantizadas las preparaciones alimenticias que se
comercialicen como una Especialidad Tradicional Garantizada
conforme al pliego de condiciones que le sea aplicable, se
puede emplear en el etiquetado junto con el nombre de la
Especialidad Tradicional Garantizada la mención «Especialidad
Tradicional Garantizada» o la correspondiente abreviatura
«ETG».

-El registro de una Especialidad Tradicional Garantizada tiene

duración indeterminada mientras subsistan las condiciones que
la motivaron su concesión la Dirección de Signos Distintivos
puede declarar el término de su vigencia si tales condiciones no
se mantienen.
2. Indicación Geográfica:
-Consiste en el nombre de una zona geográfica o que contenga
dicho nombre, u otra indicación conocida por hacer referencia a
esa zona geográfica, que identifique un producto como originario
de dicha zona, cuando determinada calidad, reputación u otra
característica del producto sea imputable fundamentalmente a
su origen geográfico.
-El Estado Peruano es el titular de las indicaciones geográficas
peruanas y sobre ellas se conceden autorizaciones de uso.
-La protección de una indicación geográfica se declara mediante
resolución, y tiene duración indeterminada mientras subsistan
las condiciones que la motivaron.
-Declarada la protección de una indicación geográfica, conforme
a las disposiciones establecidas en el reglamento se puede
2
autorizar el funcionamiento de su Consejo
 -Regulador, quienes se encargarán de ejercer los derechos
confiados a su administración y hacerlos valer en toda clase de
procedimientos administrativos y judiciales, sin presentar más
título que dicho Estatuto. El citado consejo propondrá incluso a
la Dirección de Signos Distintivos el reglamento de la indicación
geográfica. Las solicitudes para obtener la autorización de uso
de dicha indicación geográfica protegida se deben de dirigir al
Consejo Regulador respectivo o a la Dirección de Signos
Distintivos, de ser el caso, debiendo adjuntar los requisitos y
documentos exigidos por Ley.
-La solicitud de uso que se brinde respecto de una indicación
geográfica protegida tiene una duración de diez (10) años
contados desde la fecha de su concesión, pudiendo ser
renovada por períodos iguales.
- Solo los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar
una indicación geográfica registrada podrán emplear junto con ella la
expresión “INDICACIÓN GEOGRÁFICA” o “IG”, así como el símbolo o
signo que para dar publicidad a las indicaciones geográficas
establezca la Dirección.

JURISPRUDENCIA:

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL

INDECOPI N O 003 -2020-INDECOPI/COD
Lima, 40 de enero de 2020
VISTO:
El Documento de Trabajo Institucional N O 002-2020 denominado "Propuestas del
Indecopi para la reglamentación del Régimen de Protección de las Especialidades
Tradicionales Garantizadas y del Régimen de las Indicaciones Geográficas"; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Legislativo N O 1397, Decreto Legislativo que modifica el Decreto
Legislativo 1075, que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina, incorporó a las Especialidades Tradicionales
Garantizadas y a las Indicaciones Geográficas2 como elementos constitutivos de la
Propiedad Industrial; asimismo, estableció que el Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual — Indecopi es la instancia
competente en los temas relacionados con estos nuevos elementos de propiedad
industrial;

Que, a fin de contribuir con el proceso de reglamentación dispuesto por la Tercera

Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N O 1397, se ha elaborado el
Documento de Trabajo Institucional N O 002-2020 denominado "Propuestas del
Indecopi para la reglamentación del Régimen de Protección de las Especialidades
Tradicionales Garantizadas y del Régimen de las Indicaciones Geográficas"; el cual
contiene propuestas del Indecopi para la regulación de los procedimientos, requisitos
y disposiciones relacionados con el régimen de las Especialidades Tradicionales
Garantizadas y el régimen de las Indicaciones Geográficas;

Que, con la finalidad de recibir comentarios y aportes de las instituciones públicas o

privadas y de la ciudadanía en general respecto de las propuestas, se considera
apropiada la publicación del Documento de Trabajo en el Portal Institucional del
Indecopi;

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo N O 001-2020 del Consejo Directivo

del INDECOPI del 07 de enero de 2020 y el literal h) del artículo de la Ley N O 1033, Ley
de Organización y Funciones del Indecopi;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Disponer la publicación del Documento de Trabajo Institucional N O 002-
2020 denominado "Propuestas del Indecopi para la reglamentación del Régimen de
Protección de las Especialidades Tradicionales Garantizadas y del Régimen de las
Indicaciones Geográficas", en el Portal Institucional del Instituto Nacional de Defensa
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi
(www.indecopi.gob.pe).

Artículo 2.- Establecer un plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir de la
publicación de la presente resolución, a efectos de recibir comentarios y aportes de
las instituciones públicas o privadas y de la ciudadanía en general, en el correo
electrónico: [email protected].

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú 1 Telf: 224 7800 e-
mail: [email protected] I Web: www.lndecopi.gob.pe

Artículo 3.- Encargar a la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual — Indecopi,
la recepción, procesamiento, evaluación y consolidación de entarios y aportes que se
reciban respecto del Documento de Trabajo Institucional
2
Regístrese, comuníquese y publíquese,
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú I Telf: 224 7800 e-
mail: [email protected] I Web: www.indecopi.gob.pe

DOCUMENTO DE TRABAJO INSTITUCIONAL DEL2 INDECOPI N O 002-2020

PROPUESTAS DEL INDECOPI PARA LA REGLAMENTACIÓN DEL RÉGIMEN DE
 PROTECCIÓN DE LAS ESPECIALIDADES TRADICIONALES GARANTIZADAS Y DEL
RÉGIMEN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS

l. OBJETIVO DEL DOCUMENTO DE TRABAJO INSTITUCIONAL

El presente Documento de Trabajo Institucional contiene las propuestas que realiza el Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual —
Indecopi para la Reglamentación del Régimen de Protección de las Especialidades
Tradicionales Garantizadas y del Régimen de las Indicaciones Geográficas. Estas propuestas
han sido elaboradas por la Dirección de Signos Distintivos deblndecopi.

Con la publicación de este Documento de Trabajo Institucional se inicia una etapa de debate
público respecto de la regulación de los procedimientos, requisitos y disposiciones
relacionados con el régimen de las Especialidades Tradicionales Garantizadas y el régimen de
las Indicaciones Geográficas, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N O 1075,
Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad
Industrial (en adelante, Decreto Legislativo N O 1075), modificado mediante Ley N O 29316,
Decreto Legislativo N O 1212, Decreto Legislativo N O 1309 y Decreto Legislativo N O 1397.

En ese sentido, estas propuestas se someten a consulta pública con la finalidad de recibir
comentarios y aportes de las instituciones públicas o privadas y de la ciudadanra en general.

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO DE TRABAJO

El presente Documento de Trabajo Institucional está conformado por tres secciones:

1 . Los fundamentos de la propuesta para la reglamentación del régimen de protección de

las especialidades tradicionales garantizadas y el régimen de las indicaciones geográficas.

1. El análisis costo — beneficio del contenido de la propuesta de reglamentación.

2. La propuesta normativa.

III. FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA PARA LA REGLAMENTACIÓN DEL

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LAS ESPECIALIDADES TRADICIONALES
GARANTIZADAS Y EL RÉGIMEN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS.
111.1 . ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DE LA PROPUESTA
Constitucionalidad de la propuesta normativa y correspondencia con el ordenamiento
jurídico general.
El artículo 2 de la Constitución Política del Perú establece en su numeral 8 que toda persona
tiene derecho a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la
propiedad sobre dichas creaciones y a su producto.

De conformidad a lo dispuesto por nuestra Constitución, el Estado reconoce la propiedad

sobre las creaciones intelectuales, artísticas, técnicas y científicas, por lo que la norma que
establece los procedimientos para su protección es compatible con la protección otorgada por
nuestra Constitución.
2
La Propuesta Normativa contenida en el presente Documento de Trabajo Institucional guarda
conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N O 1397, Decreto Legislativo que
modifica el Decreto Legislativo 1075, que aprueba disposiciones complementarias a la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, Decreto Legislativo N O
1397). A través de dicho Decreto Legislativo, se incorporó a las Especialidades Tradicionales
Garantizadas (en

2
adelante, ETGs) y a las Indicaciones Geográficas (en adelante, IGs) como elementos
constitutivos de la Propiedad Industrial; asimismo, se estableció que la Dirección de Signos
Distintivos (en adelante, DSD) del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual — INDECOPI es la instancia competente en los temas
relacionados con ETGs e IGs.

La Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N O 1397 establece que las
disposiciones referidas a las ETGs e [Gs entrarán en vigencia con la publicación del Decreto
Supremo que las reglamente,

En ese sentido, la propuesta normativa contenida en el Documento de Trabajo Institucional

incluye tres (03) títulos, nueve (09) capítulos, dos (02) subcapítulos, cuarenta y ocho (48)
artículos, la Única Disposición Complementaria Final, la Única Disposición Complementaria
Modificatoria y el Anexo l; a través de la cual, se pretende desarrollar los procedimientos que
se deben seguir ante el INDECOPI en relación con: i) las ETGs; y ii) las IGs.

111.2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA

Giovannucci (2009) 1 señala que, a nivel mundial, existen más de 10 300 (Gs protegidas, cuyo
valor comercial estimado sobrepasa los $ 50 000 millones. Muchas IGs tienen nombres
reconocidos, sin embargo, el 90% de estas provienen de los 30 principales países miembros de
la OCDE, mientras que el resto proviene de 160 países en desarrollo (ver Gráfico 1).

Gráfico 1
Número relativo y distribución de IGs, 2009

Tomado de "Guía de Indicaciones Geográficas, vinculación

de los productos con su origen" de Giovannucci, Daniel,
Josling, Tim, Kerr, William, O'Connor, Bernard, Yeung, May
T (2009).

La implementación de un régimen de protección de las IGs se ha vuelto relevante en años

recientes porque representa una oportunidad para países con características físicas y
culturales particulares - atributos que pueden traducirse en una diferenciación de sus
productos. Además, las IGs facilitan el desarrollo rural y económico; y promueven la valoración
de las características socioculturales y agroecológicas de un lugar determinado, fomentando la
producción de productos tradicionales.

Cada vez, son más las IGs que se comercializan en todo

2 el mundo, pero los mayores mercados
 Giovannucci, Daniel, Josling, Tim, Kerr, William, O'Connor, Bernard, Yeung, May T (2009). Guía de
Indicaciones Geográficas: Vinculación de los Productos con su Origen. Ginebra: Centro de
Comercio Internacional.
2 Herrmann, Roland (2012), La economía de la protección de las Indicaciones Geográficas". Publicado en
SIMPOSIO MUNDIAL SOBRE INDICACIONES GEOGRÁFICAS, organizado por la OMPI.
productos alimentarios de alta calidad. La Unión Europea contaba al 201 1 con 1 031
denominaciones de origen, IGs y ETGs, registradas principalmente en Italia (228), Francia (183)
y España (148).

En el Perú, solo 10 productos cuentan con protección bajo el régimen de denominación de

origen (tipo especial de IG que, desde 1996 cuenta con un régimen de protección), los cuales
se diferencian de otros productos similares pues acreditan su calidad y obtienen un mayor
valor de mercado, sin embargo, Slow Food (2017) 82 señala que en el Perú existen productos
originarios y prácticas tradicionales que se encuentran en riesgo de desaparecer del
patrimonio agroalimentario y gastronómico local, en parte por la falta de protección, apoyo y
posicionamiento a nivel nacional e internacional.

Esto se debe a una pérdida progresiva de la biodiversidad de insumos, ocasionando efectos

negativos, sobre todo en las actividades de producción a pequeña escala, cambiando las
costumbres alimenticias, gastronómicas, y en la conservación de los sistemas sociales,
ambientales y culturales típicos de las zonas rurales del Perú.

Es por ello que la implementación de los regímenes de protección de IGs y de ETGs permitirán
que productos tradicionales peruanos puedan gozar de los beneficios tanto para los
productores (mejores precios, mejor acceso a mercados, mayor rentabilidad) y consumidores
(mayor calidad y transparencia de información).

Slow Food (2017) ha identificado 142 productos peruanos que podrían ser protegidos bajo los
regímenes de IGs o ETGs, entre los que destacan el ají pacae de Tacna, camarón de río
arequipeño, chicha de jora, maíz chulpe, picarones, maca negra, entre otros; lo que agregaría
un importante valor agregado a estos productos, y que contribuirían a potenciar la promoción
de la oferta gastronómica del país a nivel nacional e internacional.
Es necesario contar con un desarrollo de los regímenes de las ETGs y las [Gs, para coadyuvar en
la mejor aplicación de las modificaciones efectuadas al Decreto Legislativo N O 1075 y a la Ley N
O
27444, Ley de Procedimiento Administrativo General (en adelante, Ley N O 27444) dotando a
los administrados de la información necesaria que les permita obtener la protección y defensa
de sus derechos de Propiedad Intelectual, en el marco de procedimientos administrativos
simples y ágiles.

El problema afecta a las personas naturales y jurídicas que, a la fecha, no cuentan con normas
que desarrollen los regímenes de las ETGs y de las IGs.

Con relación a las ETGs, la Propuesta Normativa contenida en el Documento de Trabajo

Institucional busca desarrollar su régimen de protección, impulsando un mayor desarrollo de
nuestra gastronomía y del turismo receptivo culinario, protegiendo bajo el esquema de las
ETGs a las recetas tradicionales y los métodos de producción
3 ancestral, los cuales permitirán a
los empresarios del sector gastronomía y turismo, en especial a los micro, pequeños y
82
Slow Food (2017) "El arca del gusto en Perú: Productos, saberes e historias del patrimonio
gastronómico.
medianos empresarios, ofrecer mayores ventajas comparativas - en el mercado global - sobre
la base de la observancia de métodos tradicionales y/o ancestrales de nuestro país milenario.

Con relación a las Indicaciones Geográficas, la Propuesta Normativa busca desarrollar el

régimen de las IGs, detallando el procedimiento para solicitar la declaración de protección, el
procedimiento para la obtención de las autorizaciones de uso de las IGs, la autorización y
funciones de los Consejos Reguladores y la competencia de la DSD, así como también se busca
reducir la incertidumbre y otorgar certeza con relación a los alcances de la protección conferida
a las [Gs.
La propuesta de precisar y armonizar en un mismo cuerpo normativo las disposiciones
aplicables en materia de autorización de funcionamiento de Consejos Reguladores y
autorización de uso de IGs, tendrá como efecto el contribuir a hacer más eficientes los
servicios que brinda el INDECOPI y redundará en beneficio de las personas que pueden ser
miembros de los Consejos Reguladores, así como a las personas naturales y jurídicas que
pretenden obtener una autorización de uso de una indicación geográfica.

111-3. DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS

El presente Documento de Trabajo Institucional contempla como propuestas normativas la
incorporación de las siguientes disposiciones:

1.3.1. Desarrollo del régimen de protección de las Especialidades Tradicionales Garantizadas

El artículo 2 tiene por finalidad incluir las definiciones relevantes a ser tenidas en
consideración en la interpretación y aplicación de las disposiciones contenidas en el
Proyecto de reglamento.

En el artículo 3, se precisa que el Estado Peruano es el titular de las

Especialidades Tradicionales Garantizadas. La razón de esta titularidad -a diferencia
de lo que ocurre con las marcas, donde el registro confiere a un particular un
derecho de propiedad individua1 83- obedece al intenso componente colectivo de
historia y tradición que se presenta en este tipo de elemento de la propiedad
industrial, el cual se entreteje en el complejo tejido de nuestra peruanidad.

El artículo 4 establece que es la DSD la encargada del registro de las

Especialidades Tradicionales Garantizadas, así como de su fiscalización, a fin de
asegurar un correcto uso de estas en el mercado.

En el artículo 5, se define a las Especialidades Tradicionales Garantizadas, y se

establece lo que puede ser registrado como tal.

El artículo 6 contempla los criterios que deben ser tomados en cuenta para el
registro de las Especialidades Tradicionales Garantizadas. En este sentido, se precisa
qué tipo de productos pueden registrarse como ETG (aquellos productos agrícolas o
alimenticios, que son el resultado de una práctica tradicional o que son producidos
como materias primas utilizadas tradicionalmente). Asimismo, se establecen
previsiones en torno al nombre que las ETGs pueden adoptar.

4
83
Aún en el supuesto de las Marcas Colectivas, donde el elemento colectivo es intenso si lo
comparamos con las marcas individuales, las reglas de uso de la marca colectiva son definidas a la
sazón y mejor parecer de la asociación titular de la marca colectiva, que busca distinguirse del resto
de competidores del mercado.
 Esta disposición es necesaria porque deja en claro que, únicamente aquellos
productos agrícolas o alimenticios que son el resultado de los saberes ancestrales o
de insumos usados tradicionalmente se beneficiarán -en su condición de ETG- del
registro de la Propiedad Industrial del INDECOPI, determinando con ello un valor
agregado de propiedad intelectual a tales productos, fomentando de esta forma que
los pueblos que detentan una cultura ancestral adopten medidas para conservarlas.

El artículo 7 detalla la información que debe contener el pliego de condiciones,

el cual tiene por propósito acreditar que el producto, cuyo reconocimiento se
pretende, tiene las condiciones técnicas para ser una ETG (esto es, que se evidencia
el carácter tradicional del producto), estableciéndose que este pliego de condiciones
debe ser presentado al momento de solicitar el registro de las Especialidades
Tradicionales Garantizadas.

La necesidad de este artículo se debe a que, en la misma línea del artículo anterior,
solo podrán protegerse como Especialidades Tradicionales Garantizadas aquellos

tradicional o emplean ingredientes usados tradicionalmente. De modo que esta

disposición garantiza al consumidor, que los productos que emplean la denominación
Especialidad Tradicional Garantizada o las siglas ETG son el resultado de una práctica
tradicional o emplean insumos usados tradicionalmente.

En el artículo 8, se establece la legitimación que se exige en las solicitudes de registro

de Especialidades Tradicionales Garantizadas, las que pueden ser presentadas de
oficio o por las personas que se dediquen directamente a la producción, elaboración
o transformación de los productos agrícolas o alimenticios que posean las
condiciones exigidas para una Especialidad Tradicional Garantizada.

Esta disposición es necesaria, para que, por una parte, el INDECOPI -en
representación del Estado- proteja los resultados de las prácticas tradicionales,
contribuyendo a agregar valor a los productos resultantes de los saberes ancestrales,
y de otra parte, al legitimar a las personas que se dediquen directamente a la
producción, elaboración o transformación de los productos en materia, puedan
concurrir al mercado con una herramienta de competitividad de bajo costo, diferente
a la gastronomía de innovación (cuyos costos pueden ser elevados), que ofrece como
ventaja comparativa, una oferta basada en las tradiciones de los pueblos.

El artículo 9 establece los requisitos que se deben cumplir al momento de solicitar el

registro de las Especialidades Tradicionales Garantizadas, debiendo destacarse entre
dichos requisitos, el requisito de Pliego de Condiciones a que se refiere el artículo 7.
Este artículo es necesario, para garantizarle a los consumidores ávidos de conocer la
historia y experimentar las tradiciones de los pueblos peruanos, que los productos
designados como ETG cumplen con incorporar procesos de producción resultantes
de un saber ancestral.

En el artículo 10, se establecen los plazos para la evaluación formal de la

solicitud de registro de las Especialidades Tradicionales Garantizadas. El
procedimiento de registro de la ETG es un5 procedimiento simplificado, cuyos plazos
son significativamente inferiores a los plazos legales del registro de marcas. Así,
mientras en el registro de marcas el Examen de Forma se realiza en el plazo
de quince (15) días, en las Especialidades Tradicionales Garantizadas este plazo es de
 cinco (05) días. Asimismo, el plazo de subsanación en el registro de marcas es de
sesenta (60) días, mientras que en el caso de las ETGs el plazo es de quince (15) días.
Además, se indica que el procedimiento está sujeto al silencio administrativo
negativo.

La necesidad de emplear plazos sumamente cortos para el registro de Especialidades

Tradicionales Garantizadas es generar simplificación para poner al alcance de los
pueblos con prácticas tradicionales (en la elaboración de productos agrícolas o
alimenticios) una herramienta de competitividad de bajo costo y de fácil acceso.

El artículo 1 1 se refiere a los plazos y condiciones para formular oposición a la

solicitud de registro de las Especialidades Tradicionales Garantizadas. Al igual que en
el examen de forma, el plazo de oposición y de contestación de ésta es sumamente
célere, dado que es de diez (10) días, respectivamente, mientras que en el caso del
registro de marcas es de treinta (30) días.

La necesidad de este artículo es la misma que se ha expuesto para el artículo 10, esto
es, la necesidad de generar simplificación, pero en este caso, sin dejar de tener en
cuenta que, ante la existencia de terceros (otros pueblos) que invoquen detentar
similares derechos frente a la pretensión de registro de una Especialidad Tradicional
Garantizada, se deben adoptar medidas tendientes a privilegiar derechos anteriores
o a delimitar los alcances del registro.
El artículo 12 señala el plazo para emitir una decisión sobre la solicitud de
registro de Especialidades Tradicionales Garantizadas, y, en el caso sea una decisión
favorable, establece que el registro tiene una duración indeterminada mientras
subsistan las condiciones que la motivaron.

La necesidad de esta previsión es precisar que, el registro de una Especialidad

Tradicional Garantizada se debe exclusivamente a la existencia de una situación de
hecho, como es la existencia de una tradición de la cual resulta un producto agrícola
o alimenticio singular. En tal sentido, el registro es en esencia el reconocimiento
administrativo de la existencia material de una ETG, siendo que dicho registro se
preservará en la medida que se conserven las condiciones de tradición que dieron
lugar a la Especialidad Tradicional Garantizada.
En el artículo 13, se precisa que la DSD debe publicar las ETGs que se registren.
Aquí es importante destacar el uso de medios electrónicos, tanto para facilitar el
acceso al registro, como para efectuar las publicaciones de las solicitudes y permitir
el acceso al Pliego de Condiciones.

Esta disposición es necesaria, en tanto es fundamental validar a favor del

procedimiento de registro de Especialidades Tradicionales Garantizadas, las
herramientas que proporciona el entorno digital, a fin de optimizar y simplificar los
procedimientos y reducir los costos de acceso a los beneficios de la Propiedad
Industrial.

El artículo 14 indica las condiciones que se deben cumplir para utilizar la indicación de
"Especialidad Tradicional Garantizada" o "ETG". Se precisa que se puede emplear en
el etiquetado junto con el nombre de la Especialidad Tradicional Garantizada la
6
mención «Especialidad Tradicional Garantizada» o la correspondiente abreviatura,
«ETG». Por su parte se debe destacar que, se ha precisado expresamente que el
registro de un nombre como Especialidad Tradicional Garantizada no impedirá que
 cualquier persona pueda utilizar dicho nombre para referirse al producto tradicional
agrícola o alimenticio que identifica.

La necesidad de esta norma es la de dejar en claro que el registro de una Especialidad

Tradicional Garantizada sobre un producto agrícola o alimenticio no concede un uso
exclusivo y excluyente sobre el nombre de los productos, ni impide la elaboración de
los mismos bajo una receta o metodología diferente. Es decir, por ejemplo, si es que
se registrara como Especialidad Tradicional Garantizada el plato "Carapulcra", ello no
significa que en adelante el sector gastronómico se verá prohibido de usar el nombre
citado, o que esté prohibido de preparar este plato con características distintas a los
de la metodología tradicional. Lo que se promueve con las Especialidades
Tradicionales Garantizadas es que solo aquellos que cumplan con la receta tradicional
puedan hacer uso de la denominación "Especialidad Tradicional Garantizada" o de las
siglas ETG en su oferta gastronómica, dado que estas son para el público consumidor
ávido de productos ancestrales (Ej. turista gastronómico) una garantía de
cumplimiento de reglas tradicionales o ancestrales a las que le asigna un valor
especial y por las que está predispuesto a tomar una decisión de consumo.
En el artículo 15, se detalla la normativa a considerar en el caso de los
procedimientos de infracción a las ETGs registradas, refiriéndose que el
procedimiento se rige, en lo que fuera pertinente, por las normas previstas en la
Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial (en adelante, Decisión 486)
y el Decreto Legislativo N O 1075, así como por las normas que las modifiquen o
sustituyan. Es de señalarse que se atribuye a la Autoridad potestades de sanción
administrativas, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan.

La necesidad de este artfculo radica en que, en tanto existe un tipo de consumidor

que

indebido o inmerecido del mismo (sin observar la metodología ancestral)

representará un acto de engaño, pernicioso para la competencia y para los
consumidores, que es pasible de sanción.

1.32. Desarrollo del régimen de las Indicaciones Geográficas

En el artículo 16, se precisa que el Estado Peruano es el titular de las Indicaciones

Geográficas y sobre ellas se conceden autorizaciones de uso,

La necesidad de este artículo se encuentra determinada, al igual que en el caso de las

denominaciones de origen 84 , por el elevado interés público comprometido en las
Indicaciones Geográficas. Éstas, conforme a lo establecido en el numeral 2.10 del
artículo 2 del proyecto, consisten en el nombre de una zona geográfica, o que
contenga dicho nombre, u otra indicación conocida por hacer referencia a esa zona
geográfica, que identifique un producto como originario de dicha zona, cuando
determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable
fundamentalmente a su origen geográfico.

84
Ver artículo 88 del Decreto Legislativo N O 1075, que literalmente señala:
7
"Artículo 88.- Denominaciones de origen

El Estado Peruano es el titular de las denominaciones de origen peruanas y sobre ellas se

concederán autorizaciones de uso. "
 Si bien tanto la denominación de origen como la indicación geográfica informan al
consumidor sobre el origen geográfico del producto y las características del producto
vinculadas a su origen geográfico, la diferencia fundamental entre la primera y la
segunda es que el vínculo con el origen debe ser más estrecho en la denominación de
origen que en la indicación geográfica. En el caso de la primera, las materias primas
deben proceder del lugar de origen y su elaboración debe desarrollarse ahí; mientras
que la segunda, es suficiente un único criterio atribuible a su origen geográfico.

Las Indicaciones Geográficas, al igual que las denominaciones de origen, son más que
un nombre o un símbolo, son el reflejo de una reputación vinculada a zonas
geográficas. La reputación es un colectivo intangible que, de no protegerse, podría
ser utilizado sin restricciones, disminuyendo su valor en el mercado y acabaría por
perderse, por lo que resulta necesario desarrollar un régimen propio y llenar el vacío
que se advierte en la normativa andina, a partir de la legislación nacional.

En efecto, es asf que el mencionado artículo, busca precisar que la función originaria
de administrar y gestionar las IGs peruanas le compete al Estado Peruano,
correspondiendo a la DSD la protección y defensa de los derechos otorgados sobre
dichas Indicaciones Geográficas, la administración de su registro, la observancia de
sus derechos, entre otras, conforme lo establecido en los artículos 36 0 , 400 y 41 0 del
Decreto Legislativo N O 1033, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual - INDECOPI.
Finalmente, cabe precisar que, si bien el Estado Peruano es el titular de las
Indicaciones Geográficas peruanas, sobre ellas se conceden autorizaciones de uso a
las personas naturales y/o jurídicas que cumplan con las condiciones establecidas en
la legislación de la materia, quienes son los beneficiarios en cuanto al uso exclusivo
de las mismas.

El artículo 17 establece las causales que determinan que no sea posible la

declaración de protección de una denominación como indicación geográfica.

Las causales desarrolladas en este artículo resultan similares a las previstas para el
caso de las Denominaciones de Origen 85 , las mismas que tienen como propósito
impedir que se declare la protección como Indicaciones Geográficas de aquellas que
no se ajusten a la definición prevista en el artículo 2 de la Propuesta Normativa, sean
indicaciones comunes o genéricas, sean contrarias a las buenas costumbres o al
orden público, que puedan inducir a error al público o que afecten derechos sobre
marcas registradas o solicitadas con anterioridad, o de marcas notoriamente
conocidas; esto es, las causales desarrolladas buscan impedir se declare la protección
como Indicaciones Geográficas de aquellas que afecten el buen funcionamiento del
mercado y/o los derechos de terceras personas.

En el artículo 18 se establece la legitimación que se exige en las solicitudes de

declaración de protección de Indicaciones Geográficas, las que pueden ser
presentadas de oficio o por las personas que demuestren tener legítimo interés: (i)
personas que se dediquen directamente a la extracción, producción o elaboración
del producto o los productos que se pretenda
8 amparar con la indicación geográfica,
así como las asociaciones de productores; y (ii) las autoridades estatales, regionales o

85
Ver artículo 202 de la Decisión 486 y artículo 89 del Decreto Legislativo N O 1075.
 locales, cuando se trate de Indicaciones Geográficas de sus respectivas
circunscripciones.

Esta disposición es necesaria, para que, por una parte, el INDECOPI -en
representación del Estado- proteja las Indicaciones Geográficas y facilite su acceso a
estas por parte de los productores, artesanos, agricultores y pequeños empresarios,
entre otros actores económicos, para generar mayor valor a sus productos, mejorar
la competitividad de los productores en el mercado e impulsar el desarrollo de
diversos sectores económicos a nivel nacional, pues los productos identificados con
Indicaciones Geográficas pueden ser una herramienta de desarrollo sostenible en los
espacios rurales; y de otra parte, al legitimar a las personas que se dediquen
directamente a la extracción, producción o elaboración de los productos
identificados con Indicaciones Geográficas, se pone a disposición de estas el definir
concurrir al mercado con una herramienta de competitividad que les permita
desarrollar estrategias de diferenciación y posicionamiento en base al origen
geográfico de los productos. Ello resulta fundamental en un contexto saturado de
competidores, en el que resulta necesario ser más competitivos.

El artículo 19 señala los requisitos que se deben cumplir al momento de

solicitar la declaración de protección de las Indicaciones Geográficas.

Los requisitos consisten en indicar o acompañar información sobre: los datos

generales del solicitante y el sustento de su legítimo interés, la indicación geográfica
cuya protección se solicita, la zona geográfica de elaboración del producto, el
producto identificado con la indicación geográfica y una descripción del producto
(características, método de obtención, delimitación más detallada de la zona
geográfica, elementos que prueben que proviene de la zona geográfica, los datos que
determinen el vínculo entre las características del producto y su zona geográfica de
origen, la manera de verificar y controlar el cumplimiento continuado de sus
características (trazabilidad), y especificaciones de etiquetado, cuando corresponda).

Esta disposición es necesaria, dado que a partir de la declaración que emite la

autoridad nacional competente es que se inicia la protección de una indicación
geográfica. En particular, en la correspondiente declaración de protección queda
establecida: la indicación geográfica con la que se designa el producto, las
características y proceso de elaboración del producto designado y la delimitación de
la zona geográfica a la cual se encuentra vinculado el producto amparado con la
indicación geográfica.

La declaración de protección de una indicación geográfica es un reconocimiento del vínculo o nexo

entre el origen geográfico (zona geográfica) y las características del producto designado por la indicación geográfica. La
indicación geográfica informa al cualidades-
partlculares- que resultan de esa relación entre, de una parte, la tierra y demás condiciones
naturales del lugar y, de otra parte, la historia, la cultura y los usos tradicionales aplicados en su producción
por los lugareños.

Los requisitos exigidos con la solicitud permiten definir los alcances de la declaración
de protección de las IGs por parte de la9 autoridad nacional competente, lo cual
resulta necesario para: (i) evitar usos indebidos que generen engaño en el
consumidor y (ii) que los productores organizados puedan gestionarla conforme a ley
y defenderse de usos fraudulentos por parte de terceros no autorizados.
 En el artículo 20, se detalla la normativa a considerar en el caso de los procedimientos
de declaración de protección de las Indicaciones Geográficas, precisándose que dicho
procedimiento está sujeto al silencio administrativo negativo; además, se establece
que la declaración de protección tiene una duración indeterminada mientras
subsistan las condiciones que la motivaron.

Al igual que ocurre con las denominaciones de origen, el procedimiento de

declaración de protección de una indicación geográfica es un procedimiento
constitutivo de derechos, donde el titular es el Estado peruano.

No se trata de un procedimiento meramente declarativo, dado que este tipo de

procedimientos, como ocurre en el caso de las obras (Derecho de Autor) o de los
nombres comerciales (Propiedad Industrial), presupone la existencia de una situación
de hecho que dio lugar per se al derecho de exclusiva, ya sea en virtud de un acto de
creación (obra) o en razón de su primer uso en el mercado (nombre comercial), lo
que hace del registro una herramienta básicamente probatoria en dichos casos.

En el caso de las IGs, si bien la decisión de la declaración de protección exige la

evaluación de elementos fácticos como son: (i) el uso de una indicación que consista en
el nombre de una zona geográfica u otra indicación que haga referencia a esa zona
geográfica, para identificar un producto como originario de dicha zona, o que (ii)
determinada calidad, reputación u otra caracterfstica del producto se deben al vínculo
con su zona geográfica de origen; su condición como elemento de la propiedad
industrial no nace por su sola creación o existencia material. Es a partir de la
presentación de la solicitud de declaración de protección, que se pone en evidencia el
vínculo entre las características del producto y la zona geográfica de origen del
producto, lo cual permite constituir el derecho. Dicho de otra forma, antes de la
solicitud de declaración de protección existe solo un "interés" colectivo sobre el bien
inmaterial, pero es con la declaración de protección que nace el "derecho de exclusiva"
sobre el citado bien 86.

Cabe precisar además, que el procedimiento de declaración de protección de las

Indicaciones Geográficas se encuentra sujeto al silencio administrativo negativo, al
tratarse de un bien sujeto a inscripción registral, que se encuentra vinculado de
manera muy intensa a intereses colectivos que, por las especiales características
peruanas de diversidad de productos agrícolas y artesanales, la generación de un
registro ficto (en caso se aplicase un silencio administrativo positivo) podría poner en
riesgo el interés de una colectividad diferente a aquella que presentó la solicitud de
declaración de protección.

El artículo 21 contempla la posibilidad de reconocer y proteger Indicaciones

Geográficas cuyo pars de origen sea un Pals Miembro.

Esta disposición es similar a la que contempla la Decisión 486 para el caso de las
denominaciones de origen 87 ; por lo que, para que una indicación geográfica de un
País Miembro sea reconocida y protegida en el Perú, se requiere que se encuentre

86
Cabe precisar que, si bien el Estado Peruano es el titular
1 de las Indicaciones Geográficas peruanas,
sobre ellas se conceden autorizaciones de uso a las personas naturales y/o jurídicas que cumplan con
las condiciones establecidas en la legislación de la materia, quienes son los beneficiarios en cuanto al
uso exclusivo de las mismas
87
Ver artículo 217 de la Decisión 486.
protegida en dicho país. Dicho reconocimiento y protección se concede en mérito a
los documentos que acrediten que tal indicación geográfica se encuentra protegida
en el País Miembro de origen. Asimismo, la referida protección puede ser solicitada
por las personas que tuvieran legítimo interés conforme a la legislación del País
Miembro de origen, o a solicitud de una autoridad de dicho país.

1
 En el artículo 22, se incluye el compromiso del Estado Peruano para fomentar
el reconocimiento en el extranjero de las Indicaciones Geográficas peruanas. Este
compromiso se encuentra vinculado al hecho de que las IGs constituyen una
herramienta que respalda y aumenta las oportunidades de exportación de los
productores autorizados a usar tal indicación geográfica. Es así, que al igual que el
caso de las denominaciones de origen, corresponde que el Estado despliegue
esfuerzos para conseguir el reconocimiento en el extranjero de las Indicaciones
Geográficas?

El artículo 23 detalla las condiciones que debe cumplir un productor para ser admitido como
miembro de un Consejo Regulador.

El artículo 24 precisa que, una vez declarada la protección de una indicación

geográfica, es posible autorizar el funcionamiento de su Consejo Regulador.

El artículo 25 tiene por objeto detallar los requisitos que se deben cumplir al
momento de presentar una solicitud de autorización de funcionamiento como
Consejo Regulador.

En el artículo 26 se detalla el procedimiento para la autorización de

funcionamiento como Consejo Regulador, incluyendo plazos, observaciones y
subsanaciones; además, se indica que el procedimiento en cuestión está sujeto al
silencio administrativo negativo.

El artículo 27 se refiere a los órganos que conforman a los Consejos Reguladores:

Asamblea General, Consejo Directivo y Comité de Vigilancia; además, se precisa que
los funcionarios de entidades públicas no pueden asumir cargos en el Consejo
Directivo.

El artículo 28 establece que la competencia de cada Consejo Regulador estará

delimitada en razón a tres factores: ámbito territorial, a los productos y a las
personas.

El artículo 29 tiene por finalidad precisar las facultades de los Consejos

Reguladores para ejercer los derechos confiados a su administración y hacerlos valer
en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales.

El artículo 30 detalla las diversas funciones encomendadas a los Consejos

Reguladores, entre las cuales se encuentran, la de verificar el cumplimiento de las
condiciones de producción y elaboración de los productos amparados con la
indicación geográfica, así como garantizar el origen y la calidad de los productos
designados con la indicación geográfica.

En el artículo 31, prevé las facultades de la DSD ante los Consejos Reguladores,
precisándose los supuestos en que es obligatoria la convocatoria de dicha Dirección,
así como la información que ésta puede solicitar. Asimismo, se establecen las
facultades de la DSD en relación con la posible modificación del Reglamento de una
indicación geográfica.

En el artículo 32, se detalla la información que debe proporcionar el Consejo

Regulador a la DSDI a fin de que ésta ejerza1 una eficaz fiscalización y proteja los
intereses de las Indicaciones Geográficas.

En el artículo 33, se precisan las competencias de la DSD en materia de imposición de

 El artículo 34 detalla las causales en las que procede la cancelación de la
autorización de funcionamiento de Consejos Reguladores, así como el procedimiento
a seguir, precisándose que, cancelada la autorización de funcionamiento, todas las
atribuciones, funciones y facultades delegadas son retomadas por la DSD.

9
Ver artículo 94 del Decreto Legislativo N O 1075.
El artículo 35 se refiere a los recursos administrativos disponibles contra las
resoluciones emitidas por la DSD, así como los plazos correspondientes para la
interposición de estos.

El artículo 36 establece que, a efectos de solicitar una autorización de uso de

una indicación geográfica, los productores deben estar asociados al Consejo Regulador
respectivo; además, se precisa que los Consejos Reguladores otorgarán la autorización
de uso de la indicación geográfica que administran, de conformidad con las facultades
que le sean delegadas por la DSD.

En el artículo 37, se indican las características que deben reunir las personas que
solicitan una autorización de uso de una indicación geográfica ante el Consejo
Regulador respectivo.

El artículo 38 detalla los requisitos que se deben cumplir al momento de

presentar la solicitud de autorización de uso de una indicación geográfica.

En el artículo 39, se señala que cuando la producción y elaboración del producto

no se realiza en una misma área geográfica, el solicitante debe acreditar que algunas
de esas zonas de producción o elaboración son autorizadas y comprendidas en la
declaración de protección de la indicación geográfica.

El artículo 40 tiene por finalidad precisar que tanto el Consejo Regulador como
la DSD, pueden requerir al solicitante de una autorización de uso subsanar
observaciones.

En el artículo 41, se indica que tanto el Consejo Regulador como la DSD, podrán otorgar
o denegar una autorización de uso. Asimismo, se señala que en el procedimiento de
autorización de uso aplica el silencio administrativo negativo.

En el artículo 42, se establece que la autorización de uso tiene una duración de

diez (10) años, con posibilidad de ser renovada; además, se precisa que para la
renovación de una autorización de uso se requiere cumplir con los mismos requisitos
que los establecidos para obtenerla.

El artículo 43 señala los motivos por los cuales se declara la caducidad de una autorización de uso
de una indicación geográfica.

El artículo 44 tiene por objeto precisar que la cancelación de la autorización de

uso de una indicación geográfica aplica cuando ésta se utiliza en el comercio de una
manera que no corresponde a lo indicado en el Decreto Legislativo N O 1075, el
presente Reglamento y en el Reglamento de 1 fa indicación geográfica correspondiente.
El artículo 45 establece que la nulidad de la autorización de uso aplica cuando
ésta ha sido concedida en contravención con las normas sobre la materia.
 En el artículo 46, se precisa que las personas que estuviesen utilizando una
indicación geográfica con anterioridad a la fecha de su declaración de protección,
contarán con un (01) año para solicitar la autorización correspondiente.

El artículo 47 indica los alcances de la declaración de protección de una

indicación geográfica, señalando que sólo los autorizados pueden emplear dicha
indicación.

En el artículo 48, se detalla la normativa a considerar en el caso de los

procedimientos de infracción a las Indicaciones Geográficas protegidas.

1.33. Incorporación de Disposición Complementaria Final

En la única disposición complementaria final, se precisa que la DSD también puede

establecer un símbolo o signo para dar publicidad a las IGs, en cuyo caso sólo puede
ser empleado por las personas que tuvieran la correspondiente autorización de uso.

l, 3.4, Incorporación del Anexo

En el anexo se incorpora un listado de productos agrícolas y alimenticios que pueden, entre

otros, ser registrados como ETC.

I. ANALISIS COSTO BENEFICIO

IV.I. Descripción general de la propuesta normativa
La Propuesta Normativa tiene por objeto desarrollar y regular los regímenes de las ETGs y de
las IGs, elementos constitutivos de la Propiedad Industrial, que fueron reconocidos mediante
el Decreto Legislativo N O 1397. El proyecto en cuestión consta de tres (03) tftulos, nueve (09)
capítulos, dos (02) subcapítulos, cuarenta y ocho (48) artículos, la Única Disposición
Complementaria Final, la Única Disposición Complementaria Modificatoria y el Anexo l.

IV.2. De la necesidad de la propuesta normativa

La Propuesta Normativa ha sido diseñada de conformidad con los cambios introducidos a la Ley
N O 27444 88, y al Decreto Legislativo N O 1 075, y responde a la preocupación legftima de
establecer los procedimientos a seguir en materia de ETGs e IGs.

En ese sentido, se persigue que todos los procedimientos que se tramitan en materia de
Propiedad Industrial se encuentren plenamente establecidos e incorporen beneficios a favor
de los ciudadanos. Asimismo, resulta necesario fortalecer la acción del Estado e impulsar el
desarrollo productivo y empresarial.

Bajo esta línea se requiere este decreto supremo a fin de contar con un marco normativo que
desarrolle en materia de ETGs e IGs, lo que permitirá optimizar las competencias y otorgar
celeridad a los procedimientos a cargo de los órganos del INDECOPI, de manera que sea
posible incrementar el alcance de los beneficios de las acciones del INDECOPI en materia de
Propiedad Intelectual.
Con relación al sustento de creación y razón de ser de la regulación de ETGs:

1
88
Mediante Decreto Supremo N O 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de 2019 en el Diario
Oficial El Peruano, se aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley N O 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.
El Perú es un país megadiverso, no solo por su poderío biológico, sino también por la
diversidad o heterogeneidad étnica y cultural que lo caracteriza. A diferencia de lo que ocurre
con muchos países del mundo, el Perú es el resultado de una historia enriquecida por
tradiciones ancestrales, que en su mayoría son el resultado del mestizaje, pero que, apreciadas
en su conjunto, configuran en nuestro presente la conciencia de nuestra peruanidad.

Este fenómeno simbiótico de culturas y etnias llamado mestizaje, ha dado lugar a través de la
historia precolombina, preinca e inca, a un amplio abanico de productos (artesanales y
agroindustriales) de prestigio y calidad, así como a procedimientos tradicionales, que son
valorados tanto en el mercado nacional como en el internacional, siendo ingredientes básicos
de recetas de nuestra comida tradicional, tales como: la papa a la huancaína, el ceviche, el
lomo saltado y la pachamanca, entre otros muchos más. El amplio catálogo de productos y/o
recetas tradicionales pueden encontrar en la Propiedad Industrial su consolidación como bien
intangible, peruanasenunaCficazherramientaecompetitividad enclxnercado@obalu—
Una gran ventana de oportunidades, por ejemplo, se presenta en el sector gastronómico, donde
la cocina peruana ha forjado un poderoso goodwill (buena reputación) a nivel internacional que
se 89traduce en un activo intangible. Por tal motivo, este activo, hace imprescindible la
implementación de medidas de protección ad hoc, que permitan, por un lado, reivindicar la
peruanidad de su origen, y por otro, proteger y preservar las metodologías tradicionales que lo
caracterizan, impulsando al mismo tiempo, el desarrollo económico de los artesanos,
agricultores, industria gastronómica y las industrias afines,

En el Perú, de acuerdo con la «Evaluación de mercado para el análisis del turismo

gastronómico en el Perú», presentado por la Comisión de Promoción del Perú para la
Exportación y el Turismo — PROMPERÚ en el año 2017, los principales focos de atracción
turística, entre otros, son la cocina (59%). En dicha evaluación se destaca que el 82% de los
turistas identifican al Perú como un destino gastronómico.

Cabe destacar que el Perú ha sido elegido -por sétimo año consecutivo- el "mejor destino
culinario del mundo"en la gala internacional de la 26 0 edición de los World Travel Awards 2019
11
de modo que la buena reputación de nuestra gastronomía, como bien inmaterial, exigen del
Estado peruano la adopción de medidas de protección efectivas, en tanto a la par de la gran
reputación de nuestra gastronomía, se incrementa el riesgo de imitación y/o usurpación, por
parte de empresarios de terceros países que, como es de público conocimiento, pretenden en
reiteradas ocasiones aprovechar indebidamente la reputación ajena, generando situaciones
que puedan suponer el desprestigio de nuestra gastronomía.

Es de señalarse, que la gastronomía peruana no sólo abarca a los platos y recetas, sino a los
productos agrícolas, ingredientes, técnicas de producción y alimentación (la pachamanca, por
ejemplo), artefactos alimentarios, rituales de alimentación, entre otros. Así, la gastronomía
peruana no solo abre campos para el desarrollo de la agricultura, ganadería y pesca al crear
demanda para productos peruanos, sino que además desencadena nuevos negocios y
demanda por mayor calidad en el campo peruano.

Los reconocimientos internacionales de restaurantes peruanos explican la alta demanda de los

tours gastronómicos, a través de los cuales se puede descubrir el arte culinario de los
antepasados peruanos, el cual perdura gracias a la fusión de alimentos y técnicas
vanguardistas. Los referidos tours gastronómicos no 1solo incluyen visitas a restaurantes de alta
cocina, sino también visitas a granjas que producen los ingredientes que componen los
89
En https://www.worldtravelawards.com/winners/2019/world.
platillos, así como a mercados y tiendas donde se comercializan insumos, clases participativas,
degustaciones, entre otros.

Esta información revela una invalorable oportunidad para generar las condiciones de desarrollo
económico y social en las poblaciones de las zonas potencialmente turísticas, atraer inversiones
y generar un espacio para propuestas desde el terreno de la Pl.

Es importante destacar que los servicios prestados a través de restaurantes, asociaciones de

hoteles y operadores de viaje concentran gran cantidad de mano de obra calificada, lo cual
trae consigo un número elevado del porcentaje de empleabilidad bien remunerado y la
revalorización de los productos tradicionales, en beneficio de las familias productoras del
campo y también de los cocineros.

Una muestra clara de lo que significa la gastronomía en el turismo gastronómico peruano, fue
la gran Feria Mistura, la cual constituyó la Feria gastronómica más grande de Latinoamérica 90 .
Por ejemplo, el año 2017, Mistura convocó a 302,139 visitantes, de los cuales el 10 %
correspondió a extranjeros (unos 30 mil), y de ellos, el 59% (aproximadamente 18 mil) llegó
exclusivamente para conocer Mistura. En paralelo, del total de visitantes de provincias,
aproximadamente 45 mil (15 %) del total de visitantes, más de la mitad, esto es, unos 23 mil,
llegó exclusivamente solo por conocer Mistura. 91

Los agentes involucrados en la industria gastronómica desempeñan pues un papel clave en la prestación
de servicios de alta calidad a los turistas respondiendo a sus necesidades más específicas. Para hacerlo,
pueden beneficiarse fuertemente del uso estratégico del sistema de Propiedad Industrial, en especial,
para cautelar las expresiones de nuestra gastronomía y los insumos que la componen, por medio de las
Especialidades Tradicionales Garantizadas, cuyo propósito es proteger precisamente el elemento de
tradición de los productos y recetas, consolidándolos como bienes con valor agregado de propiedad
intelectual, y al mismo tiempo, reivindicar a nivel internacional la peruanidad de su origen.
En ese contexto, el registro y la protección de las Especialidades Tradicionales Garantizadas
resulta de vital importancia, Como se ha referido antes, el procedimiento de declaración de
protección de una ETG es un procedimiento constitutivo de derechos, donde el titular es el
Estado Peruano. Tal como hemos señalado antes, la razón de esta titularidad -a diferencia de
lo que ocurre con las marcas, donde el registro confiere a un particular un derecho de
propiedad individual i4- obedece al intenso componente colectivo de historia y tradición que se
presenta en este tipo de elemento de la propiedad industrial, el cual se entreteje en el
complejo tejido de nuestra peruanidad.

Al tratarse de un procedimiento constitutivo de derechos, el procedimiento de registro no es

meramente declarativo, dado que este tipo de procedimientos, como ocurre en el caso de las
obras (Derecho de Autor) o de los nombres comerciales (Propiedad Industrial), presupone la
existencia de una situación de hecho que dio lugar per se al derecho de exclusiva, ya sea en
virtud de un acto de creación (obra) o en razón de su primer uso en el mercado (nombre
comercial), lo que hace del registro una herramienta básicamente probatoria en dichos casos.

En el caso de las ETGs, si bien la decisión del registro exige la evaluación de un elemento
fáctico como es el carácter tradicional del producto agrícola o alimenticio, su condición como
elemento de la propiedad industrial no nace por su sola creación o existencia material. Es a
partir de la presentación del Pliego de Condiciones,1que se pone en evidencia la presencia de
aspectos de contenido tradicional o ancestral del producto, que permiten constituir el
90
En https://gestion.pe/tendencias/feria-gastronomia-mistura-recibio-300-000-visitantes-149845-noticia/.
91
En https://elcomercio.pe/gastronomia/mistura-2017-cifras-dejo-nueva-edicion-feria-noticia-471582
derecho. Dicho de otra forma, antes del registro existe solo un "interés" colectivo sobre el bien
inmaterial, pero es con el registro que nace el "derecho de exclusiva" sobre el citado bien.

Con las ETGs se busca proteger y defender las prácticas tradicionales de un pueblo, de una
provincia o una región. El valor que agrega una ETG no es el de la distintividad, sino el de la
"conformidad con prácticas tradicionales o ancestrales". En esta misma Ifnea, en tanto el
registro de la ETG le corresponde al Estado Peruano, le compete también al Estado, por medio
del INDECOPI, la tarea de fiscalizar ex post el uso correcto de las ETGs.

Cabe precisar, además, que el procedimiento de registro de Especialidades Tradicionales

Garantizadas se encuentra sujeto al silencio administrativo negativo, al tratarse de un bien
sujeto a inscripción registral, que se encuentra vinculado de manera muy intensa a intereses
colectivos que, por las especiales características peruanas de diversidad cultural y étnica, la
generación de un registro ficto (en caso se aplicase un silencio administrativo positivo) podría
poner en riesgo el interés de una colectividad diferente a aquella que presentó la solicitud de
registro.
Producido el registro de una ETG, el uso legal por parte de terceros de la denominación
ESPECIALIDAD TRADICIONAL GARANTIZADA 0 ETG, conjuntamente con el nombre de los
referidos productos, solo será posible cuando confluyan dos situaciones: i) que el producto a
proteger cuente con registro como ETG; y, ii) que el tercero cumpla con las caracterfsticas
técnicas previstas en el Pliego de Condiciones.

Por citar un ejemplo, si se registrara como ETG el producto CHIFLES, todos aquellos particulares que pretendan
hacer uso de la denominación ESPECIALIDAD TRADICIONAL GARANTIZADA oET-GFde-manera-conjunta-con-la-
denominaciónr-'Chifles'%deberán-curnpfrõcon-los-requisitos-de— preparacióny manufacturaorevistosen
el+liego deoondiciones±n -término"rácticos, siAffl particular produce y/o comercializa Chifles y
aplica las siglas ETG, sin observar las características técnicas previstas en el Pliego de Condiciones incurrirá en
infracción. En contrario

14
Aún en el supuesto de las Marcas Colectivas, donde el elemento colectivo es intenso si lo comparamos
con las marcas individuales, las reglas de uso de la marca colectiva son definidas a la sazón y mejor
parecer de la asociación titular de la marca colectiva, que busca distinguirse del resto de competidores
del mercado.
sensu no es una infracción a la normativa de Propiedad Industrial el uso per se de la
denominación "Chifles", pese a encontrarse registrada como ETC. El uso infractor se configura
cuando se usa dicha denominación en forma conjunta con las siglas ETG, sin que se observen
los requisitos descritos en el Pliego de Condiciones. Será por supuesto un uso infractor aplicar
las siglas ETG cuando no se haya producido el registro de la ETC.
Con relación al sustento de creación y razón de ser de la regulación de IG:

La Decisión 486 incorporó el Tftulo XII «De las Indicaciones Geográficas», sin desarrollar
expresamente, en principio, a las Indicaciones Geográficas, limitándose tan solo a desarrollar a
las denominaciones de origen y a las indicaciones de procedencia, entendiendo a las
denominaciones de origen como un tipo de Indicación Geográfica.

A pesar de ello, la Decisión 486 desarrolló de manera imprecisa algunos supuestos respecto a
las Indicaciones Geográficas. Tal es el caso del literal l) de su artículo 135, que incorporó a las
indicaciones nacionales y extranjeras dentro de las 1 prohibiciones absolutas de registro de
marca, regulando, también, en su artículo 219, la protección de las Indicaciones Geográficas
extranjeras de terceros países; por lo que se evidencia un vacío respecto a qué debemos
entender por Indicaciones Geográficas y al desarrollo de un régimen propio.

Si bien tanto la Denominación de Origen como la Indicación Geográfica informan al consumidor

sobre el origen geográfico del producto y las características del producto vinculadas a su origen
geográfico, la diferencia fundamental entre la primera y la segunda es que el vínculo con el
origen debe ser más estrecho en la denominación de origen que en la Indicación Geográfica. En
el caso de la primera, las materias primas deben proceder del lugar de origen y su elaboración
debe desarrollarse ahí; mientras que la segunda, es suficiente un único criterio atribuible a su
origen geográfico.

Así, las IGs son más que un nombre o un srmbolo, son el reflejo de una reputación vinculada a
zonas geográficas. La reputación es un colectivo intangible que, de no protegerse, podría ser
utilizado sin restricciones, disminuyendo su valor en el mercado y acabaría por perderse. De
ahí la necesidad de desarrollar un régimen propio para las IGs y llenar el vacío que se advierte
en la normativa andina, a partir de la legislación nacional.
Cabe destacar que el procedimiento de declaración de protección de las Indicaciones
Geográficas se encuentra sujeto al silencio administrativo negativo, al tratarse de un bien
sujeto a inscripción registral, que se encuentra vinculado de manera muy intensa a intereses
colectivos que, por las especiales características peruanas de diversidad de productos agrícolas
y artesanales, la generación de un registro ficto (en caso se aplicase un silencio administrativo
positivo) podría poner en riesgo el interés de una colectividad diferente a aquella que presentó
la solicitud de declaración de protección.

Es de resaltar que las Indicaciones Geográficas, al igual que las Denominaciones de Origen,
requieren contar con un Consejo Regulador para su administración y gestión. Los Consejos
Reguladores para que ejerzan esta función, deben cumplir con acreditar que reúnen las
condiciones necesarias para asumir la responsabilidad de velar porque los productores
autorizados cumplan con respetar las cualidades y atributos de los productos que gozan de una
Indicación Geográfica, debiendo para ello, establecer y asegurar las medidas de control ex ante
y ex post que certifiquen la calidad y trazabilidad del producto, así como demostrar que se
cuenta con las condiciones para ejercer una administración eficaz a sus agremiados.
La importancia de los consejos reguladores radica en que, mediante la atribución de facultades
a estos órganos de gestión se delega en los particulares la administración de las Indicaciones
Geográficas, facultándolos a gestionar las reglas establecidas para el empleo de las mismas, así
como para decidir, a partir de la verificación del cumplimiento de los requisitos previstos en el
reglamento correspondiente, quiénes son los autorizados para el uso de dichas Indicaciones
Geográficas. Es importante mencionar que la existencia de los Consejos Reguladores no
significa que el Estado deje de lado su rol en esta materia; por el contrario, el Estado debe
supervisar el adecuado y eficiente funcionamiento de estos Consejos, quienes son los
encargados de asumir el control, gestión y manejo de la indicación geográfica respectiva, a fin
de asegurar a los consumidores la calidad de los productos que ésta distingue. El Estado, en su
calidad de titular de las Indicaciones Geográficas peruanas adoptará, cuando corresponda, las
medidas que la ley faculta contra aquellos que infrinjan lo establecido por el marco normativo
vigente, pudiendo disponerse incluso la cancelación de la autorización de funcionamiento
respectiva. 1
Es importante mencionar además que, en la experiencia de las denominaciones de origen,
actualmente el INDECOPI se encarga de la administración de algunas de ellas, cumpliendo de
este modo la función que corresponde a los Consejos Reguladores; sin embargo, esta situación
no puede mantenerse en el mediano o largo plazo, toda vez que la misma implica que el
INDECOPI destine recursos a actividades que no son propias de sus funciones y que implican
para la entidad un costo de aprendizaje en la medida que cada una de las Indicaciones
Geográficas presenta diversas características que hacen que la administración de las mismas no
sea uniforme, lo que aplicaría de igual forma para las Indicaciones Geográficas. Sin embargo,
no significa que el INDECOPI deje de cumplir sus funciones en materia de protección de estos
elementos de propiedad industrial. En efecto, el INDECOPI va a prestar asistencia a los
Consejos Reguladores que se constituyan, además de cumplir labores de supervisión y
fiscalización de su funcionamiento; garantizando de este modo que estos Consejos cumplan de
forma adecuada con sus funciones.

Por otro lado, a fin que los productores se beneficien y aprovechen las ventajas competitivas
que les pueden brindar instrumentos como las Indicaciones Geográficas, es necesario que se
vincule al productor con el producto que goza de dicha herramienta, mediante la demostración
de haber alcanzado determinados parámetros establecidos al momento de declarar el
reconocimiento de una indicación geográfica, es por ello, que resulta necesario que se
establezca un sistema que permita autorizar el uso ordenado y de acuerdo al cumplimiento de
tales parámetros, lo que permitirá determinar quiénes pueden en base a esfuerzo y metas
gozar de los beneficios de las Indicaciones Geográficas.

El consejo regulador es el órgano de gestión idóneo en cumplir esta función, porque estará
conformado por los propios productores que conocen sus productos, pero que, además, son
ellos mismos los que han fijado los parámetros que tales productos deben cumplir si pretenden
gozar de las ventajas de la indicación geográfica tanto con la intención de enfrentar el mercado
nacional como el internacional.

Este uso autorizado de las Indicaciones Geográficas conlleva y requiere que se establezca un
procedimiento y unos requisitos de obligatorio cumplimiento de parte de los productores,
para que puedan emplear dicho instrumento en su beneficio, ya que el mismo que trasmite
información al consumidor sobre las cualidades, origen y características del producto
identificado con este signo distintivo.

IV.3. Evaluación Económica de la Propuesta Normativa

Esta propuesta considera utilizar como estándar para ofrecer opiniones sobre modificaciones
normativas que regulen o afecten los mercados, las recomendaciones que pueden
desprenderse del llamado Análisis de Impacto Regulatorio (RIA, por sus siglas en inglés).

El RIA es un método que permite estudiar, ex ante, la razonabilidad global de la intervención

pública, a fin de determinar si en el campo que se quiere legislar, la alternativa considerada es
la mejor para lograr resolver un problema previamente identificado. Asimismo, el RIA no solo
se limita al análisis de razonabilidad ex ante, sino también a la evaluación ex post, permitiendo
generar un proceso cíclico de revisión de normas y regulaciones. 92

1
92
En algunos países como Alemania, Reino Unido, Hungría e Italia, se demanda la evaluación ex
post de normas existentes, utilizando como herramienta de análisis el RIA. En el caso de
Dinamarca, se eligen quince nuevas leyes cada año que deben ser revisadas tres años después de
su implementación.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2008) 93 , las
etapas del RIA van desde la definición adecuada del objetivo de política, la identificación del
problema, y la propuesta regulatoria en cuestión, hasta la definición y estudio de impactos y
posibles alternativas.

A continuación, se dará respuesta a cinco aspectos de esta metodología para señalar cuál es el
objetivo de la Propuesta Normativa, el problema que se busca abordar, las características y
alcance de la Propuesta Normativa, las alternativas disponibles y el análisis costo-beneficio.

IVA. Objetivo de Política y Propuesta Normativa

El artículo 2 de la Constitución Política del Perú establece que toda persona tiene derecho a la
libertad de la creación intelectual, artística, técnica y científica, asf como a la propiedad sobre
dichas creaciones y a su producto. En este marco, el INDECOPI, a través de la DSDI es el órgano
competente para el registro de marcas de producto y de servicio, marcas colectivas, marcas de
certificación, nombres comerciales, lemas comerciales, denominaciones de origen y,
recientemente, en virtud del Decreto Legislativo N O 1397, también es competente para
proteger los derechos otorgados sobre las Especialidades Tradicionales Garantizadas y las
Indicaciones Geográficas, así como administrar los registros correspondientes. Es importante
señalar que como parte de la contribución del INDECOPI a las Polfticas de Estado N O 18
(Búsqueda de la Competitividad, Productividad y Formalización de la Actividad Económica) 94 y
N 020 (Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología) 95 del Acuerdo Nacional, resultan relevantes los
cambios que se proponen dentro de la presente Propuesta Normativa.

Así, el objetivo general de la presente Propuesta Normativa es desarrollar y regular los

regímenes de las ETGs y de las [Gs, elementos constitutivos de la Propiedad Industrial, que
fueron reconocidos mediante el Decreto Legislativo N O 1397. Adicionalmente, la presente
Propuesta Normativa contribuirá a hacer más eficientes los servicios que brinda el INDECOPI, al
reducir la incertidumbre y otorgar certeza con relación a los alcances de la protección
conferida a las IGs.

En efecto, el desarrollo de los regímenes de las ETGs y de las IGs, que serán administrados por
la DSD, tienen como objetivo el otorgar nuevas herramientas a los productores, artesanos,
agricultores y pequeños empresarios, entre otros actores económicos; para generar mayor
valor a sus productos y/o recetas tradicionales, mejorar la competitividad de los productores
en el mercado e impulsar el desarrollo de diversos sectores económicos a nivel nacional, pues
los alimentos de calidad diferenciada pueden ser una herramienta de desarrollo sostenible en
los espacios rurales. 96

93
OECD (2008). Introductory Handbook for Undertaking Regulatory Impact Analysis (RIA).
Organisation for Economic Co-operation and Development — OECD.
94
Punto (i) de la Décimo Octava Política de Estado del Acuerdo Nacional. Disponible en: http
://acuerdonacional. pe/wp-content/uploads/2014/05/Matriz18. pdf.
95
Punto (b) de la Vigésima Política de Estado del Acuerdo Nacional. Disponible en: http://acuerdonacional.pe/wp-
content/uploads/2014/05/Matriz20.pdf.
96
Los productos certificados, ayudarían a dinamizar la actividad endógena de los espacios rurales
por una mejor revalorización del potencial y por dar un valor añadido a los productores regionales,
de manera que un mayor precio al productor anima a la gente a producir. Los sellos ayudan a
mejorar la seguridad y la calidad alimentaria, mediante la reducción del consumo de insumos
fitosanitarios, la concienciación de los productores2sobre su correcto manejo, las mejoras en los
procesos transformadores de los productos agroalimentarios, y el fomento de métodos de
producción amigables con el medio ambiente. El proceso de certificación impulsa el
reconocimiento de las características y singularidades de la comarca, contribuyendo a una mayor
Estas incorporaciones permitirán crear mecanismos de protección efectivos para los
administrados y otorgar a los órganos resolutivos las herramientas necesarias para la adecuada
vigilancia y respeto de los derechos de Propiedad Intelectual en el Perú, de manera que se

identidad comarcal, tanto interna como externa, y facilitando su reconocimiento a los

consumidores. Finalmente, los sellos de calidad diferenciada
2 ayudan a mejorar la calidad de vida
en el medio rural, diversificando su economía e incrementando sus ingresos, procurando un mayor
cuidado ambiental, y fortaleciendo las redes sociales de productores de la comarca. Información
disponible https://revistas.ucm.es/index.php/MARE/article/download/MARE0909220045A/
15093, accedido el 2 de agosto de 2018.
 propicie el equilibrio y beneficio recíproco de los titulares de derechos y usuarios de los
mismos, ya que existen diversos estudios que explican como una adecuada protección de la
Propiedad Intelectual permite promover la innovación y el crecimiento económic0 97

IV.5. Identificación del Problema

En relación con las ETGs, en el Perú existe un amplio abanico de productos (artesanales y
agroindustriales) de prestigio y calidad, así como procedimientos tradicionales, que son
valorados tanto en el mercado nacional como en el internacional, siendo ingredientes básicos
de recetas de nuestras comidas tradicionales. Actualmente, dichos productos y/o
procedimientos tradicionales no se encuentran completamente protegidos por la regulación
nacional vigente. El impulso del sector gastronómico peruano en el mundo y el ingreso de
productos peruanos a diversos mercados internacionales hace imprescindible la
implementación de medidas para protegerlos y a su vez impulsar el desarrollo económico de
los artesanos, agricultores, industria gastronómica y las industrias afines.

En relación con las (Gs, si bien la Decisión 486 incorporó el Título XII «De las Indicaciones
Geográficas», no desarrolló expresamente, en principio, a las Indicaciones Geográficas,
limitándose tan solo a desarrollar a las denominaciones de origen y a las indicaciones de
procedencia, entendiendo a las denominaciones de origen como un tipo de indicación
geográfica. Este vacío fue subsanado a través de lo que se denomina «principio de
complemento indispensable», mediante el cual los Países Miembros de la Comunidad Andina
pueden expedir normas sobre asuntos regulados por normas comunitarias, siempre que sean
necesarias para su correcta ejecución 98 . En ese sentido, el resultado fue la emisión del
Decreto Legislativo N O 1397, que incorporó en forma expresa como elemento constitutivo de
la Propiedad Industrial a las IGs.

Por lo anterior, resulta imprescindible también la implementación de medidas que desarrollen

detenidamente el régimen de las IGs, lo que contribuirá a hacer más eficientes los servicios
que brinda el INDECOPI y redundará en beneficio de las personas que pueden ser miembros de
los Consejos Reguladores, así como a las personas naturales y jurídicas que pretenden obtener
una autorización de uso de una indicación geográfica.

Cabe añadir que no se visualiza otro esquema de regulación alternativo factible que pueda
cumplir el mismo objetivo con el mismo nivel de eficacia y pertinencia. En todo caso la
alternativa a la implementación de la Propuesta Normativa sería el mantener el actual statu
quo, lo que significaría no realizar ninguna mejora en la regulación existente, limitando así la
posibilidad de reducir la incertidumbre y de incrementar el alcance de la protección de
Propiedad Intelectual a

todos los agentes económicos, en plazos oportunos.

IV.6. Propuesta Regulatoria

La Propuesta Normativa consta de cuarenta y ocho (48) artículos, dispuestos en tres (03)
títulos, nueve (09) capítulos y dos (02) subcapítulos, además de una (01) disposición
complementaria final, una (01 ) disposición complementaria modificatoria y un (01 ) anexo. El
primer tftulo incorpora dos (02) artículos sobre disposiciones generales. Por su parte, el
segundo título desarrolla el régimen de las ETGs, para lo cual incorpora trece (13) artículos
2
97
OMPI (2003). La Propiedad Intelectual al Servicio del Crecimiento Económico. Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual — OMPI.
98
http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/1 841 126 IP 201 5.pdf.
 dispuestos en cuatro (04) capítulos; en tanto que el tercer título detalla el régimen de las IGs,
para lo cual incorpora treinta y tres (33) artículos dispuestos en cinco (05) capítulos.
Finalmente, la Propuesta Normativa incorpora una (01) disposición complementaria final, una
(01) disposición complementaria modificatoria y un (01) anexo.

-dos-siguientes±mas:
(i) Desarrollo del régimen de protección de las ETGs (Artículos 3 a 15 de la Propuesta
Normativa y Anexo)

(ii) Desarrollo del régimen de las [Gs (Artículos 16 a 48 y Única Disposición

Complementaria Final de la Propuesta Normativa),

IV.7. Análisis Costo-Beneficio (ACB) y Comparación de Alternativas

Una forma de analizar el impacto del cambio normativo es empleando el Análisis Costo-
Beneficio (en adelante, ACB). De acuerdo con Boadway (2006) 99100 , el análisis costo beneficio,
en sentido amplio, es el proceso de ordenación de opciones de política desde un punto de
vista económico, tomando en cuenta tanto los beneficios como los costos de la medida de
política evaluada, y teniendo en cuenta que dichas medidas varían desde un proyecto de
inversión, hasta cambios en polftica fiscal, tales como impuestos, subsidios o regulaciones, que
podría tener repercusiones a nivel de la economía en su conjunto.
ASÍ, el ACB permite monetizar el efecto de una política o proyecto sobre los individuos o
grupos involucrados con la finalidad de facilitar comparaciones entre la situación actual (sin
política o proyecto) también llamada statu quo y la posible situación que resultaría luego de
aplicar una política o proyecto, donde lo no monetizable puede ser incorporado de manera
cualitativa para complementar los cálculos desarrollados.

Cabe precisar que la aplicación del ACB se centra básicamente en evaluar la eficiencia
económica de un proyecto, dejando de lado los efectos que pudieran darse sobre la
distribución de la riqueza. Sin embargo, el análisis puede adecuarse para contabilizar dichos
efectos, ponderando apropiadamente los costos y beneficios de los individuos o grupos
identificados por el proyecto. 101

De esta manera, la finalidad del ACB es evaluar y comparar las distintas opciones regulatorias,
cada una de ellas con una variedad específica de atributos, utilizando una medida común y
buscando aquella que represente el mayor beneficio neto para la sociedad. 102

Los principales puntos por desarrollar cuando se realiza un ACB son los siguientes:

Establecer un punto de referencia o statu quo (situación actual).

99
BOADWAY, B. (2006). Plinciples of Cost-Benefits Analysis. Public Policy Review, 2006, vol.2,
No.l. PP
100
-2.
101
TREBILCOCK, M., A. YATCHEW y A. BASILIAUSKAS (2007). Ovewiew of Cost-
Benefit Analysis and its Applications in Public Policy Decisions. Charles River Associates
(CRA) International.
102
Un criterio de valoración menos restrictivo que el Criterio de Pareto, es el llamado Criterio de
KaldorHicks según el cual una medida debe tomarse 2como una alternativa de política si los agentes
de la sociedad que son beneficiados son capaces de compensar económicamente, de forma
hipotética, a los agentes perdedores, y aun así seguir mejor que en su estado anterior a la medida.
La alternativa con un mayor excedente neto debería ser considerada como seria candidata para su
implementación.
 Identificar a los individuos o grupos involucrados y sus interrelaciones.
Identificar un portafolio de opciones de política o medidas alternativas para lograr
el mismo objetivo.
Estimar o tener una idea de los efectos de la medida. 103

A continuación, se explica brevemente la propuesta que afecta a los procedimientos

tramitados ante la DSD, con el fin de realizar el ACB respectivo a este cambio que modifica el
estado actual.
(i) Desarrollo del régimen de protección de las Especialidades Tradicionales Garantizadas

A través de la presente propuesta, se busca desarrollar el régimen de protección de las

ETGs, el cual tendrá como efecto no sólo dar cumplimiento a lo establecido en el
Decreto Legislativo N O 1397, sino que además contribuirá a hacer más eficiente los
servicios que brinda el INDECOPI y redundará en beneficios tanto para los administrados
como para los consumidores.

Una Especialidad Tradicional Garantizada es un signo destinado a identificar un producto

agrícola o alimenticio que posee características específicas de otros productos, debido a
que ha sido producido a partir de materias primas o ingredientes tradicionales, o, su
producción se ha desarrollado de manera tradicional que correspondan a la identidad
cultural.

A diferencia de las denominaciones de origen y las IGs, las ETGs no hacen referencia al
origen geográfico, sino que tienen por objeto proteger los métodos de producción y las
recetas tradicionales.

A nivel internacional, existen países que cuentan con un régimen de las ETGs,
identificando los siguientes:

a. Unión Europea104 : Introdujo la figura de las ETGs como parte de los sistemas de
certificación europeos para agregar valor a los productos agrícolas. Es así como,
mediante el Reglamento CE 1 151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de
21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos
agrícolas y alimenticios, se estableció un régimen para proteger las ETGs.
A la fecha, España ha protegido el jamón serrano, la torta de aceite, la leche
certificada de granja y los panellets (variedad catalana de pastelillos de mazapán
con piñones, almendra y avellana). Francia, a los moules de bouchot e Italia a la
mozzarella y la pizza napolitana, entre otros.
b. Ecuador105 : Mediante el Código Orgánico de la Economra Social del Conocimiento,
la Creatividad y la Innovación del 9 de diciembre de 2016, introduce la figura de
las ETGs. Ecuador ha protegido el tamal lojado, el mote pata, el ceviche de
canchalagua, entre otros.

103
Al tratarse de modificaciones e incorporaciones, el análisis debe realizarse mediante un enfoque ex
— ante, utilizando algunas herramientas de orden más cualitativo en la medida que no exista
información que permita valorar adecuadamente los impactos de los cambios en el statu quo, sin
embargo, en lo posible puede citarse evidencia comparada internacional.
104
Información disponible
2
<https://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/calidadagroalimentaria/ruel 151-
2012regimcalidadproductosagricolasyalimentic tcm30-452069.pdf.>, accedido al 26 de julio de
2018.
105
Información disponible en: <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec075es.pdf>,
accedido el 26 de julio de 2018.
En la actualidad, el Perú no cuenta con una normativa que proteja este tipo de
productos, sin embargo, sus beneficios son importantes. Entre las principales ventajas
para contar con un régimen de ETG serían las siguientes:

Preservaría los métodos de producción tradicionales y las recetas ayudando a los

productores de Especialidades Tradicionales Garantizadas a comercializar sus
productos.
Contribuiría a aumentar los ingresos de los productores de Especialidades
Tradicionales Garantizadas.
Promocionaría la actividad económica en las zonas con mayor presencia de ETGs.
Garantizaría la distinción entre los productos que llevan una ETG y otros
productos o productos alimenticios similares, aumentando así el valor de mercado
de los productos de los operadores.
Los consumidores se encuentran mejor informados sobre las características
particulares de los productos que están comprando y pueden tomar decisiones
informadas.
Conocimiento por parte del consumidor de las características especiales de las
recetas y Especialidades Tradicionales Garantizadas.

El Perú cuenta con productos valorados a nivel nacional e internacional y son

ingredientes básicos de recetas de comida tradicionales. Algunos productos que podrían
ser protegidos

tejas, entre otros.

Por lo tanto, las ETGs constituyen herramientas de competitividad y de desarrollo

productivo que deben formar parte de las estrategias de diferenciación y
posicionamiento de las MYPES, siendo que su desarrollo tiene como finalidad mejorar la
calidad de vida de los productores agrarios y microempresarios.

Con la finalidad de valorar los costos y beneficios que la Propuesta Normativa podría
generar a la sociedad en su conjunto, a continuación, se analiza de forma cualitativa los
impactos sobre los diversos agentes económicos:

Beneficiarios: constituidos por diversos productores agrarios, y empresas de la

categoría MIPYME y restaurantes, quienes contarán con un instrumento que
generará ventaja competitiva y un mayor valor comercial de sus productos, pues
garantiza que sus características y atributos se distingan de otros productos
similares. Las ETGs ayudarán a mejorar los ingresos de las poblaciones en zonas
desfavorecidas o aisladas otorgando un valor agregado a los productos que
comercializan. A pesar de que la protección que se brindaría sería a nivel nacional,
los administrados podrían obtener un mayor prestigio a nivel internacional, dado
el boom gastronómico de la cocina peruana en el mundo.

En específico se beneficiarán las organizaciones de productores agrícolas o

alimenticios que realmente produzcan alimentos tradicionales, al poder acceder al
uso de las menciones "Especialidad Tradicional Garantizada" o "ETG".

Además, la implementación de las ETGs genera una importante oportunidad para

generar las condiciones de desarrollo económico y social en las poblaciones de las
2
zonas agrícolas, promoviendo la diversificación de la producción agrícola, asf
como la preservación de los métodos de producción tradicionales y las recetas,
ayudando a los productores de ETGs a comercializar sus productos, aumentando
 sus ingresos y por ende el valor de los productos tradicionales para los operadores
económicos, pues garantizará que las características de los productos
tradicionales los distingan de otros productos similares.

INDECOPI: quien a su vez tutela el interés público, se beneficiará, toda vez que el
nuevo régimen le permitirá proteger las ETGs contra todo uso indebido, imitación
o evocación y contra cualquier otra práctica que pueda inducir a error al
consumidor. En específico le permite ampliar sus funciones de difusión y
promoción, aumentando el uso de sus servicios en materia de propiedad
intelectual, así como impulsar la regulación de nuevos mecanismos para cautelar
las expresiones de nuestra gastronomía y los insumos que la componen, como son
las ETGs. Mientras que, por el lado de los costos, si bien el INDECOPI debería
destinar mayores recursos de personal y monetarias para cumplir las nuevas
facultades de regulación y protección de las ETGs, dichos nuevos recursos podrían
provenir de una reasignación eficiente de funciones dentro de la misma DSD, con
el fin de minimizar o eliminar todo nuevo costo para la institución.

Consumidores: se beneficiarán con productos de calidad, reconociendo que son

productos elaborados de manera "tradicional" y diferenciándose de otros
productos que se encuentran en el mercado. En general, esta propuesta generará
o reforzará la confianza del consumidor en los productos y recetas tradicionales
que se ofertan en el mercado, sea porque son resultado de un método de
producción, transformación o composición que corresponda a la práctica
tradicional, o porque han sido producidos con materias primas o ingredientes que
son utilizados tradicionalmente

Desarrollo del régimen de Indicaciones Geográficas.

A través de la presente propuesta, se busca desarrollar el régimen de las IGs, el cual

tendrá como efecto no sólo dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Legislativo
N O 1075, sino que además buscará reducir la incertidumbre y otorgar certeza con
relación a los alcances de la protección conferida a las IGs.
Una indicación geográfica es un signo utilizado para productos que tienen un origen
geográfico concreto y cuyas cualidades, reputación y características se deben
esencialmente a su lugar de origen, Por lo general, la indicación geográfica consiste en el
nombre del lugar de origen de los productos 28 . Las IGs se pueden utilizar, entre otros,
para productos agrícolas, alimentos, artesanías, industriales, vinos y bebidas
espirituosas.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPl) 29 , el interés

por las IGs ha crecido en los últimos años. La obligación, en virtud del Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
(ADPIC), de los Miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de proteger
las IGs ha generado un mayor interés en diversos países de la región.

Con la finalidad de valorar los costos y beneficios que la Propuesta Normativa podría
generar a la sociedad en su conjunto, a continuación, se analiza de forma cualitativa los
impactos sobre los diversos agentes económicos:

• Beneficiarios: el desarrollo del régimen de las (Gs beneficiará a los artesanos,

2
agricultores, productores y pequeños empresarios, pues una indicación geográfica
respaldada por una sólida gestión comercial, sirven para: dar una ventaja
 competitiva; añadir valor a un producto; aumentar las oportunidades de
exportación y fortalecer el sistema marcario.

En general, las personas que adquieran los derechos de una Indicación Geográfica
se beneficiarfan de una buena reputación, constituyéndose un activo valioso,
colectivo e intangible. Una correcta utilización brindaría una ventaja competitiva
frente a otros productores, añadiría valor agregado a los productos, incrementaría
las oportunidades de exportación y fortalecería la marca. 30

Asimismo, su implementación tendrá efectos indirectos positivos sobre la región,

otros productos locales y el turismo. Giovannucci (2009) 31 señala que existen
diversos beneficios para emprender el desarrollo de una Indicación Geográfica,
entre las que destacan las siguientes:

Gráfico 2
Beneficios potenciales de una Indicación Geográfica

28 IñfOrmacióñ7diSponible en:htté://www.wiõô.iñt/geo indiCàtiOnS/és/, accédido éF31 dêjulio de 2018. 29

Información disponible en:
http://www.wipo.inVedocs/pubdocs/es/geographical/952/wipo pub 952.pdf, accedido al 18 de julio de
2018.
1 Información disponible en: http://www.wipo.int/geo indications/es/faq
geographicalindications.html, accedido al 26 de julio de 2018.
2 Giovannucci, Daniel, Josling, Tim, Kerr, William, O'Connor, Bernard, Yeung, May T (2009). Guía de
Indicaciones Geográficas: Vinculación de los Productos con su Origen. Ginebra: Centro de
Comercio Internacional.

Tomado de "Guía de Indicaciones Geográficas, vinculación de los

productos con su origen" de Giovannucci,
2 Daniel, Josling, Tim, Kerr,
William, O'Connor, Bernard, Yeung, May T (2009).
Giovannucci (2009) señala que las IGs potencian el desarrollo de la cadena
productiva y la integración del medio rural. Un producto con Indicación Geográfica
se puede beneficiar de un mayor acceso a los mercados y mejores ingresos,
confirmando asf que las IGs contribuyen a una mejor reputación del producto o
sirven de garantía de un atributo deseable, generando una mayor rentabilidad.

Por ejemplo, la carne Chianina certificada mejoró su acceso a los mercados y

mejoró sus ventas durante la crisis de seguridad de la carne desatada por el caso
de las "vacas locas", este beneficio se logró porque los consumidores percibían
que el origen y la calidad del producto estaban garantizadas.

Los beneficios de una Indicación Geográfica pueden repercutir sobre otros

productos de la región y puede contribuir a la formación de "asociaciones" con
empresas y organizaciones privadas que buscan impulsar el reconocimiento de las
IGs. Por ejemplo, Parmalat, contribuyó a fomentar la industria quesera de Parma,
cuyos productos secundarios integran la cadena de suministro para la crra del
cerdo, y éste ha dado lugar al jamón de Parma como otra Indicación Geográfica.

Giovannucci (2009) señala que algunos países y regiones han conseguido mejorar
los ingresos de sus agricultores, fabricantes y proveedores aprovechando las
ventajas derivadas de su vinculación a un lugar geográfico en particular. Por
ejemplo, en China, el precio del té Xihu Longjing (reconocido como Indicación
Geográfica en 2001) se incrementó entre 2000 y 2005 un 10% por encima de otros
productos similares, el melocotón de Pinggu incrementó su valor de 1,5 a 4 Yuan
el kilo desde que fue reconocido como Indicación Geográfica, acompañado, es
cierto, con campañas de promoción. En Francia, los quesos con [Gs tienen un
precio superior en 30% que los quesos similares que no cuentan con IGs y el aceite
de oliva toscano obtiene precios 20% superiores a otros aceites de calidad similar.
INDECOPI: quien a su vez tutela el interés público, se beneficiará toda vez que el
desarrollo del régimen de IGs permitirá una mejor regulación y otorgará mayor
certeza para determinar el uso más apropiado de los recursos para la tramitación
y resolución de los procedimientos ante la DSD.

Consumidores: las IGs beneficiarán a los consumidores que, en general, están

empezando a valorar la procedencia geográfica y determinadas características
presentes en los productos que compran, favoreciendo el desarrollo de mercados
específicos para productos con determinadas características vinculadas a su lugar
de origen.

Existen diversos estudios que revelan la alta valoración que dan las personas a los
productos tradicionales de su propia región. Herrmann (2012) hace referencia al

2
 estudio realizado por lttersum y otros (2007) 106 en el que concluyeron que los
consumidores de productos regionales valoran la etiqueta de certificación
regional, incluso se incrementa su disposición a pagar precios más altos y
comprar mayores volúmenes del producto. Además, Hassan, Monier-Dilhan y
Orozco (201 1) 107concluyen que la demanda de productos con algún tipo de
protección (como las IGs) es más elástica que la de los productos sin similar tipo
de protección, explicado porque los consumidores los consideran como
productos de superior calidad. En el Cuadro 1 se observan diversos estudios
realizados sobre la percepción positiva de los consumidores sobre los productos
identificados con Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen.

Cuadro 1
Percepción de los consumidores acerca del origen regional de determinados
productos alimentarios.

Los consumidores de productos regionales valoran la

etiqueta Van lttersum y otros (2007): Productos con denominación de de certificación regional; la actitud hacia el origen
regional y la encuesta y modelo de origen protegida de Italia. Grecia y imagen de las etiquetas de certificación regional
Incrementan ecuación estructural los Pafses Bajos
la disposición a paqar Y a comprar.
Hay disposición a pagar, que aumenta si los consumidores
Teuber (2011): encuesta y vislumbran que se respalda la economía local; el
Sidra Hessian
logit binarlo conocimlento acerca de las Indicaciones geográficas es
limitado.
La demanda de los productos con denominación de origen
protegida es más elástica en función del precio que la de los t&rcado de los quesos sin
denominaclón de origen protegida; se considera productos franceses. Productos con que los
Hassan. Monler- Dilhan y productos con denominación de origen protegida son denominación de origen protegida de
Orozco (2011): análisis del alta calidad; E -2.08 (Comto; -2.91 (Brie con
sistema de demanda y sin ella
denominación de origen protegida); - 3.72 (Camembert,
ídem): - 4.73 (Roquefort).
Loureiro y McCIuskey (2000): Debido a la etiqueta de indicación geográfica protegida, se
Ternera gallega logra un precio de Incentivo para los cortes de carne de alta
análisis del precio hedónico calidad hasta un determinado nivel de calidad.
Tomado de "La economía de la protección de las Indicaciones Geográficas" de
Herrmann, Roland (2012), La economía de la protección de las Indicaciones
Geográficas". Publicado en "Simposio Mundial Sobre Indicaciones Geográficas",
organizado por la OMPI.

Dado que las modificaciones legales señaladas en esta subsección son consecuencia de las
propuestas señaladas previamente, el análisis ACB correspondiente a las propuestas de
fondo ya fue realizado en secciones previas.

Del análisis realizado, se concluye lo siguiente:

106
lttersum, K. van, M.T.G. Meulenberg, H.C.M. van Trijp y M.J.J.M. Candel (2007),
"Consumers' Appreciation of Regional Certification Labels: A Pan-European Study". Journal of
Agricultural Economics, Vol. 58 (N O 1), págs. 1-23.
107
Hassan, D., S. Monier-Dilhan y V. Orozco (2011), "Measuring Consumers' Attachment to
Geographical Indications". Journal of Agricultural and Food Industrial Organization, Vol. 9
(Número 1), Artículo 5.
2
 Los principales cambios de fondo, con respecto al status quo, son: (i) el desarrollo del
régimen de protección de las Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG); y (ii) el
desarrollo del régimen de Indicaciones Geográficas (IG).

En términos generales, se identificó que los principales beneficios de la Propuesta

Normativa radican en que el desarrollo de los regímenes en cuestión permitirá a los
usuarios contar con información adecuada y oportuna sobre elementos de Propiedad
Industrial que se encuentran a su disposición, para beneficio de las actividades
económicas que desarrollan en el mercado; además, permitirá obtener de parte de la
Autoridad Administrativa un pronunciamiento oportuno, creando mecanismos de
protección efectivos y otorgando a los órganos resolutivos las herramientas necesarias
para la adecuada vigilancia y respeto de dichos-derechos-de-Propiedad-lntelectual-en-el-
Perú

Las medidas, en principio, no generarían mayor impacto en los administrados, el

INDECOPI o la sociedad en su conjunto; no obstante, sí implicarán costos para los
agentes económicos que infrinjan los derechos de Propiedad Intelectual.

Las incorporaciones de la Propuesta Normativa tienen como función dar cumplimiento a lo

establecido en el Decreto Legislativo N O 1397. La alternativa a la implementación de la
Propuesta Normativa serra mantener el actual estado de las cosas (status quo), lo que
significaría no realizar mejoras a la regulación existente, limitando la posibilidad de
incrementar el alcance de los beneficios de las acciones del INDECOPI en materia de
Propiedad Intelectual.

V. DE LA PROPUESTA NORMATIVA
Propuesta Normativa: Las propuestas se materializan a través de una norma con rango
reglamentario (Decreto Supremo).

Título de la norma propuesta: Reglamento del Régimen de Protección de las Especialidades

Tradicionales Garantizadas y del Régimen de las Indicaciones Geográficas.

Efecto de la vigencia en la legislación nacional: Este reglamento de ser aprobado tendría

como efecto directo el desarrollo y regulación de los regímenes de las Especialidades
Tradicionales Garantizadas (ETGs) y de las Indicaciones Geográficas (IGs), a fin de dar
cumplimiento con lo establecido en el Decreto Legislativo N O 1397.

Contenido de la norma:
PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL REGIMEN DE PROTECCIÓN DE LAS
ESPECIALIDADES TRADICIONALES GARANTIZADAS Y DEL REGIMEN DE LAS
INDICACIONES GEOGRÁFICAS
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1 Objeto
El presente Reglamento tiene por objeto regular los procedimientos, requisitos y
disposiciones relacionados con el régimen de las Especialidades Tradicionales Garantizadas y
3
 el régimen de las Indicaciones Geográficas, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo
N O 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486
de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad
Industrial, modificado mediante Ley N O 29316, Decreto Legislativo N O 1212, Decreto
Legislativo N O 1309 y Decreto Legislativo N O 1397.

Artículo 2.- Definiciones

A efectos del presente Reglamento se entiende por:

2.1 Característica específica: Cualidad de producción que distingue claramente un producto

de otros de la misma categoría;

2.2 Comisión: Comisión de Signos Distintivos de la Dirección de Signos Distintivos del

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual - INDECOPI;

2.3 Dirección: Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI;

2.4 Etiquetado: conjunto de menciones, indicaciones, marcas o signos relacionados con un

producto agrícola o alimenticio y que figuren en cualquier envase, documento,
rótulo, etiqueta, faja o collarín, que acompañen o se refieran a dicho producto;

2.5 Pliego de condiciones: información o detalle de las propiedades o características del

producto al cual queda sujeta una Especialidad Tradicional Garantizada;
Tradicional: el uso que demuestre una elaboración en el mercado durante un período de
tiempo que permita su transmisión entre distintas generaciones; este período será
de al menos veinte (20) años;

2.7 Consejo Regulador: organización constituida como una asociación civil sin fines de lucro,
cuyo objeto es la administración de una determinada Indicación Geográfica peruana,
reconocida conforme a la legislación aplicable. Dicha asociación debe encontrarse
inscrita en el registro público respectivo y no podrán ejercer ninguna actividad de
carácter político, religioso o alguna otra ajena a su función como administradora de
la Indicación Geográfica;

2.8 Decisión: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen
Común sobre Propiedad Industrial;

2.9 Especialidades Tradicionales Garantizadas: Es el nombre que identifica un producto

agrícola o alimenticio destinado al consumo humano que posee características
específicas que lo distinguen claramente de otros productos agrícolas o alimenticios
pertenecientes a la misma categoría; debido a que han sido producidos a partir de
materias primas o ingredientes tradicionales, o, que es resultado de una
composición) elaboración, producción o transformación tradicional;

3
 2.10 Indicación Geográfica: toda indicación que consista en el nombre de una zona
geográfica o que contenga dicho nombre, u otra indicación conocida por hacer
referencia a esa zona geográfica, que identifique un producto como originario de
dicha zona, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del
producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico;

2.1 1 Ley: Decreto Legislativo N O 1075, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones
Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que
establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, modificado mediante Ley N
O
29316, Decreto Legislativo N O 1212, Decreto Legislativo N O 1309 y Decreto
Legislativo N O 1397; y las normas que las modifiquen o sustituyan;

2.12 País de Origen: el país cuyo territorio sea, o en el cual se encuentre, la zona geográfica
de origen del producto identificado con la Indicación Geográfica. Esto no excluye el
reconocimiento y protección de Indicaciones Geográficas transfronterizas;

2.13 País(es) Miembro(s): País(es) Miembro(s) de la Comunidad Andina;

2.14 Zona geográfica: el territorio de un país, o una región, localidad o lugar determinado de
un país;

2.15 Zona geográfica transfronteriza: una zona geográfica situada en países de origen
adyacentes o que los cubre.

TITULO ll

DISPOSICIONES RELATIVAS AL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LAS

ESPECIALIDADES TRADICIONALES-GARAN-TIZADAS

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 3.- Titularidad
El Estado Peruano es titular de las Especialidades Tradicionales Garantizadas.

Artículo 4.- órgano encargado del cumplimiento del presente Reglamento

La Dirección es el órgano encargado del registro de las Especialidades Tradicionales
Garantizadas y de velar a través de su Comisión por su correcto uso en el mercado y, en
general, por el cumplimiento del presente Reglamento.

CAPÍTULO ll
SOBRE LAS ESPECIALIDADES TRADICIONALES GARANTIZADAS

Artículo 5.- Productos susceptibles de ser registrados

3
 Pueden ser registrados como Especialidades Tradicionales Garantizadas, entre otros, los
nombres de los productos agrícolas y alimenticios mencionados en el Anexo l.

Artículo 6.- Criterios de registro

6.1 Se pueden registrar como Especialidades Tradicionales Garantizadas los nombres que
describan un producto agrícola o alimenticio específico que:

a) sea el resultado de un método de elaboración, producción, transformación o

composición que correspondan a la práctica tradicional aplicable a ese
producto, o

b) esté producido con materias primas o ingredientes que sean los utilizados
tradicionalmente.

6.2 El nombre de una Especialidad Tradicional Garantizada para ser admitido a registro debe:

a) haberse utilizado tradicionalmente para referirse al producto específico, o

b) identificar el carácter tradicional o específico del producto.

6.3 En caso de que durante el procedimiento de oposición en virtud del artículo 1 1 quede
demostrado que el nombre u otro similar, también se utiliza en otro departamento y/o
región y/o localidad para productos comparables, la decisión sobre el registro que se
adopte de conformidad con el artículo 12, puede estipular que el nombre de la
Especialidad Tradicional Garantizada vaya acompañado de la mención «según la
tradición de» inmediatamente seguida por el nombre de la región correspondiente.

Artículo 7.- Pliego de condiciones

Las Especialidades Tradicionales Garantizadas deben cumplir con presentar un pliego
de condiciones que contenga lo siguiente:
7.1 el nombre que se solicita registrar;

7.2 los elementos que establecen el carácter tradicional del producto;

7.3 una descripción del producto que incluya sus principales características físicas,
químicas, microbiológicas, organolépticas u otras que correspondan que le confieran
su carácter específico; y

7.4 una descripción del método de producción que adopten los productores, que
incluya, según sea el caso, la naturaleza y características de las materias primas o
ingredientes que se utilicen, así como el método de elaboración empleado.

CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
Artículo 8.- Legítimo interés

3
 Las Especialidades Tradicionales Garantizadas pueden ser registradas de oficio o a
petición de quienes se dediquen directamente a la producción, elaboración o transformación
de los productos agrícolas o alimenticios cuyo nombre vaya a registrarse.

Artículo 9.- Requisitos de la solicitud de registro

La solicitud de registro de una Especialidad Tradicional Garantizada debe indicar y
contener lo siguiente:

9.1 el nombre y el domicilio del solicitante;

9.2 Copia del documento que acredite la representación de la persona natural, si es que
fuese el caso. O, indicar el número de la partida registral en la que se encuentra
inscrito tal poder;

9.3 Indicar el número de la partida registral en la que se encuentra inscrita la persona

jurídica solicitante, si es que fuese el caso, a fin de acreditar la existencia y su
representación;

9.4 el pliego de condiciones del producto, conforme al artículo 7.

Artículo 10.- Examen de forma y publicación

10.1 Dentro de los cinco (5) dÍas hábiles contados a partir de la fecha de presentación de
la solicitud, la Dirección examina si la solicitud cumple con los requisitos previstos en
el artículo 9.

10.2 De ser el caso que la solicitud no cumpla con los requisitos señalados en el numeral
que antecede, la Dirección otorga un plazo de quince (15) días hábiles siguientes a la
fecha de notificación, a efectos de que el solicitante cumpla con subsanar la omisión.

10.3 Luego de concluido el examen formal, y verificado el cumplimiento de los requisitos,

la Dirección publica por una sola vez, en la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial
del INDECOPI, la solicitud de registro respectiva.

10.4 El procedimiento de registro de Especialidades Tradicionales Garantizadas está

sujeto al silencio administrativo negativo.

Artículo 11.- Oposición

1 1 .1 Puede interponerse oposición contra la solicitud de registro, dentro del plazo de diez
(10) días hábiles siguientes a la fecha de publicación en la Gaceta Electrónica de
Propiedad Industrial del INDECOPI.

1 1 .2 De ser el caso, se debe correr traslado al solicitante para que dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a la notificación conteste la oposición presentada.

1 1 .3 No podrán ser declaradas como Especialidades Tradicionales Garantizadas, aquellas

que:

a) no se ajusten a la clefinicióncontenidacn el numera12.9Zelartícu102;

b) sean contrarias al orden público;
3
 c) sean susceptibles de afectar un derecho de propiedad intelectual protegido o
inscrito previamente

1 1 .4 Serán aplicables al presente Título las disposiciones sobre aspectos procedimentales

contenidas en el capítulo de marcas de la Decisión y la Ley; en lo que resulte
pertinente.

Artículo 12.- Decisión de registro

12.1 Vencido el plazo establecido en el artículo 11.1, sin que se presente oposición, la
Dirección decide otorgar o denegar el registro solicitado. En caso se presente
oposición, la Comisión se pronuncia sobre ésta y decide otorgar o denegar el registro
solicitado.

12.2 El registro de una Especialidad Tradicional Garantizada tiene duración indeterminada

mientras subsistan las condiciones que la motivaron. La Dirección puede declarar el
término de su vigencia si tales condiciones no se mantienen.

12.3 El registro de una Especialidad Tradicional Garantizada puede ser modificado cuando
cambie alguno de los elementos referidos en el pliego de condiciones. La
modificación se sujeta al procedimiento previsto en el presente Reglamento para el
registro de Especialidades Tradicionales Garantizadas, en cuanto corresponda.

Artículo 13.- Publicación de las Especialidades Tradicionales Garantizadas

La Dirección debe publicar las Especialidades Tradicionales Garantizadas que se
registren en el marco del presente régimen, y debe proporcionar el acceso al pliego de
condiciones por medios electrónicos.

CAPÍTULO IV
SOBRE EL USO Y LA PROTECCIÓN DE LAS ESPECIALIDADES TRADICIONALES
GARANTIZADAS
Artículo 14.- Nombres, símbolos y menciones
14.1 Solo en el caso de los productos que se comercialicen como una Especialidad Tradicional
Garantizada conforme al pliego de condiciones que le sea aplicable, se puede
emplear en el etiquetado junto con el nombre de la Especialidad Tradicional
Garantizada la mención "Especialidad Tradicional Garantizada" o la correspondiente
abreviatura, "ETG", así como el sfmbolo o signo que para dar publicidad a las
Especialidades Tradicionales Garantizadas establezca la Dirección.

14.2 El registro de un nombre como Especialidad Tradicional Garantizada, no impide que

cualquier persona pueda utilizar dicho nombre para referirse al producto tradicional
agrícola o alimenticio que identifica, sin perjuicio de lo establecido en el numeral
14.1 .

Artículo 15.- Procedimiento de Infracción

3
15.1 El procedimiento de infracción a los derechos de Propiedad Industrial por el uso
indebido de una Especialidad Tradicional Garantizada se rige, en lo que fuera
pertinente, por las normas previstas para el caso de las marcas, en la Decisión y la
Ley.

15.2 La Dirección, a través de la Comisión, puede imponer las sanciones establecidas en la

legislación vigente, sin perjuicio de las sanciones penales o las acciones
civiles que correspondan.

TITULO III
DISPOSICIONES RELATIVAS AL RÉGIMEN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 16.- Titularidad

El Estado Peruano es el titular de las Indicaciones Geográficas peruanas y sobre ellas
se conceden autorizaciones de uso.

CAPÍTULO ll
De la declaración de protección de las Indicaciones Geográficas
Artículo 17.- Impedimentos
No pueden ser declaradas como Indicaciones Geográficas, aquellas que:

a) No se ajusten a la definición contenida en el numeral 2.10 del artículo 2;

b) Sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se
trate, entendiéndose a las consideradas como tales por los conocedores de
la materia o por el público en general;

c) Sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público;

d) Puedan inducir a error al público sobre la procedencia geográfica, la
naturaleza, el modo de fabricación, o la calidad, reputación u otras
características de los respectivos productos;

Sean susceptibles de generar confusión con una marca solicitada a registro de

buena fe, o registrada con anterioridad de buena fe; o,

Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o

transcripción, total o parcial, de una marca notoriamente conocida cuyo
titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los
que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo
de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios;
un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca; o la dilución de su
fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
3
Artículo 18.- Legítimo interés
La declaración de protección de una Indicación Geográfica puede hacerse de oficio o
a petición de quienes demuestren tener legítimo interés, entendiéndose por tales, las
personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o
elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la Indicación
Geográfica, así como las asociaciones de productores. Las autoridades estatales,
departamentales, provinciales o municipales también se consideran interesadas, cuando se
trate de Indicaciones Geográficas de sus respectivas circunscripciones.

Artículo 19.- Solicitud de declaración de protección

La solicitud de parte de declaración de protección de una Indicación Geográfica debe
presentarse por escrito ante la Dirección, debiendo indicar o acompañar:

l. Nombre, domicilio, residencia y nacionalidad del o los solicitantes, así como la

demostración de su legítimo interés;
2. Ea:lndicaciónceográficacuyaprotección-sesolicita;
1. La zona geográfica de producción, extracción o elaboración del producto que
se designa con la Indicación Geográfica;

2. El producto identificado por la Indicación Geográfica; y

3. Una especificación descriptiva del producto identificado por la Indicación

Geográfica, la cual debe incluir al menos los siguientes elementos e
informaciones:

a) una descripción del producto, incluidas, en su caso, las materias

primas utilizadas en su producción, así como sus características físicas,
qurmicas, microbiológicas, organolépticas particulares u otras que
correspondan;

b) una descripción del método de obtención, preparación o producción

del producto y, en su caso, de los métodos locales, tradicionales o
ancestrales practicados para ello, asf como información sobre el
envasado o acondicionamiento del producto si ello fuese parte de las
características del mismo;

c) la delimitación de la zona geográfica de producción en función del

vínculo referido en el literal e);

d) la(s) prueba(s) que acrediten que el producto es originario de la zona

geográfica en función del vínculo referido en el literal e);

e) la(s) prueba(s) que acrediten el vínculo entre las características del

producto y la zona geográfica de origen del producto;

f) la manera de verificar y controlar el cumplimiento continuado de las

características referidas en los literales a), b), c), d) y e) que preceden
y, de ser el caso, los datos de identificación del consejo regulador o
3
 entidad responsable de esa verificación y control, y sus funciones
específicas; y

g) cualquier norma específica de etiquetado aplicable al producto

designado por la Indicación Geográfica, cuando corresponda.

Artículo 20.- Procedimiento y vigencia

20.1 La solicitud de declaración de protección de una Indicación Geográfica se rige, en lo
que fuera pertinente, por las normas previstas para el caso de las marcas, en la
Decisión y la Ley.
20.2 El procedimiento de declaración de protección de una Indicación Geográfica está
sujeto al silencio administrativo negativo.

20.3 La protección de una Indicación Geográfica tiene duración indeterminada mientras

subsistan las condiciones que la motivaron. La Dirección puede declarar el término
de su vigencia si tales condiciones no se mantuvieran. No obstante, los interesados
pueden solicitarla nuevamente cuando consideren que se han restituido las
condiciones para su protección, en caso no afecte derechos de terceros.

20.4 La declaración de protección de una Indicación Geográfica puede ser modificada

cuando cambie alguno de los elementos referidos en el artículo 19. La modificación
se sujeta al procedimiento previsto en el presente Reglamento para la declaración de
protección de Indicaciones Geográficas, en cuanto corresponda.

20.5 Las Indicaciones Geográficas no se consideran comunes o genéricas para distinguir el

producto que designan, mientras subsista dicha protección en el país de origen.

Artículo 21.- Indicación Geográfica de un País Miembro

21.1 Una Indicación Geográfica cuyo país de origen es un País Miembro y esté protegida
en él, puede reconocerse y protegerse en el Perú a solicitud de las personas que
tuvieran legítimo interés conforme a la legislación del País Miembro de origen, o a
solicitud de una autoridad pública del Pafs Miembro de origen.

21.2 El reconocimiento y declaración de protección se concede en mérito de los

documentos que acrediten que la Indicación Geográfica se encuentra protegida en el
País Miembro de origen.

21.3 Una Indicación Geográfica en el Perú conforme al presente artículo sólo puede ser
usada por las personas que hubiesen obtenido en el País Miembro de origen la
correspondiente autorización de uso.

Artículo 22.- Reconocimiento en el extranjero

El Estado, mediante la celebración de convenios bilaterales o multilaterales, fomenta
el reconocimiento en el extranjero de las Indicaciones Geográficas peruanas.

CAPITULO III
De los Consejos Reguladores
SUB CAPÍTULO I
3
Los Consejos Reguladores de Indicaciones Geográficas
Artículo 23.- Sobre los miembros de los Consejos Reguladores
23.1 Las Asociaciones Civiles que conformen un Consejo Regulador están conformadas
por las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción,
producción y elaboración del producto o los productos amparados con la Indicación
Geográfica, que voluntariamente deseen pertenecer a las mismas.
23.2 Asimismo, pueden ser miembros de un Consejo Regulador, las entidades públicas y
privadas que tengan relación directa con los productos cuya indicación haya
quedado protegida. Los representantes del sector privado deben ser mayoría en la
composición de la referida asociación.

23.3 Cualquier persona natural o jurídica a quien se le haya denegado la admisión al

Consejo Regulador puede solicitar que tal decisión sea revisada por la Dirección.

SUB CAPÍTULO ll
Sobre la autorización de funcionamiento de los Consejos Reguladores
Artículo 24.- Sobre la autorización de funcionamiento de los Consejos Reguladores
Declarada la protección de una Indicación Geográfica, conforme a las disposiciones
establecidas en el presente Reglamento, se puede autorizar el funcionamiento de su Consejo
Regulador.

Artículo 25.- Requisitos para la autorización del Consejo Regulador

La Dirección otorga autorización de funcionamiento como Consejo Regulador a la
asociación civil que lo solicita, cuando ésta cumpla con los siguientes requisitos:

25.1. Presentar solicitud dirigida a la Dirección consignando:

a) La denominación de la Asociación Civil;
b) El domicilio procesal dentro del territorio de la República; de ser el caso, se podrá
indicar una casilla electrónica asignada por el Indecopi;

c) Número de Registro Único de Contribuyentes;

d) Identificación del Director General de la Asociación Civil, quien actúa como su
representante legal;

e) Firma o huella digital del representante, en caso de no saber firmar o estar

impedido;

f) De ser necesario, poderes. En caso de que el poder pueda ser obtenido

directamente por la Dirección conforme a ley, basta que el solicitante o su
representante exhiba la copia del cargo donde conste la presentación del
documento al Indecopi anteriormente, debidamente sellado y fechado por el
Indecopi. Si no ha presentado antes el poder al Indecopi basta indicar el número
3
 de partida registral del Registro de Personas Jurídicas de SUNARP, en la cual se
aprecien las facultades de representación. En ningún caso, el poder debe ser
exigido en la medida que el mismo pueda ser obtenido directamente por el
órgano competente, conforme a ley;

25.2. Presentar copia del estatuto de la Asociación que se solicita que actúe como Consejo
Regulador, en el cual aparezca que la asociación tiene como objeto la administración de una
determinada Indicación Geográfica peruana reconocida conforme a la legislación aplicable. El
estatuto de la Asociación Civil debe contener:
a) El nombre, que no puede ser idéntico o similar al de otras entidades, de tal
manera que pueda inducir a confusión.
b) El objeto o fines, no pudiendo dedicar su actividad fuera del ámbito de la
administración de la o las Indicaciones Geográficas de que se traten.

c) Las clases de asociados, según el tipo de actividades que realicen.

d) Las condiciones para la adquisición y pérdida de la calidad de asociado, así
como para la suspensión de los derechos del asociado.

Los deberes de los asociados, así como sus derechos.

o Los órganos de gobierno y representación de la Asociación Civil y sus respectivas

competencias, así como las normas relativas a la convocatoria, constitución y
funcionamiento de los órganos de carácter colegiado.

a) El patrimonio y los recursos previstos.

b) El régimen de control de la gestión económica y financiera de la entidad.

c) El destino del patrimonio o del activo neto resultante, en los supuestos de

liquidación de la entidad, que en ningún caso podrá ser objeto de reparto
entre los asociados.

25.3. Adicionalmente, para garantizar el respeto a las disposiciones legales y asegurar una
eficaz administración y control del uso de la Indicación Geográfica respectiva, la solicitud
debe contener y estar acompañada, cuando menos, de lo siguiente:

Información que acredite la capacidad y experiencia de la asociación solicitante u

otras entidades que se encargarán de emitir las certificaciones requeridas en
una solicitud de autorización de uso, así como de quien se encargará de
otorgar autorizaciones de uso de la Indicación Geográfica, indicando los
recursos humanos calificados, medios técnicos, servicios e instalaciones
necesarios, dispuestos para tal efecto, de corresponder;
a) Describir los mecanismos y órganos de control y verificación de la asociación
solicitante o la entidad a quien se encargue la implementación de los
mismos, que permitan garantizar el origen, las características, la calidad y
trazabilidad del producto designado con la Indicación Geográfica, indicando

4
 los recursos humanos calificados, medios técnicos, servicios e instalaciones
necesarios, dispuestos para tal efecto;

b) Presentar un reporte económico, con su respectivo sustento, en donde se

muestre las fuentes y montos de ingresos y egresos para el primer año,
respecto de las funciones y facultades que la asociación solicitante asumiría
en su calidad de Consejo Regulador;

c) Adicionalmente, y de manera complementaria, la asociación solicitante

puede presentar, entre otros documentos, reportes de calificación crediticia
y/o declaraciones de impuestos de los miembros de su Consejo Directivo,
para que puedan ser valorados por la Dirección.

25.4. Presentar una propuesta de reglamento de la Indicación Geográfica, para su

consideración y posterior aprobación por la Dirección. Dicho reglamento debe contener,
como mínimo, lo siguiente:

a) La indicación de la Indicación Geográfica objeto del reglamento de uso;

b) Una descripción de las características del producto que se identifica con la
Indicación Geográfica, incluyendo sus componentes, así como su proceso
productivo y técnicas de elaboración, según sea el caso;

c) Los mecanismos de control y verificación que permitan garantizar el origen,

las características, la calidad y la trazabilidad del producto;

d) Una descripción del procedimiento para obtener la certificación para

comercializar los productos amparados con la Indicación Geográfica. Una vez
que la Dirección aprueba la implementación de la certificación para
comercializar, ésta es exigible a quien directamente se dedique a la
extracción, producción o elaboración del producto amparado por la
respectiva Indicación Geográfica.

Artículo 26.- Procedimiento y subsanación de observaciones para la autorización de

funcionamiento
26.1 Verificado el cumplimiento de los requisitos contemplados en el presente
Reglamento, así como las condiciones necesarias para representar a los beneficiarios
de la Indicación Geográfica que administrará, la Dirección autoriza el funcionamiento
de la Asociación Civil como Consejo Regulador, mediante resolución debidamente
motivada, la misma que debe ser emitida en un plazo no mayor de treinta (30) días
hábiles de presentada la solicitud. Transcurrido el referido plazo, corresponde aplicar
silencio administrativo negativo.

26.2 Si la solicitud de autorización de funcionamiento no cumple con los requisitos

señalados en el artículo 261 la Dirección notifica al solicitante para que subsane las
omisiones, concediéndole para tal efecto un plazo de treinta (30) días hábiles. La
Dirección se encuentra obligada a realizar la revisión integral del cumplimiento de
todos los requisitos

4
 oportunidad y en un solo documento, se formulen todas las observaciones y los
requerimientos que correspondan.

26.3 Subsanadas las observaciones y verificado el cumplimiento de los requisitos, la

Dirección autoriza el funcionamiento de la asociación civil como Consejo Regulador,
la cual tiene una duración indeterminada, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 34 del presente Reglamento.

Artículo 27.- Órganos de Gobierno de los Consejos Reguladores

27.1 La Asamblea General es el órgano supremo del Consejo Regulador de una Indicación
Geográfica, por lo que se encuentra a cargo de la elección de los miembros del
Consejo Directivo y del Comité de Vigilancia. El Consejo Directivo designa al Director
General, quien es el representante legal del Consejo Regulador respectivo. El cargo
de Director General del Consejo Regulador no puede ser asumido por quien
directamente se dedique a la extracción, producción o elaboración del producto
amparado por la respectiva Indicación Geográfica.

27.2 Las entidades públicas y sus funcionarios, que sean miembros del Consejo Regulador,
no pueden asumir cargos en el Consejo Directivo.

Artículo 28.- Competencia de los Consejos Reguladores

El ámbito de la competencia de cada Consejo Regulador está determinado:
a) En lo territorial: por la respectiva zona de producción.

b) En razón de los productos: por los protegidos por la Indicación Geográfica.

c) En razón de las personas: por las personas autorizadas al uso de la

Indicación
Geográfica.

Artículo 29.- Facultades de los Consejos Reguladores

Los Consejos Reguladores están legitimados, en los términos que resulten de su
propio Estatuto, y de acuerdo a lo establecido en los artículos 27 y 28 del presente
Reglamento, para ejercer los derechos confiados a su administración y hacerlos valer en toda
clase de procedimientos administrativos y judiciales, sin presentar más título que dicho
Estatuto y presumiéndose, salvo prueba en contrario, que los derechos ejercidos les han sido
encomendados, directa o indirectamente, por sus respectivos asociados.

Artículo 30.- Funciones de los Consejos Reguladores

Los Consejos Reguladores tienen, entre otras, las siguientes funciones:

30.1 . Formular propuestas de modificación del reglamento de la Indicación Geográfica.

Dichas propuestas deben ser previamente aprobadas por la Asamblea General. El
Consejo Regulador debe informar a la Dirección sobre dicha propuesta de
modificación, para los fines pertinentes.

4
 En el procedimiento para la aprobación de la propuesta de modificación del
reglamento de la Indicación Geográfica respectiva, es aplicable lo dispuesto en los
artículos 25 y 26 del presente Reglamento, en lo que corresponda.

30.1. Orientar, vigilar y controlar la producción y elaboración de los productos amparados

con la Indicación Geográfica, verificando el cumplimiento del reglamento de la
Indicación Geográfica respectiva, a efectos de garantizar el origen y la calidad de los
mismos para su comercialización en el mercado nacional e internacional.

30.2. Velar por el prestigio de la Indicación Geográfica en el mercado nacional y en el

extranjero, en coordinación con los demás sectores públicos y privados, según
corresponda.

30.3. Actuar con capacidad jurídica en la representación y defensa de los intereses

generales de la Indicación Geográfica.

30.4. Ejercer las facultades delegadas por la Dirección.

30.5. Llevar un padrón de beneficiarios de la autorización de uso de la Indicación

Geográfica respectiva.

30,7. Llevar un control de la producción anual del producto o productos designados con la
Indicación Geográfica de que se trate.
30.1. Realizar las acciones necesarias para preservar el prestigio y buen uso de la
Indicación Geográfica que administra.

30.2. Garantizar el origen y la calidad de los productos designados con la Indicación

Geográfica, estableciendo para ello un sistema de calidad que comprenda los
exámenes analíticos (físicos, químicos, bacteriológicos, entre otros) y organolépticos,
en los casos que corresponda.

Artículo 31.- Facultades de la Dirección

31.1 La Dirección puede efectuar supervisiones permanentes a los Consejos Reguladores,
exigir cualquier tipo de información relacionada con la actividad societaria, ordenar
inspecciones o auditorías, examinar sus libros administrativos, documentos y
designar un representante que asista a las reuniones de los órganos deliberantes,
directivos o de vigilancia, o de cualquier otro previsto en el Estatuto respectivo.

31.2 Los Consejos Reguladores están obligados a convocar a la Dirección, en los siguientes
supuestos:

a) Cuando se convoque a la Asamblea General de asociados. En este caso, a la

comunicación dirigida a la Dirección se debe adjuntar la agenda respectiva y otros
documentos, de conformidad con el Estatuto y la Ley de la materia

b) Durante los procesos electorales, en los cuales la Dirección actúa como veedor.

31.3 La Dirección es la encargada de aprobar el reglamento de la Indicación Geográfica y de

modificarlo, de ser el caso. Dichas modificaciones, previamente a su aprobación,
deben ser puestas en conocimiento de los productores autorizados.
4
 Artículo 32.- Obligación de los Consejos Reguladores de presentar información
Los Consejos Reguladores están obligados, en particular, a comunicar a la Dirección,
cualquier modificación del acta constitutiva, incluidos actos que impliquen cambios de
documentos estatutarios de la asociación, así como las actas y documentos mediante los
cuales se designen los miembros de los órganos de gobierno y de vigilancia, sus
administradores y apoderados y sus respectivas modificaciones. Dicha comunicación debe
ser puesta en conocimiento de la Dirección dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su
aprobación, celebración, elaboración, elección o nombramiento, según corresponda.

Artículo 33.- Competencia de la Dirección de Signos Distintivos en materia de

sanciones
La Dirección puede imponer sanciones a los Consejos Reguladores establecidas en la
legislación vigente, sin perjuicio de las sanciones penales o las acciones civiles que
correspondan.

Artículo-34—Causales-para-la-cancelación-de-Ia-autorización-deI-Consejo-Regulador
34.1 La cancelación de la autorización de funcionamiento de un Consejo Regulador
procede en los siguientes casos:

a) Si se comprueba que la autorización para funcionar se obtuvo mediante

falsificación o alteración de datos o documentos, o de cualquier otra manera
que atente contra la buena fe.

b) Si sobreviene o se pone de manifiesto algún hecho que pudo originar la

denegación de la autorización de funcionamiento.

c) Si se incumple con informar a la Dirección, en el plazo previsto, sobre las

autorizaciones de uso otorgadas.

d) Si se demuestra la imposibilidad para el Consejo Regulador de cumplir con su

objeto social. A título enunciativo, se considera dentro de este supuesto, la
declaración de disolución y liquidación de la persona jurídica que tiene a
cargo el Consejo Regulador; la pérdida de representatividad del Consejo
Regulador, puesta de manifiesto en una reducción del número de asociados
por debajo del cincuenta por ciento (50%) del total de personas autorizadas
a usar la Indicación Geográfica; la ausencia de convocatoria o el retraso
injustificado a convocar a elecciones por parte del Consejo Directivo y los
órganos de gobierno, dentro de los plazos contemplados en el estatuto, o la
postergación no justificada de la misma; entre otros.

Si se reincide en una falta que ya hubiera sido motivo de sanción, dentro de los tres
años anteriores de impuesta la sanción.

34.2 En cualquiera de los supuestos anteriores, a excepción de los previstos en los incisos a),
d) y e), debe mediar un apercibimiento previo de la Dirección, que otorgue un plazo
no mayor de tres (03) meses para la subsanación o corrección correspondiente.

4
34.3 La cancelación de la autorización de funcionamiento surte efectos a los treinta (30)
días hábiles de su publicación en el diario oficial "El Peruano".

34.4 Cancelada la autorización de funcionamiento de un Consejo Regulador, los

procedimientos para el otorgamiento de autorización de uso que estén en trámite a
dicha fecha son evaluados por la Dirección. De igual forma, todas las atribuciones,
funciones y facultades delegadas son retomadas por la Dirección.

Artículo 35.- Recursos administrativos

Contra las resoluciones emitidas por la Dirección se puede interponer recurso de
reconsideración dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación, el mismo que
debe ser acompañado con nueva prueba. En el mismo plazo, se puede interponer recurso de
apelación contra la resolución que ponga fin a la instancia.

CAPÍTULO IV
De las autorizaciones de uso de Indicaciones Geográficas
Artículo 36.- De las autorizaciones de uso
36.1 A efectos de solicitar la autorización de uso de una Indicación Geográfica, los
productores deben estar asociados al Consejo Regulador respectivo.

36.2 Los Consejos Reguladores otorgan la autorización de uso de la Indicación Geográfica que
administran, de conformidad con las facultades que le sean delegadas por la
Dirección.

Artículo 37.- Alcance de la autorización de uso

La autorización de uso de una Indicación Geográfica debe ser solicitada ante su
Consejo Regulador por las personas que:
a) Directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración de los
productos distinguidos por la Indicación Geográfica;

b) Realicen dicha actividad dentro del territorio determinado en la declaración

de protección; y,

c) Cumplan con los requisitos establecidos por el reglamento de cada

Indicación
Geográfica,

Artículo 38.- Formalidades de la solicitud de autorización de uso

La solicitud para obtener la autorización de uso debe estar dirigida al Consejo
Regulador respectivo o a la Dirección, de ser el caso, debiendo contener la siguiente
información y documentos:

a) Nombre y domicilio del solicitante;

4
 b) Copia del documento que acredite la representación de la persona natural, si
es que fuese el caso. O, indicar el número de la partida registral en la que se
encuentra inscrito tal poder;

c) Indicar el número de la partida registral en la que se encuentra inscrita la

persona jurídica solicitante, si es que fuese el caso, a fin de acreditar la
existencia y representación de la misma;

d) La Indicación Geográfica objeto de la autorización de uso;

Certificación del lugar o lugares de explotación, producción o elaboración del
producto, que se acreditará con el acta de la visita de inspección realizada
por un organismo autorizado, según el reglamento de la Indicación
Geográfica respectiva;

a) Certificación de las características del producto que se pretende identificar

con la Indicación Geográfica, incluyendo sus componentes, métodos de
producción o elaboración, y factores de vínculo con el área geográfica
protegida; que se acreditará con el acta de la visita de inspección realizada y
la certificación extendida por un organismo autorizado, según el reglamento
de la Indicación Geográfica respectiva;

b) La indicación del día de pago y el número de constancia de pago de la tasa

correspondiente; y

c) Los demás requisitos exigidos por el reglamento particular de cada Indicación

Geográfica.

Artículo 39.- De los lugares de producción y elaboración del producto

En los casos en que la producción y elaboración del producto a ser distinguido con
una Indicación Geográfica no se realice en una misma área geográfica, el solicitante debe
cumplir con acreditar que algunas de dichas zonas de producción de la materia prima o de
elaboración del producto, son zonas autorizadas y comprendidas en la declaración de
protección de la Indicación Geográfica.

Artículo 40.- Subsanación de requisitos

SWIa solicitud de au orización de uso no cumple con los requisitos señalados en los
artículos 38 y 39 del presente Reglamento, el Consejo Regulador o la Dirección, de ser el
caso, notifica al solicitante para que en un plazo improrrogable de quince (15) días hábiles,
subsane los requisitos.

Artículo 41 Atención de solicitudes

41.1 Mediante resolución, debidamente motivada, expedida en el plazo de quince (15) días
hábiles contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, el Consejo
Regulador o la Dirección, de ser el caso, otorga o deniega la autorización de uso.
Transcurrido el referido plazo, corresponde aplicar silencio administrativo negativo,
En el caso que la solicitud fuera denegada por el Consejo Regulador, el solicitante
4
 puede impugnar la resolución ante la Dirección. Si la solicitud fuera denegada por la
Dirección, el solicitante puede impugnar la resolución ante la Comisión.

41,2 El Consejo Regulador debe poner en conocimiento de la Dirección, en un plazo de cinco

(05) días hábiles, la autorización de uso que otorgue o renueve, de ser el caso, para
proceder a su inscripción correspondiente en el Registro de Autorizaciones de Uso de
la Propiedad Industrial del Indecopi.

41.3. La autorización de uso concedida no tiene valor ni efectos jurídicos frente a terceros,
mientras no haya quedado asentada su inscripción en el Registro antes mencionado.

Artículo 42.- Vigencia y renovación de las autorizaciones de uso

La autorización de uso de una Indicación Geográfica tiene una duración de diez (10)
años contados desde la fecha de su concesión, pudiendo ser renovada por períodos iguales,
de conformidad con las disposiciones del reglamento de cada Indicación Geográfica. La
solicitud de renovación de la autorización de uso debe cumplir con todos los requisitos
establecidos para obtener la referida autorización de uso, según corresponda.

Artículo 43.- Caducidad de las autorizaciones

La autorización de uso de una Indicación Geográfica caduca si no se solicita su
renovación dentro del plazo previsto.

De la misma forma, es motivo de caducidad la falta de pago de las tasas, en los

términos que acuerde la legislación nacional de cada País Miembro.

Artículo 44.- Cancelación de la autorización de uso

1. I Cuando se demuestre que la Indicación Geográfica se utiliza en el comercio de una

manera que no corresponde a lo indicado en la declaración de protección respectiva, la
Ley, el presente Reglamento y en el reglamento de la Indicación Geográfica
correspondiente, la Dirección, de oficio o a solicitud de parte, puede cancelar la
autorización de uso.

44.2 El procedimiento de cancelación de una autorización de uso se rige, en lo que fuera

pertinente, por las normas previstas para el caso de las marcas, en la Decisión y en la
Ley.

Artículo 45.- De la nulidad de autorizaciones

45.1 La Dirección puede declarar, de oficio o a petición de parte, la nulidad de la
autorización de uso de una Indicación Geográfica, si fue concedida en contravención
a las normas sobre la materia.

45.2 El procedimiento de nulidad de una autorización de uso se rige, en lo que fuera

pertinente, por las normas previstas para el caso de las marcas, en la Decisión y en la
Ley.

4
Artículo 46.- Adecuación
Las personas que estuviesen utilizando una Indicación Geográfica con anterioridad a
la fecha de su declaración, tienen un plazo de un (01) año para solicitar la autorización de uso
correspondiente.

CAPÍTULO V
De la protección conferida a las Indicaciones Geográficas
Artículo 47.- Sobre el ámbito de protección
La protección de las Indicaciones Geográficas se inicia con la declaración que al
efecto emita la oficina nacional competente.

Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una Indicación

Geográfica registrada pueden emplear junto con ella la expresión "INDICACIÓN
GEOGRÁFICA" o "1C", así como el símbolo o signo que para dar publicidad a las Indicaciones
Geográficas establezca la Dirección.

Artículo 48.- Procedimiento de Infracción

El procedimiento de infracción a los derechos de Propiedad Industrial por el uso
indebido de una Indicación Geográfica se rige, en lo que fuera pertinente, por las normas
previstas para el caso de las marcas, en la Decisión y en la Ley.

La Dirección, a través de su Comisión, puede imponer las sanciones establecidas en

la legislación vigente, sin perjuicio de las sanciones penales o las acciones civiles que
correspondan.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA. - Símbolo para dar publicidad a las Indicaciones Geográficas
En concordancia con lo establecido en el Capítulo V del Título III del presente
Reglamento, la Dirección también puede establecer un símbolo o signo para dar publicidad a
las Indicaciones Geográficas que establezca la Dirección, en cuyo caso sólo puede ser
empleado por las personas que tuvieran la correspondiente autorización de uso.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA

Única. - Modificación del artículo 1 del Reglamento del Decreto Legislativo N O 1075,
aprobado mediante Decreto Supremo N O 059-2017-PCM.
Modifíquese el artículo 1 del Reglamento del Decreto Legislativo N O 1075, Decreto
Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comunidad
Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial y sus modificaciones;
aprobado mediante Decreto Supremo N O 059-2017-PCM, con el texto siguiente:
"Artículo 1.- Objeto
El presente Reglamento tiene por objeto desarrollar los procedimientos, requisitos y
disposiciones que faciliten la aplicación del Decreto Legislativo N O 1075, Decreto
4
 Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la
Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, en
adelante, la Ley, modificado mediante Ley N O 29316, Decreto Legislativo NO 1212,
Decreto Legislativo NO 1309 y Decreto Legislativo NO 1397.
Los procedimientos, requisitos y disposiciones que faciliten la aplicación del
Decreto Legislativo NO 1075 respecto a los regímenes de las Indicaciones
adicionalmentemocstipuladocnclpresentexeglamentoñporel*eglamentode
l Régimen de Protección de las Especialidades Tradicionales
Garantizadas y del Régimen de las Indicaciones Geográficas. "
Anexo I
Productos agrícolas y alimenticios
Platos preparados

Cerveza
Chocolate y productos derivados

Productos de pastelería, panadería y repostería

Bebidas a base de extractos de plantas

Bebidas alcohólicas y/o cocteles

Queso y productos lácteos

Frutas y frutos comestibles

Hortalizas, legumbres} raíces y tubérculos

4
5
DERECHO COMPARADO:

El caso de Colombia y Bolivia

En Colombia las ETG no se encuentran reguladas. No obstante, resulta
importante mencionar que el “Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022” del
gobierno colombiano establece que el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo y el Ministerio de Cultura, conjuntamente con la Superintendencia de
Industria y Comercio (SIC) y Artesanías de Colombia, en el marco de la
Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual, trabajarán en la
reglamentación e implementación de la categoría de propiedad intelectual para
las ETG.31 Adicionalmente, y de modo informativo, en el Senado de la
República de Colombia se encuentra en trámite un Proyecto de Ley “[p]or
medio de la cual se crea el sello de gastronomía local y se dictan otras
disposiciones” presentado el 24 de julio de 201932, el cual señala que: “Este
proyecto de ley busca proteger y salvaguardar la gastronomía y los
establecimientos que ofrezcan al público los platos con tradición gastronómica
local; por medio de un sello que garantice, demuestre e identifique el origen y la
tradición de los alimentos. Específicamente, incentivar al pequeño productor,
proteger los productos de la zona geográfica; impulsar los saberes y tradiciones
de cada producto; promover los productos locales y mejorar el entorno
medioambiental de la gastronomía, incitando al visitante a consumir los
productos locales. El Sello será entregado al plato de comida que cumpla con
los requisitos establecidos en la presente ley y al establecimiento local que lo
produce.” El artículo 3 del referido proyecto propone crear el “sello de
gastronomía local”. En el referido sello se indicaría el origen y la tradición de los
5
alimentos que lo posean y de los establecimientos que lo producen. El
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Cultura serían los
encargados de autorizar la entrega de este sello a los establecimientos que lo
soliciten y que cumplan con lo establecido en esta ley. Si bien el proyecto de
ley colombiano no busca regular la figura de las ETG, sino la del “sello de
gastronomía local”, esta figura tiene el mismo propósito de proteger la tradición
gastronómica y fomentar el turismo. En Bolivia no existe regulación sobre las
ETG

CASO 1:

Caso 1:
Resolución 0339-2003/TPI-INDECOPI 23/03/2003- EXP. 132442-2001]
El 01 de agosto del 2001, Nicanor Revilla( de Perú) solicito el registro de la marca
Puerto Rico (licencia del caso) , y se opuso la empresa sequoita capital management
Ltd, con base a los impedimentos absolutos de registro del Artículo 135 incisos b) y e)
de la Decisión 486 argumentando que el signo solicitado es descriptivo porque designa
a un país productor de ron a nivel mundial y no asocia a un origen empresarial;
además, es engañoso porque proporciona una información incorrecta sobre la
procedencia geográfica de los productos del país, pues se creerá que el ron procede
de Puerto Ricocon base a los impedimentos absolutos de registro del Artículo 135
incisos b) y e) de la Decisión 486 argumentando que el signo solicitado es descriptivo
porque designa a un país productor de ron a nivel mundial y no asocia a un origen
empresarial; además, es engañoso porque proporciona una información incorrecta
sobre la procedencia geográfica de los productos del país, pues se creerá que el ron
procede de Puerto Rico.
Las partes:
Nicanor Revilla ( Perú)
Empresa sequoita capital management Ltd.
Objeto de licencia :
Solicitud de registro de la marca Puerto Rico.
El precio y contraprestaciones:
Dentro del presente caso no existen contraprestaciones ya que esta esta conformado
por una descripción puerto rico lo cual o fue permitida ya que seria considerada como
un engaño ya que el nombre escogido procede de un lugar geográfico conocido por su
calidad y es utilizado por empresarios natales por lo que generan un dominio publico.
Obligaciones de las partes de la propiedad industrial asignada :

5
Dentro de este caso ambas instancias, han considerado que el término PUERTO
RICO que está incluido en el signo mixto solicitado, es descriptivo y carece de
distintividad, ya que describe la procedencia geográfica de los productos a distinguir,
informa al público de modo directo sobre el lugar de origen del ron, de otorgarse un
derecho de exclusiva de tal expresión se privaría indebidamente a los competidores de
su uso en el mercado

1.7 Caso 7 [ resolución Nº0057-2007/ TPI/ INDECOPI 08/01/2007 – EXP.236854-2005]

El 23 de marzo del 2005 la empresa Apariss S.A.C. (Perú) solicitó el registro de la
marca , para distinguir entre otros perfumes, fragancias, cosméticos y maquillaje en
general, cremas, etc., de la clase 03 N.O. contra esta solicitud se formularon 2
oposiciones, En Primera Instancia (Resolución 9122-2006/OSDINDECOPI del 19-06-
2006) se declararon infundadas las oposiciones y se otorgó el registro por considerar
que el signo solicitado visto en su conjunto logra tener una aptitud distintiva por lo que
no está incurso en la prohibición del Art. 135 inciso e), ya que no está conformado por
la denominación París sino por el término APARISS escrito con una grafía especial y
la letra A estilizada, (que no es la figura de la torre Eiffel como dicen las opositoras),
además APARISS está acompañado por los términos PARFUMS ET COSMETIQUES
DE FRANCE. En la Resolución se manifiesta que se encuentran varias marcas
registradas a favor de terceros que incluyen la denominación PARIS: ALMACENES
DE PARIS, CEDIB PARÍS, EVENING IN PARIS, FROM PARÍS TO YOU. MAXIM´S DE
PARIS Y SOIR DE PARIS. Agrega que no se trata de una falsa indicación de
procedencia, ni el signo es engañoso en la medida que el signo solicitado ” en sí
mismo” no es susceptible de inducir a error sobre la procedencia geográfica de los
productos, por lo que no está incurso en el Artículo 135 inciso l) de la Decisión 486.
La Segunda Instancia Administrativa confirmó la Resolución de Primera Instancia sin
reivindicar las denominaciones PARFUMS ET COSMETIQUES DE FRANCE, por
considerar “que el signo solicitado no incluye en su conformación el término PARIS
sino la denominación APARISS PARFUMS ET COSMETIQUES DE FRANCE y
logotipo.
El punto de controversia:
El punto de controversia en esta resolución es el nombre por el cual la marca solicita
su registro para que se pueda distinguir entre otras denominaciones et cosmetiques de
france menciona que las denominaciones son descriptivas de otro país que
comercializa de la misma manera por lo que existe contradicción en ambas partes.
Fundamentos:
Se destaca que París no es la denominación relevante en el signo solicitado, “sino
más bien, la denominación APARISS, la cual no alude a ningún lugar específico al ser
tomado como signo de fantasía, por lo que no indica una procedencia geográfica,
Significa que para ser descriptivo un solo elemento geográfico o todos los elementos
que conforman el signo solicitado deben constituir la indicación geográfica y carecer
de distintividad, dado que si contienen el elemento geográfico descriptivo pero se
incluyen otros elementos que si son distintivos, la nueva combinación sería distintiva, y
5
la indicación geográfica no sería descriptiva ya que perdería su contenido localizador y
adquiriría distintividad, aunque no se otorgue el derecho de uso exclusivo al término de
procedencia geográfica que pertenece al dominio público.
Razonamiento jurídico lógico:
Se En Primera Instancia (Resolución 9122-2006/OSDINDECOPI del 19-06-2006) se
declararon infundadas las oposiciones y se otorgó el registro por considerar que el
signo solicitado visto en su conjunto logra tener una aptitud distintiva por lo que no
está incurso en la prohibición del Art. 135 inciso e), ya que no está conformado por la
denominación París sino por el término APARISS escrito con una grafía especial y la
letra A estilizada, (que no es la figura de la torre Eiffel como dicen las opositoras)

La Segunda Instancia Administrativa confirmó la Resolución de Primera Instancia sin

reivindicar las denominaciones PARFUMS ET COSMETIQUES DE FRANCE, por
considerar “que el signo solicitado no incluye en su conformación el término PARIS
sino la denominación APARISS PARFUMS ET COSMETIQUES DE FRANCE y
logotipo
Resolución :
Se destaca que París no es la denominación relevante en el signo solicitado, “sino
más bien, la denominación APARISS, la cual no alude a ningún lugar específico al ser
tomado como signo de fantasía, por lo que no indica una procedencia geográfica por
ende si le permiten usar el nombre que solicito