5E5A2DB3423F42BBB731

Descargar como pdf o txt
Descargar como pdf o txt
Está en la página 1de 8

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCIÓN N° 5297-2022/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 926164-2021

SOLICITANTE : OCTOGONAL S.A.C.

OPOSITORA : NEGOCIACION CARMEN S.A.

MATERIA : SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO


OPOSICIÓN

Lima, 12 de setiembre de 2022

1. ANTECEDENTES

Con fecha 30 de noviembre de 2021, OCTOGONAL S.A.C., de Perú, solicitó el registro


de la marca de producto constituida por la denominación ARENA KEY FLORIDA y
logotipo, conforme al modelo adjunto:

para distinguir prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, de la clase 25 de la


Clasificación Internacional.

Mediante escrito de fecha 15 de enero de 2022, NEGOCIACION CARMEN S.A., de


Perú, formuló oposición señalando lo siguiente:

- Es titular de la marca FLORIDA (certificado N° 88215) que distingue productos de


la clase 24 de la Clasificación Internacional.
- Los signos en conflicto presentan semejanzas gráficas, fonéticas y conceptuales.
- Los signos refieren a productos vinculados.
- El público consumidor asumirá que el signo solicitado es una variación de la marca
registrada.

Amparó su oposición en lo establecido en el literal a) del Artículo 136 y 146 de la


Decisión 486. Asimismo, en los artículos 45, 48 y 49 del Decreto Legislativo N° 1075.

Página 1 de 8

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL


Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú Telf: 224 7800 / Fax: 224 0348
E-mail: [email protected] / Web: www.indecopi.gob.pe
Citó jurisprudencia de la Comisión de Signos Distintivos, de la Sala Especializada en
Propiedad Intelectual y del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que consideró
aplicable al presente caso.

Pese a haber sido válidamente notificada, la solicitante no absolvió el traslado de la


oposición, razón por la que, mediante providencia de fecha 07 de abril de 2022 se señaló
que el expediente se encontraba para resolver, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 150 de la Decisión 486.

2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Comisión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar si existe riesgo


de confusión entre el signo solicitado y la marca registrada a favor de la opositora.

3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

3.1. Informe de Antecedentes

De los antecedentes que obran en el expediente, se ha verificado lo siguiente:

a) NEGOCIACION CARMEN S.A., de Perú, es titular del registro de la marca


constituida por la denominación FLORIDA, inscrita con certificado N° 88215,
vigente hasta el 24 de abril de 2023, que distingue tejidos y productos textiles no
comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa, de la clase 24 de la
Clasificación Internacional.

b) ARENA DISTRIBUTION S.A., de Suiza, es titular del registro de la marca


constituida por la denominación ARENA, inscrita con certificado N° 16837, vigente
hasta el 20 de setiembre de 2023, que distingue vestidos con inclusión de botas,
zapatos y zapatillas de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

c) CALZAPLAST MARQUEZ S.A.C., de Perú, es titular del registro de la marca


constituida por la denominación MAR & ARENA y logotipo (se reivindica colores),
conforme al modelo adjunto:

Inscrita con certificado N° 327874, vigente hasta el 15 de julio de 2032, que


distingue prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, de la clase 25 de
la Clasificación Internacional.

3.2. Evaluación del riesgo de confusión

El opositor sustentó su oposición en base a la marca FLORIDA (certificado N° 88215)


que distingue productos de la clase 24 de la Clasificación Internacional.
Página 2 de 8

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL


Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú Telf: 224 7800 / Fax: 224 0348
E-mail: [email protected] / Web: www.indecopi.gob.pe
El artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial
señala que “no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio
afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean idénticos o se
asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un
tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto
de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

El artículo 136 inciso c) de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial,
establece que “no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el
comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean
idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que, dadas
las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación”.

De acuerdo a lo dispuesto en la norma citada, para que se configure la confundibilidad,


deben concurrir dos requisitos: que exista identidad o semejanza entre los signos
enfrentados, y que los signos en cuestión se apliquen a productos o servicios idénticos
o vinculados.

En consecuencia, el que una marca se considere susceptible de producir riesgo de


confusión con un signo registrado o solicitado con anterioridad, va a depender tanto de
las semejanzas existentes entre ellos, como de la identidad o vinculación de los
productos o servicios a los que estén destinados a identificar.

La confusión a la que puede ser inducido el público consumidor en el mercado puede


darse de dos formas. Así, la confusión directa se presenta cuando dos productos o
servicios, idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo tal
que el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia errónea
que se trata del producto o servicio del competidor. De otro lado, la confusión indirecta,
no está referida a los productos o servicios en sí, sino al origen empresarial de los
mismos, es decir que el consumidor aun diferenciando claramente los productos o
servicios, considera que ambos pertenecen a un mismo titular.

De lo expuesto se concluye que para el análisis del riesgo de confusión se deberá tener
en cuenta tanto la semejanza de los signos en sí, como la naturaleza de los productos
o servicios a los que se aplican, debiéndose tener presente que, por lo general, la
confusión entre dos signos será mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión
competitiva entre los productos o servicios a distinguir.

3.2.1. Productos a los que se refieren los signos en conflicto

En cuanto a los productos o servicios, cabe señalar que uno de los principios en los que
se sustenta el derecho marcario es el de especialidad, en virtud del cual se limita con
carácter general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o uso
de un signo idéntico o similar respecto a productos o servicios idénticos o semejantes.

Así, el registro de una marca otorga protección a su titular no sólo respecto a los
productos o servicios para los cuales se concedió el registro, sino que también opera en
relación a productos o servicios que se asemejen al grado de inducir a confusión al
Página 3 de 8

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL


Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú Telf: 224 7800 / Fax: 224 0348
E-mail: [email protected] / Web: www.indecopi.gob.pe
público consumidor, con independencia de si éstos se encuentran comprendidos o no
en una misma clase de la Clasificación Internacional.

Entonces, al evaluar si existe o no vinculación entre los productos o servicios, se debe


atender a criterios tales como la naturaleza, finalidad o carácter complementario de los
productos y/o servicios de que se trate, así como sus canales de comercialización o
distribución; es decir, si son ofrecidos en los mismos establecimientos, el público al que
están dirigidos, entre otros.

Al respecto, cabe precisar que la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de


Niza es irrelevante para efectos de determinar si existe similitud entre los productos o
servicios en cuestión. Así lo entiende el artículo 151 de la Decisión 486 en su segundo
párrafo, al establecer expresamente que “(…) Las clases de la Clasificación
Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud
de los productos o servicios indicados expresamente”, por lo que puede suceder que
productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Clasificación
Internacional no sean semejantes y, a su vez, que productos o servicios de clases
diferentes sean similares.

En consecuencia, para determinar el alcance del principio de especialidad, se deberá


analizar si los productos o servicios a los que están referidos los signos son similares
según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización, complementariedad,
utilización conjunta o público consumidor al que van dirigidos.

En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir prendas de vestir, calzado,


artículos de sombrerería, de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

Por su parte la marca registrada distingue tejidos y productos textiles no comprendidos


en otras clases; ropa de cama y de mesa, de la clase 24 de la Clasificación Internacional.

Al respecto, se advierte que las prendas de vestir que pretende distinguir el signo
solicitado se encuentran vinculados con los tejidos y productos textiles no comprendidos
en otras clases que distingue la marca registrada. En efecto, es usual observar en el
mercado de prendas de vestir que además de la marca de quien los elaboró se aprecia
también la marca de la tela con que se confeccionaron tales prendas; además es usual
que en los locales donde se comercializan prendas de vestir se encuentren expuestas
y/o en venta conjuntamente tejidos, por lo que tales productos comparten los mismos
canales de distribución y comercialización, estando dirigidos al mismo público
consumidor.

Asimismo las prendas de vestir que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran
vinculados con la ropa de cama y de mesa que distinguen las marcas registradas, dado
que es frecuente encontrar empresas que se dedican a la confección y/o
comercialización de ropa de cama que han extendido sus actividades a la confección
y/o comercialización de prendas de vestir, tales como: Matel, Inc, (Barbie), Disney
Enterprises, Inc (Disney), Comercial Eccsa S.A. (Marquis), Saga Falabella S.A.
(Basement) e Industria de Diseño Textil S.A. (Zara), entre otros.

Página 4 de 8

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL


Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú Telf: 224 7800 / Fax: 224 0348
E-mail: [email protected] / Web: www.indecopi.gob.pe
En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se genere
riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los signos son o no
semejantes al grado de inducir a confusión al público consumidor.

3.2.2. Examen comparativo

El artículo 45 del Decreto Legislativo N° 1075, señala que “a efectos de establecer si


dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la
Dirección competente tendrá en cuenta principalmente los siguientes criterios:

a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto y con


mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;
b) El grado de percepción del consumidor medio;
c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o
prestación, respectivamente;
d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el
mercado; y,
e) Si el signo es parte de una familia de marcas”.

El artículo 46 del Decreto Legislativo N° 1075 establece que “tratándose de signos


denominativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto
Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) La semejanza gráfico-fonética;
b) La semejanza conceptual; y,
c) Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre
la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva”.

El artículo 47 del Decreto Legislativo Nº 1075 dispone que “tratándose de signos


figurativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto
Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida.
b) Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto”.

El artículo 48 del Decreto Legislativo N° 1075, señala que “tratándose de signos mixtos,
formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los criterios
señalados en los artículos 45, 46 y 47 del presente Decreto Legislativo, se tendrá en
cuenta lo siguiente:

a) La denominación que acompaña al elemento figurativo;


b) La semejanza conceptual; y,
c) La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico,
con el objeto de identificar la dimensión característica del signo”.

Asimismo, para determinar si dos signos son confundibles, debe partirse de la impresión
de conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor, ya que por
lo general, éste no podrá comparar ambos signos a la vez, sino más bien el signo que

Página 5 de 8

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL


Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú Telf: 224 7800 / Fax: 224 0348
E-mail: [email protected] / Web: www.indecopi.gob.pe
tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo que
guarde del signo anteriormente percibido.

Es por ello, que al comparar dos signos deben considerarse principalmente aquellas
características que puedan ser recordadas por el público consumidor, debiendo tener
presente además, que por lo general el recuerdo y capacidad de diferenciación de los
consumidores dependerán de los productos o servicios a distinguir y de la atención que
usualmente presten para su adquisición o contratación.

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado ARENA KEY FLORIDA y


logotipo y la marca registrada FLORIDA (certificado N° 88215), se advierte que los
signos resultan semejantes.

Signo solicitado Marca registrada

FLORIDA

En efecto, la semejanza entre las denominaciones ARENA KEY FLORIDA / FLORIDA,


que conforman a los signos en conflicto, radica en que presentan la denominación
FLORIDA la cual no se encuentra registrada a favor de otras marcas registradas, y si
bien el signo solicitado se encuentra conformado por la frase ARENA KEY, dicha
diferencia no desvirtúa la semejanza antes establecida; todo lo cual determina que
dichos signos susciten una pronunciación de conjunto semejante.

Cabe indicar que, si bien el signo solicitado se encuentra conformado por una grafía
particular, elementos figurativos y cromáticos adicionales, ello no desvirtúa la semejanza
antes señalada, debido a que los signos en cuestión podrían ser considerados como
provenientes de un mismo origen empresarial o que uno constituye un signo derivado
del otro.

3.2.3. Conclusión

En virtud de lo expuesto, dada la semejanza entre el signo solicitado y la marca


registrada, además del hecho que se encuentran referidos a algunos de los mismos
productos y otros vinculados, esta Comisión determina que la concesión del registro
solicitado produciría confusión en el público consumidor, por lo que corresponde
declarar fundada la oposición formulada.

3.3. Aplicación de jurisprudencia invocada

- De la Comisión de Signos Distintivos y de la Sala de Propiedad Intelectual del


INDECOPI

Página 6 de 8

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL


Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú Telf: 224 7800 / Fax: 224 0348
E-mail: [email protected] / Web: www.indecopi.gob.pe
En el presente caso, la opositora invocó la aplicación de criterios contenidos en
resoluciones de la Comisión de Signos Distintivos y de la Sala de Propiedad Intelectual
del INDECOPI.

Al respecto, cabe señalar que, de conformidad con el artículo 43 del Decreto Legislativo
Nº 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI: “Las resoluciones
de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la
Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y
con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia
obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente
motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa
de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. (...)”.

Aplicando la norma citada al presente caso, se concluye que si bien la jurisprudencia


invocada, representa una línea de criterio o tendencia resolutiva de la Sala
Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI, se debe tener en consideración
que las conclusiones a que se arriben en cada caso dependerán del examen del
correspondiente expediente.

En tal sentido, se debe señalar que la Autoridad Administrativa tiene la obligación de


evaluar íntegramente cada nueva solicitud, verificando si el signo objeto de la misma
cumple con los requisitos para acceder al registro o no y, si se encuentra incurso en
alguna prohibición normativa.

- Del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Asimismo, la opositora invocó la aplicación de los criterios contenidos en algunas


sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Sobre el particular cabe indicar que la presente resolución no contradice los criterios
adoptados por el mencionado Tribunal, puesto que son criterios que han sido
observados en el análisis llevado a cabo en este procedimiento. Sin perjuicio de lo
anterior, cabe precisar que las interpretaciones prejudiciales realizadas por el referido
Tribunal, sólo resultan vinculantes para la autoridad competente al momento de resolver
el caso respecto del cual se formuló la solicitud de interpretación prejudicial, más no en
todos los casos sometidos a su competencia.

3.4. Examen de registrabilidad

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se ha determinado que tiene


aptitud distintiva y es susceptible de representación gráfica, conforme lo requiere el
artículo 134 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, y se
encuentra fuera de las prohibiciones de registro establecidas en el artículo 135 de la
Decisión 486, sin embargo, incurre en la prohibición de registro establecida en el artículo
136 inciso a), por lo que no corresponde acceder a su registro.

Consideración final:

Página 7 de 8

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL


Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú Telf: 224 7800 / Fax: 224 0348
E-mail: [email protected] / Web: www.indecopi.gob.pe
Se han tenido a la vista las marcas registradas ARENA (certificado N° 16837) y MAR &
ARENA y logotipo (certificado N° 327874) con las cuales esta Comisión considera que
el signo solicitado no es susceptible de generar riesgo de confusión, dado que presentan
diferencias gráficas y fonéticas que permiten diferenciarlos entre sí.

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes


mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40, 41 y 42
de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada
por Decreto Legislativo Nº 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo
Nº 1075; así como por los artículos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organización y
Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual (INDECOPI).

4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN

Declarar FUNDADA la oposición formulada por NEGOCIACION CARMEN S.A., de


Perú, y, consecuencia, DENEGAR el registro de marca de producto solicitado por
OCTOGONAL S.A.C., de Perú.

Con la intervención de los Miembros de la Comisión de Signos Distintivos: Sergio


Jean Piere Chuez Salazar, Sandra Patricia Li Carmelino, Gisella Carla Ojeda
Brignole y Efraín Samuel Pacheco Guillén.

Regístrese y comuníquese

Firmado digitalmente

Sergio Jean Piere Chuez Salazar


Presidente de la Comisión de Signos Distintivos

Página 8 de 8

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL


Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú Telf: 224 7800 / Fax: 224 0348
E-mail: [email protected] / Web: www.indecopi.gob.pe

También podría gustarte