OMPIIPI/JU/MAN/OO/4

s
ORIGINAL: Espafiol
FECHA: 8 de noviembre de 2000

A
REGISTRO DE LA PROPIEDAD lNTELECTUAL
MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO
ORGANIZACION MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

SEMINARIO NACIONAL DE LA OMPI PARA JUECES SOBRE LOS

ASPECTOS LEGALES RELATIVOS A LA OBSERVANCIA DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL
organizado por
la Organizaci6n Mundial de la Propiedad Intelectual (OM PI)
y
el Registro de la Propiedad Intelectual (RPI),
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)
de la Republica de Nicaragua

Managua, 13 y 14 de noviembre de 2000

INTRODUCCION A LAPROPIEDAD INDUSTRIAL

Documento preparado par Ricardo Metke, Abogado, Suarez y Metke, Bogota, D. C.

n:\orglac\shared\reuniones\2000\nicaragua\ompipijumanOO4.doc
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fNDICE

I. CONCEPTO Y UBICACION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

II. DIVISION DE LOS DERECHOS INTELECTUALES

III. TIPIFICACION DE LOS BIENES QUE COMPRENDE LA PROPIEDAD

INDUSTRIAL

IV. LA ADQUISICION ORIGINARIA DEL DERECHO

A. La concesi6n de patentes

B. La concesi6n de marcas

a. Sistema declarativo
b. Sistema atributivo

V. TERRITORIALIDAD DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI.. REGIMEN DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS

VII. REGIMEN DE LAS NUEVAS CREACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS

CUADRO COMPARATIVO DE NUEVAS CREACIONES

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I. CONCEPTO Y UBICACION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

1. La propiedad industrial es una rama del derecho comercial que estudia el regimen de las
invenciones industriales y de los signos distintivos como bienes mercantiles del empresario.
Hace parte igualmente de la disciplina de la competencia, en cuanto los derechos de propiedad
industrial constituyen posiciones privilegiadas que permiten excluir legitimamente a terceros de
ciertos sectores de la actividad economica, particularmente en los casos de las patentes de
invencion y de las nuevas creaciones en general' .

2. La propiedad industrial pertenece a una categoria de derechos subjetivos mas amplia, que la
doctrina denomina derechos intelectuales, cuya caracteristica primordial radica en que su objeto
esta constituido por bienes inmateriales. Se entiende por tales 10 que no tienen una existencia
sensible", sino que consisten en un concepto ideal y son fruto de una creacion intelectual
(excepcion hecha de los signos distintivos, en donde la creacion intelectual, en opinion de
algunos autores es minimal Son ejemplo de este tipo de bienes inmateriales las obras literarias,
las obras artisticas, las invenciones industriales, los disefios y los signos distintivos.

3. Para entender adecuadamente la nocion de bien inmaterial, debe distinguirse la creaci6n

misma (corpus mysticum), del vehiculo en que se materializa (corpus mechanicum). Es diferente
la obra literaria del ejemplar en que se imprime; el invento de la maquina en que se realiza; la
marca del producto en que se estampa. La maquina puede ser vendida 0 inclusive destruida y el
invento del cual se origina permanece inalterado.

4. El derecho sobre estas creaciones intelectuales tiene caracteristicas especiales, como son su
temporalidad, su forma originaria de adquisicion (la creacion intelectual, que a su vez origina un
derecho moral del autor sobre su obra 0 del inventor sobre su invencion), ademas de aquellas que
se derivan de la propia inmaterialidad del bien sobre el cual recae (la posibilidad de ser

I Ascarellli afirrna que los signos distintivos constituyen un instrumento para el desarrollo de la
concurrencia, mientras que las exclusivas sobre inventos, modelos y obras del ingenio, constituyen
en cambio un limite a la concurrencia. Tullio Ascarelli, Teoria de la Concurrenciay de los Bienes
Inmateriales, Bosch, Casa Editorial, Urgel, 51 bis, Barcelona, 1970, pag. 324.

2 Gomez Segade afirma que los bienes inmateriales en sentido tecnico-juridico no pueden definirse desde
un punto de vista puramente negativo como aquellos que no son perceptibles por los sentidos, pues
existen realidades en el mundo fisico que no son perceptibles por los sentidos, y propone la
siguiente definicion: "Creaciones de la mente humana que, mediante los medios adecuados, se
hacen perceptibles y utilizables en las relaciones sociales y que por su especial importancia
econ6mica son objeto de una tutela juridica especial". Jose Antonio Gomez Segade, El Secreto
Industrial, Concepto y Proteccion, Editorial Tecnos, Madrid, 1974, pags, 73 y 74.

J "Tambien e1 signa distintivo constituye una creacion intelectual que implica -si bien, precisamente a
efectos distintos- una aportacion creadora, a veces nada irrelevante, a veces (y piensese en el
nombre comercial), en cambio, minima, pero de todos modos capaz de proporcionar al signa la
necesaria eficacia distintiva". Tullio Ascarelli, ob. cit, pag. 325.
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reproducido ilimitadamente 0 ser usado simultaneamente por dos 0 mas personas). Ello ha dado
lugar a que la doctrina trate de explicar su naturaleza juridica, acudiendo a diversas teorias, entre
las euales vale la pena citar la del derecho de monopolio, la de la propiedad cornun, la de los
derechos intelectuales, la de los bienes inmateriales, la de los derechos de la personalidad, la de
los derechos de clientela, la de la propiedad incorporal. El alcance de esta conferencia no nos
permite analizar dichas teorias. Simplemente nos acogemos a la conclusion de De Sola
Cafiizares 4 euando afirma: "En realidad todas estas teorias tienen algo de cierto y algunas de
ellas se corfunden con las otras 0 por 10 menos son compatibles, pues se reducen a un enfoque
distinto del problema" Mas adelante agrega: "Ahora bien, cual es la naturaleza juridica de
estos derechos? prescindiendo de las teorias personalistas que chocan con concepciones y
categorias demasiado arraigadas en el estado actual del derecho, parece que no hay duda de
que se trata de derechos que no estaban previstos en las clasijicaciones tradicionales. Son
derechos sobre bienes inmateriales. Tienen caracteristicas del derecho de propiedad, producen
los efectos de atribuir un monopolio temporal y tienden ala obtencion de una clientela. De
modo que participan a la vez de las caracteristicas de diversas de las teorias mencionadas ''.

5. "Pueden calijicarse de 'derechos de propiedad' a condicion de admitir una evolucion en la

concepcion antigua y estrecha del derecho de propiedad. Puede decirse que son derechos de
monopolio en el sentido de que al beneficiario se Ie atribuye un monopolio temporal, pero
protegido por la ley. Y pueden calificarse de derechos de clientela porque es cierto que en el
marco de la concurrencia economica quienes se abrigan en la proteccion legal de tales derechos
10 que desean es un medio eficaz y legal para asegurarse mas facilmente de una clientela",

6. La doctrina mas generalizada se inclina por considerar que se trata de verdaderos derechos
de propiedad, si bien de naturaleza sui generis, precisamente por las especiales caracteristicas de
los bienes sobre los cuales recaen, circunstancia que la diferencia de la propiedad ordinaria 0
comun,

7. En el sentido tradicional romano se considera que la propiedad se refiere exclusivamente a

bienes corporales. Se ha acudido entonces a la nocion de la propiedad incorporal, considerada
como una forma modema de la apropiacion de bienes, y se ha admitido que la nocion modema
del derecho de propiedad es suficientemente comprensiva para abarcar nuevas formas (Joserrand)
y que los derechos patrimoniales de los autores y los inventores entran en la figura general del
derecho de propiedad.

4 Felipe De Sola Canizares, DerechoComercial Comparado, Montaner y Simon, S.A., Barcelona 1962,
Torno II, pag, 259 y ss.
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II. DIVISION DE LOS DERECHOS INTELECTUALES

8. Los derechos intelectuales se dividen en dos sectores 0 disciplinas. Los derechos de autor 0
propiedad intelectual y la propiedad industrial. Por las caracteristicas que hemos anotado, es
indudable que ambos sectores presentan rasgos comunes, circunstancia que en opinion de varios
autores aconseja emprender su estudio de manera unitaria. Pero tambien es cierto que presentan
importantes diferencias. En efecto, en la propiedad intelectual se refleja en cierto grado la
personalidad del autor y por ella su titular goza de derechos morales y patrimoniales; tiene por
objeto basicamentc el goce intelectual 0 el placer estetico; los derechos sobre la misma nacen por
el hecho de la creacion intelectual; su valor esta dado por la originalidad de la forma de
expresion, Al compararse frente a la propiedad industrial, y en particular frente a las invenciones
industriales, se observa que estas por el contrario tienen un objeto util, en la medida que puede
ser aprovechado economicamente, Su valor esta dado por la novedad en cuanto constituyen
aportes al progreso tecnico; como veremos mas adelante solo son protegibles aquellas que
presenten una innovacion tecnica, que impliquen un salta en el progreso tecnico. La adquisicion
del derecho sobre las mismas, implica cumplir ciertos requisitos y formalidades y un acto
concesional del Estado. Tal vez 10 mas importante para resaltar, es que por su incidencia en el
desarrollo tecnico y economico, tiene un interes social que determina una reglamentaci6n mas
exigente y si se quiere ciertas cargas a su titular, que impiden un ejercicio abusivo del derecho en
detrimento de la colectividad.

9. Podemos resumir las diferencias en el siguiente cuadro:

PROPIEDAD INTELECTUAL PROPIEDAD INDUSTRIAL

I. Objeto. Obras literarias, cientificas y Invenciones industriales; creaciones

artisticas. formales y con aplicaci6n industrial;
siznos distintivos.

2. Finalidad. Goce intelectual 0 placer Fin utilitario; aprovechamiento

estetico, economico.

3. Aspecto que Refleja de una manera mas Prima su aprovechamiento economico,

pnma. importante la personalidad del
autor (Derechos morales y
patrimoniales).

4. Requisito Su valor radica en la Su valor radica en la novedad en la

esencial. originalidad. medida que debe constituir un avance
frente al estado de la tecnica.

5. Fuente del EI derecho nace de la simple Supone el cumplimiento de requisitos

derecho. creaci6n intelectual, una vez se legales y un pronunciamiento de la
materializa. autoridad competente.
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6.Interes. Representa un interes mas de Tiene un interes social, por su incidencia

caracter particular. en el progreso tecnico y econornico y en
la competencia. De alii que exista una
reglamentacion mas exigente, se
establezcan cargas al titular; tenga un
termino de duracion mas corto, al cabo
del cual pasa al dominio publico.

7. Tipicidad. EI concepto de tipicidad es mas EI concepto de tipicidad es mas

amplio (obra literaria, cientifica especifico.
o artistica).

III. TIPIFICACION DE LOS BrENES QUE COMPRENDE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

10. La propiedad industrial comprende dos tipos de bienes: las nuevas creaciones y los signos
distintivos.

II. Las nuevas creaciones consisten en invenciones 0 creaciones formales con aplicacion
industrial y los signos distintivos en medios identificadores que utiliza el empresario para
distinguirse a si mismo en el comercio, 0 para distinguir sus establecimientos, 0 los productos que
fabrica 0 comercializa, 0 los servicios que presta.

12. Debe advertirse que por las especiales caracteristicas que tienen estos bienes, se encuentran
expresamente tipificados en la ley, requisito que resulta inexcusable para brindarles proteccion.
Dicho de otra forma, para que tales bienes sean susceptibles de apropiacion deben estar
expresamente contemplados en la norma. Por ello se habla de un sistema de Iista cerrada
(numerus clausus). Lista naturalmente que tiende a ampliarse con el progreso de la tecnica, Pero
la tipicidad de que venimos hablando, tambien tiene otra manifestacion. La referente a los
requisitos y formalidades que consagra la norma para que el derecho sobre estos bienes pueda
constituirse validamente, Antes de que el derecho nazca a la vida juridica, la norma ya regula los
requisitos que debe reunir el bien y las formalidades que debe cumplir el peticionario para que se
Ie atribuya tal derecho.

IV. LA ADQUISICION ORIGINARIA DEL DERECHO

13. La propiedad industrial se fundamenta en la creacion intelectual. Hemos dicho sin embargo
que para que el bien nazca a la vidajuridica y sea objeto de apropiacion, es necesario que cumpla
con los requisitos previstos en la ley. Por 10 general, el poder publico, previa la verificacion del
cumplimiento de dichos requisitos, atribuye la propiedad sobre el bien en cuestion. En otros
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casos, el pronunciamiento del Estado constituye tan solo una presuncion de la propiedad, que se
ha originado en virtud del cumplimiento de supuesto de hecho previsto par la norma.

A. La concesion de patentes

14. En el caso de las invenciones, el documento 0 titulo de patente es concedido por el Estado,
en virtud de una peticion que le formula el inventor, quien por el hecho de haber creado la
invencion tiene un derecho publico subjetivo para solicitar que el Estado Ie conceda la patente,
siempre y cuando su solicitud, como la invencion misma, cumplan los requisitos exigidos en las
leyes.

B. La concesion de marcas

15. En el caso de las marcas puede hablarse de dos modos 0 sistemas para adquirir el derecho:
(i) un sistema basado en la prioridad de uso y (ii) un sistema basado en la prioridad de registro.
EI primero, 0 sea el sistema baso en la prioridad de uso, tambien se conoce como sistema
declarativo. EI segundo, basado en la prioridad de registro, se conoce tambien como sistema
atributivo.

a. Sistema declarativo

16. EI derecho sobre la marca 10 adquiere quien primero haga uso del signa para distinguir sus
productos. En este sistema el deposito 0 registro solo constituye una presuncion de propiedad del
titular del registro y tiene un efecto declarativo. En algunas legislaciones, sin embargo, el
deposito es necesario para ejercer algunas de las acciones consagradas en la ley en favor del
titular dela marca.

17. En este sistema, el organismo encargado del registro se limita a inscribir directamente la
marca sin comprobar su validez, dejando a los jueces la mision de pronunciarse sobre el punto en
su oportunidad.

b. Sistema atributivo

18. Segun este sistema, solo quien inscribe la marca tiene derecho sobre ella. EI registro tiene,
pues, un efecto atributivo de la propiedad.

19. En este sistema, el organismo encargado del registro, investiga por su propia cuenta, antes
de efectuar el mismo, si la marca reune los requisitos de validez que imponen las leyes.
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V. TERRITORIALIDAD DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

20. Hemos dicho que los derechos de propiedad industrial nacen a la vidajuridica, por regia
general, mediante un acto concesional de la autoridad administrativa competente en el pais de que
se trate. Al constituirse tal derecho, la ley Ie brinda proteccion a su titular y 10 faculta ademas
para ejercer las potestades propias de ese derecho. La proteccion juridica y el ejercicio del
derecho se encuentran limitados al territorio del pais en que se otorga la concesion. Sus efectos
no pueden proyectarse mas alla de las fronteras del respective Estado, entre otras razones, por
cuanto el acto administrativo de concesion del derecho, por haber sido expedido por una
autoridad nacional, esta restringido al territorio en que es competente dicha autoridad. Se dice
entonces que los derechos de propiedad industrial se rigen por el principio de la territorialidad.

VI. REGIMEN DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS

21. Cada uno de los signos distintivos tiene un regimen juridico propio. Las limitaciones
de tiempo no nos perrniten estudiar e1 tema en detalle, pero vale la pena sefialar cuales son
sus caracteristicas principales, para 10cual nos apoyaremos en el cuadro comparativo adjunto,
no sin antes advertir que dichas caracteristicas pueden variar segun la legislacion del pais de
que se trate.

VII. REGIMEN DE LAS NUEVAS CREACIONES

22. Como en el caso anterior, nos limitaremos a senalar las caracteristicas principales del
regimen juridico de cada una de las nuevas creaciones con base en el cuadro comparativo
adjunto, con las mismas advertencias que en el caso anterior.

[Sigue Cuadro Comparativo]

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CUADRO COMPARATIVO DE SIGNOS DISTINTIVOS

MARCAS LEMAS MARCAS NOMBRES ENSENAS DENOMINACIONES DE

COMERCIALES COLECTIVAS COMERCIALES ORIGEN

Tipo de signos Nominative Palabra, frase 0 leyenda Nominativo Denominacion Nominativo lndicacion geografica
Figurativo Figurativo Figurativo
Mixto Mixto Mixto
Plastico Plastico Plasrico
Sonora Sonora

Objeto que distinguen Productos 0 Productos 0 servicios Productos y servicios y Empresario Local del estableci- Producto originario del Jugar.
servicios. eI origen 0 miento de comercio.
caracteristica comun
de los mismos
(Diferente al origen
empresarial},

Requisitos para su Distintivo Distintivo Igual que en marcas Distintivo Distintivo Conexi6n entre el producto y e I
proteecten Perceptible Original. No contener Licito y veraz Ltcito y veraz lugar.
Susceptible de alusiones a productos 0 No generico 0 comun.
representaci6n marcas de la UCilO y veraz.
grafica. competencia 0 que pueda
Llcito y veraz. perjudicarlo.
Llcito y veraz

Titulares Persona natural 0 Persona natural 0 Asociaciones. Persona natural 0 Persona natural 0 Fisonornia colectiva.
juridica. juridica. Organizaciones 0 juridica. juridica.
grupos de personas
legalmente estable-
cidas.
Fisonomla colectiva.

Fuente del derecho Registro Registro Registro Primer uso (Deposito) Primer usa (Deposito) Declaracion.
Autorizaci6n.
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Cesion del derecho Sin limitaciones Accesorio a una marca Con autorizacion Con el estable-cimienro Con el establecimiento 0 No precede.
esociacion y consenti- o la parte que se 1a parte que se transfiere.
miento de la Ofieina transfiere. Puede reservarse.
Nacional Competente. Puede reservarse.
Usa reservado a los
integrantes.
No es objeto de
licencia a terceros.

Duraclen del derecho J0 enos renova- Condicionado a la Rernite a mareas. Indefinido - cambia de Indefinido - cambia de Micntras subsistan las
bles por periodos vigenciade la marca nombre, retiro del nombre 0 retiro del condiciones que Ie dieron origen.
iguales y suce- principal. comercio del titular, comercio del titular,
sivos. terminaci6n de la terminacion de la
explotaei6n del ramo explotacion del ramo de
de negoeios. negocios.

Requisitos adicionales Reglamento Reglamento

lntegrantes - Area geografica

Control de Cali dad - Descripcion del produeto
Condiciones y forma - Otras informaciones
de usa.
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CUADRO COMPARATIVO DE NUEVAS CREACIONES

PATENTESDEINVENCION MODELOS DE UTiLIDAD D1SENOS INDUSTRIALES

Objeto de proteccfon Invencion de producto 0 de procedimiento. Forma de un objeto (Hacia adentro 0 hacia Dibujo (Bidimensional) 0 forma
afuera). extern a (Tridimensional).

Requisitos de prctecclon Novedad. Novedad. Novedad.

Nivel inventive. Funcionalidad 0 efecto tecnico. Ornamentalidad.
Aplicaci6n. Licitud. Licitud.
Industrial.
Licitud.

Prohibiciones especiales Especies y razas animales y procedi- . Objetos de caractcr puramente estetico. Funcionalidad (que cambie el
mientos esencialmente biologicos para su destino 0 finalidad del producto).
obtenci6n.

. Materias que componen el cuerpo humane

y sabre la identidadgenetica del mismo.

Productos farmaceuticos csenciales (Lista

OMS).

Fuente del derecho Concesion de la patente. Concesion de la patente. Registro,

Duracten del derecho 20 enos contados desde 1. fecha de 10 afios contados desde I. fecha de 10 anos contados desde la fecha de
presentacion de la solicitud. presentaci6n de la solicitud. presentaci6n de la sclicitud.

[Fin del documento]