Globalizacion y Propiedad Intelectual BERCOVITZ

EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO PERÚ – ESTADOS UNIDOS: UNA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL
CONSTITUCIONAL
Globalización y Propiedad Intelectual1

ALBERTO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO
Sumario: I. Significado de la expresión «Propiedad Intelectual». II. La regulación internacional de

la «propiedad intelectual» hasta los años 90 del Siglo XX. III. Globalización de los mer-
cados y dificultades resultantes de la regulación internacional de los derechos de propie-
dad intelectual. IV. El Acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados
con el comercio (ADPIC). V. Inadaptación del ADPIC a la realidad. VI. El Tratado de
Cooperación en materia de patentes (PCT) y la Propuesta de Reglamento de la patente
comunitaria. VII. El papel de los organismos internacionales. VIII. Libre circulación de
mercancías: agotamiento y problemas lingüísticos. 8.1 Agotamiento de los derechos de pro-
piedad intelectual. 8.2 Algunos problemas lingüísticos. IX. Los problemas planteados por
Internet. X. Nuevas reivindicaciones de los países en desarrollo. 10.1 La obtención de los
recursos genéticos. 10.2 Conocimientos tradicionales. 10.3 Denominaciones tradicionales.
10.4 Expresiones culturales. XI Conclusión.
I. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN «PROPIEDAD INTELECTUAL»

Para comprender la problemática a la que pretendo referirme, es indispensable ofre-
cer unas nociones introductorias que parecerán excesivamente elementales para quienes
ya conozcan estas materias.
En primer lugar, hay que aclarar la propia noción de «propiedad intelectual».
En la legislación interna española la Ley de Propiedad Intelectual (texto refundido
de 12 de abril de 1996) regula el derecho de autor y los llamados derechos conexos (de-
rechos de los artistas-intérpretes sobre la ejecución o representación de las obras; derechos
de los productores de fonogramas y de obras audiovisuales).
Pero en el ámbito internacional, en Tratados vigentes en España, la «propiedad in-
telectual» comprende no sólo el derecho de autor y derechos conexos, sino también los
1. La primera versión de este trabajo fue elaborada para su presentación en el Acto de Homenaje a
la Profesora Gloria Begué, que tuvo lugar en la Universidad de Salamanca el día 28 de mayo del
año 2004. Sobre la base de aquella versión se elaboró el presente texto que sirvió como lección
inaugural del curso 2004/2005 en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, España.
Anuario Andino de Derechos Intelectuales. − 29 −
Año II - Nº 2. Lima, 2005
ANUARIO ANDINO DE DERECHOS INTELECTUALES
MARCO JURIDICO GENERAL
derechos de propiedad industrial, entre los que cabe citar a título principal las patentes,
las marcas y el diseño industrial2.
En la normativa de la Unión Europea también se utiliza la expresión «propiedad
intelectual» en el mismo sentido que en los Tratados internacionales, esto es comprendien-
do en ella tanto el derecho de autor y derechos conexos como la propiedad industrial3.
Pues bien, cuando me refiero a «Globalización y propiedad intelectual» utilizo esta
última expresión en su sentido más amplio, en el sentido que se le da en el ámbito inter-
nacional y comunitario europeo.
Tanto el derecho de autor como los derechos de propiedad industrial tienen en co-
mún que otorgan derechos de explotación exclusiva sobre bienes inmateriales, pero hay
importantes diferencias entre ellos.
El derecho de autor protege las creaciones literarias y artísticas, atribuyendo al au-
tor el derecho de explotación exclusiva por el simple hecho de la creación, esto es, sin
necesidad de registro (Convenio de Berna, art. 5.2. y Ley de Propiedad Intelectual, art. 1).
Y como parte del derecho de autor se reconoce a éste el importante derecho moral
(Convenio de Berna, art. 6bis y Ley de Propiedad Intelectual, art. 14).
Por el contrario, los derechos de propiedad industrial atribuyen el derecho de exclu-
siva como consecuencia del registro del derecho de que se trate ante la autoridad adminis-
trativa correspondiente, que en España es la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).
Las distintas modalidades de propiedad industrial sirven para proteger distintas
clases de bienes inmateriales. Las patentes otorgan un derecho exclusivo para la explo-
tación de invenciones industriales que sean nuevas y tengan actividad inventiva. Las
marcas otorgan un derecho exclusivo sobre los signos que sirven para identificar y dis-
tinguir los productos y servicios en el mercado, de forma que no puedan confundirse con
los productos o servicios de los competidores. Y el diseño industrial protege la forma o
apariencia externa de los productos, cuando esa forma no cumple una función técnica.
II. LA REGULACIÓN INTERNACIONAL DE LA «PROPIEDAD INTELECTUAL»

HASTA LOS AÑOS 90 DEL SIGLO XX
Partiendo de estas nociones elementales y previas, para la comprensión del proble-
ma que plantea la globalización es preciso hacer referencia a la situación a nivel interna-
cional de la propiedad intelectual en sentido amplio hasta los años 90 del siglo pasado.
Hasta entonces los dos Tratados internacionales básicos, que todavía siguen en vigor,
eran respectivamente el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artís-
2. Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), hecho en

Estocolmo el 14 de mayo de 1967 (art. 2viii) y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (Anexo 1C del Acuerdo por el que se establece
la Organización Mundial del Comercio, hecho en Marrakech el 15 de abril de 1994), artículo 1.2.
3. Vid., por ejemplo, la reciente Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (art. 1), o el
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GLOBALIZACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL
ticas, de 9 de septiembre de 1886, revisado en Paris el 24 de julio de 1971, y el Convenio

de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial, de 20 de marzo de 1883,
revisado en Estocolmo el 14 de junio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979.
Estos Convenios, que en su versión original datan de los años 80 del siglo XIX,
establecen muy pocas normas sustantivas sobre la protección que deben ofrecer los Esta-
dos miembros en sus respectivas legislaciones nacionales e imponen como principio
fundamental el del «trato nacional» a favor de los súbditos de los otros países firmantes
(art. 2 del Convenio de París y art. 5.1 del Convenio de Berna).
Así pues, según esos Convenios correspondía a cada Estado miembro otorgar y re-
gular el derecho exclusivo que debía regir en el mercado de su territorio nacional. En cada
país la regulación del derecho exclusivo era la establecida en la Ley nacional, que sólo
tenía que respetar algunas normas, muy pocas y muy asistemáticas, impuestas por los
Convenios. Es decir, que los distintos Estados tenían una gran libertad a la hora de legis-
lar sobre estas materias. Podían, por ejemplo, prohibir las patentes sobre invenciones de
productos químicos o farmacéuticos; o podían disponer que los actos de importación no
formaban parte del derecho exclusivo sobre el bien inmaterial. Por lo tanto la regulación
legal variaba en puntos importantes de país a país, y en un mismo Estado las sucesivas
leyes tenían siempre contenidos distintos.
Como es obvio, esta gran libertad otorgada por los Convenios era aprovechada por
los distintos países para adecuar en cada caso su legislación a las conveniencias de su in-
dustria y de su desarrollo tecnológico y económico. Así, por ejemplo, en Alemania se pro-
hibieron las patentes para invenciones de sustancias químicas y farmacéuticas hasta el año
19684.
Además, hay que tener en cuenta que, si bien no hace falta registro para la protección
del derecho de autor, ese registro si que era y sigue siendo requisito para la protección de
los derechos de propiedad industrial en cada Estado. Esto significa que para proteger una
invención o una marca en un país determinado hace falta solicitar su registro en el país
correspondiente. Si no se obtiene el registro en ese país, no existirá un derecho exclusivo
para el bien inmaterial de que se trate.
Hay que señalar además que los Convenios no establecían ningún sistema de con-
trol o de sanciones que pudieran imponerse a los Estados miembros por incumplir las
normas de los propios Convenios.
Esta es, a grandes rasgos, la situación de partida que hay que tener en cuenta para
comprender la problemática planteada por la globalización de los mercados.
Reglamento (CE) nº 772/2004 de la Comisión, de 27 de abril de 2004, relativo a la aplicación del

apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de
tecnología (art. 1g).
4. La Ley de Patentes, en su redacción de 9 de mayo de 1961, establecía esa prohibición de paten-
tar, que provenía de leyes anteriores, en el parágrafo 1, apartado 2. Ese apartado con la prohibi-
ción que establecía fue derogado por la Ley de Patentes en su redacción de 2 de enero de 1968.
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III. GLOBALIZACIÓN DE LOS MERCADOS Y DIFICULTADES RESULTANTES DE

LA REGULACIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD IN-
TELECTUAL.
Por su parte, la globalización de los mercados hace referencia a la interdependencia
e integración cada vez mayor de los mercados nacionales.
Puede decirse que se trata de un proceso que partiendo de los mercados nacionales
tiene como meta la integración de todos ellos en un único mercado a nivel global, esto
es, a nivel mundial5.
Pero al tratarse de un proceso, su realización se efectúa paulatinamente y a diversos
niveles.
Un primer nivel se traduce en la integración de los mercados nacionales en merca-
dos regionales, como por ejemplo, la Unión Europea.
Dado que los derechos exclusivos de propiedad intelectual tienen que adecuarse a
los mercados en los que han de producir sus efectos, ello hace que se hayan creado dere-
chos de propiedad industrial comunitarios, como las marcas6, modelos y dibujos7 y las ob-
tenciones vegetales comunitarias8, esto es, títulos de derechos exclusivos otorgados por
organismos comunitarios y con eficacia en toda la Unión Europea. Además se impone la
armonización de las legislaciones internas de los Estados miembros para que el régimen
sustantivo de los derechos de propiedad intelectual (derecho de autor9 y propiedad indus-
5. Sobre el significado de la llamada «globalización económica», sus causas y sus riesgos, vid. GARCÍA-
C RUCES G ONZALES , José Antonio, Globalización Económica y Derecho Mercantil, Facultad de
Derecho, Universidad de Zaragoza, 25 de enero de 2002, ps. 8 a 22, y G ROSHEIDE , F. Willem,
«General Introduction» en el obra Intellectual Property Law (Articles on the legal protection of
cultural expressions and indigenous knowledge), ed. GROSHEIDE , F. Willem-BRINKHOF , Jan., Inter-
sentia, Antwerp-Oxford-New York, ps. 1 a 33, en concreto ps. 17/8.
6. Reglamento CE núm. 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comuni-
taria, modificado por el Reglamento (CE) nº 422/2004 del Consejo, de 19 de febrero de 2004.
7. Reglamento CE núm. 6/2002, del consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos
comunitarios.
8. Reglamento (CE) 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comuni-
taria de las obtenciones vegetales, modificado por el Reglamento 2506/95, de 25 de octubre y por
el Reglamento (CE) nº 873/2004, de 29 de abril de 2004.
9. - Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre protección jurídica de los
programas de ordenador.
- Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre los derechos de alquiler y
préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual.
- Directiva 93/83/CEE, de 27 de septiembre de 1993, sobre coordinación de determinadas dispo-
siciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos autor en el ámbito de
la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable.
- Directiva 93/98/CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1993, relativa a la armonización del plazo
de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines.
- Directiva 96/9/CE del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre protección jurídica de bases de datos.
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trial10) coincidan en sus puntos básicos en la regulación establecida en las leyes naciona-
les de los Estados miembros.
Surge además la institución del agotamiento comunitario, en virtud del cual cuan-
do un objeto protegido por un derecho de propiedad intelectual ha sido introducido en
el mercado comunitario por el titular del derecho o con la autorización del mismo, ese bien
puede circular libremente por todo el ámbito de la Comunidad y ser objeto de operacio-
nes comerciales, sin que el titular del derecho exclusivo pueda impedir que el bien de que
se trate circule libremente entre todos los Estados miembros11.
Junto a la creación de mercados regionales, la globalización se refiere también a la
mayor integración y desaparición de barreras comerciales entre los distintos mercados
nacionales y regionales.
Para favorecer la globalización de los mercados hay que evitar en lo posible su com-
partimentación y hay que impulsar la armonización de las reglas sustantivas.
Pues bien, es obvio que la regulación de la propiedad intelectual a nivel interna-
cional, tal como resulta de la aplicación de los Convenios de la Unión de Berna y de la
Unión de París supone un obstáculo para esa globalización, puesto que se trata de una
protección de los bienes inmateriales que es independiente para cada país y está sujeta
a legislaciones diferentes; además en el caso de la propiedad industrial esa protección
depende de que se hayan solicitado y obtenido los registros correspondientes en aque-
llos países o mercados regionales integrados en los que se quiera obtener el derecho
exclusivo.
Así pues, a la globalización de los mercados le planteaba un problema importante esa
situación de los derechos de propiedad intelectual a nivel internacional.
Para superar esas dificultades han surgido dos líneas de actuación fundamentales
en los últimos años: el Acuerdo ADPIC, por un lado y, por otro, los acuerdos y proyec-
tos referentes al registro y efectividad de la protección de los derechos exclusivos en los
distintos países.
- Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa
a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los de-
rechos de autor en la sociedad de la información.
- Directiva 2001/84/CE del Parlamente Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, re-
lativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original.
10. Primera directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproxi-
mación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas: Directiva 98/44/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica
de las invenciones biotecnológicas y Directiva 98/71/CEE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos.
11. Sobre el origen jurisprudencial de la doctrina del agotamiento en la Comunidad Europea, vid.
B ERCOVITZ, Alberto «La Propiedad Industrial e Intelectual en el Derecho comunitario» en la obra
Tratado de Derecho Comunitario Europeo, dirigida por GARCÍA DE ENTERRIA, Eduardo-GONZALEZ CAMPOS,
Julio D.-MUÑOZ M ACHADO , Santiago, Madrid 1986, T. II, ps. 517 a 617, en concreto ps. 543 y ss.
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IV. EL ACUERDO SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELA-

CIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC)
El Acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comer-
cio (Acuerdo ADPIC en las siglas españolas o TRIPS en las siglas inglesas) es el anexo 1C
del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), fir-
mado en Marrakech el 15 de abril de 199412.
La incorporación, por primera vez, de un Acuerdo que regula derechos sustantivos
de propiedad intelectual en el marco de un convenio multilateral de comercio tiene su
explicación en el hecho de que los países más desarrollados venían comprobando que la
falta de protección de los derechos de propiedad intelectual en distintos países afectaba
gravemente a su balanza de pagos13.
En efecto, al no estar protegidos los derechos de propiedad intelectual en un país
determinado, esto significaba que las creaciones intelectuales protegidas en el país de
origen por derechos de propiedad intelectual podían ser, sin embargo, libremente copia-
das en el país en que esa protección intelectual no existía. Si a ello se suma que en esos
países donde la copia era posible, los salarios son normalmente mucho más bajos, la
consecuencia era evidente: los titulares de los derechos de propiedad intelectual en los
países desarrollados no podían competir con los precios ofrecidos por las empresas loca-
les no sólo en el país donde se producían los objetos en cuestión, sino tampoco en los
países donde no había protección de la propiedad intelectual y a los que se podía expor-
tar por tanto libremente14.
La constatación de que esta competencia, basada en la falta de protección de los
derechos de propiedad intelectual en distintos países, especialmente en los países en
desarrollo, afectaba gravemente a las balanzas de pagos de los países más desarrollados
hizo que el tema de la protección de la propiedad intelectual cobrara un interés que nun-
ca había tenido hasta entonces en los ámbitos políticos y en la negociación de los con-
venios internacionales.
12. Sobre la Propiedad Intelectual en el ADPIC vid., en general, C ORREA , Carlos M., Acuerdo TRIPS,
Buenos Aires 1996, 314 ps.; Los derechos de Propiedad Intelectual en la Organización Mundial
del Comercio, 2 tomos, dirigido por Iglesias Prada, Juan Luis, Madrid 1997 y Propiedad Intelec-
tual en el Gatt, Varios Autores, en la colección «Temas de Derecho Industrial y de la Competen-
cia», director Correa, Carlos María, Buenos Aires 1997. En relación con la Propiedad Industrial, vid.
CASADO CERVIÑO , Alberto y CERRO PRADA, Begoña, Gatt y Propiedad Industrial, Madrid 1994, 209 ps.
13. Sobre los antecedentes y razones que dieron lugar al ADPIC, vid. CASADO C ERVIÑO y CERRO P RADA,
ob.cit. ps. 21 a 66, y BERCOVITZ, Alberto, «El Derecho de autor en el Acuerdo TRIPS» en Num Novo
Mundo do Direito de Autor?, II Congresso Ibero-Americano de Direito de Autor e Direitos Co-
nexos, Lisboa 1994, T. II, ps. 877 a 905, en concreto ps. 877 a 885 y en la ob.cit. Propiedad
Intelectual en el GATT, ps. 11 a 22.
14. Vid. datos concretos sobre la incidencia de la copia de creaciones tecnológicas en la balanza de
pagos de Estados Unidos de Norteamérica, en S TRAUS , Joseph, «Bedeutung des TRIPS für das
Patentrecht», en Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler Teil (GRUR Int.)
1996, ps. 179 a 204, en concreto ps. 181/2.
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El Convenio ADPIC vino a hacer frente a ese problema trasladando a un acuerdo mul-
tilateral la práctica que ya habían iniciado los Estados Unidos de Norteamérica en años an-
teriores. Esa práctica consistía en imponer en los acuerdos comerciales bilaterales a la otra parte
contratante la obligación de proteger adecuadamente los derechos de propiedad intelectual
en su propio territorio, como una de las contrapartidas exigidas para beneficiarse de la rela-
ción comercial. Es más, en la propia legislación norteamericana se incluyeron normas que per-
mitían establecer listas negras de países en los que la protección de la propiedad intelectual
se consideraba insuficiente, de manera que la inclusión en tales listas suponía la imposición
de sanciones comerciales en las relaciones bilaterales con el país correspondiente15.
El Convenio ADPIC sigue, pues, aunque trasladándolo al ámbito multilateral, el plan-
teamiento de esa práctica norteamericana consistente en integrar la exigencia de una ade-
cuada protección de los derechos de propiedad intelectual en la regulación del comercio
internacional.
Lo primero que hay que señalar es que esa influencia norteamericana se manifiesta
en el Convenio ADPIC también en el aspecto puramente doctrinal, al utilizarse la expre-
sión «propiedad intelectual» por primera vez en un Convenio internacional que estable-
ce normas sustantivas tanto sobre el derecho de autor sobre la propiedad industrial.
Y lo que importa destacar es la filosofía que subyace al Acuerdo. Esta consiste en
imponer a los países en desarrollo un alto nivel de protección de los derechos de propie-
dad intelectual a cambio de participar en las ventajas comerciales establecidas con carácter
general en el Tratado de la OMC, obteniendo especialmente el compromiso de que los
países más desarrollados suprimieran las subvenciones en el ámbito agrícola y ganadero,
lo cual beneficia evidentemente a los países menos desarrollados16.
En definitiva, por tanto, lo que se hace es imponer una protección fuerte de la pro-
piedad intelectual en todos los Estados miembros a cambio de beneficiarse de mejores
posibilidades de participación en el comercio internacional, con el incremento correspon-
diente de las exportaciones.
Al imponer una regulación sustantiva muy completa de los derechos de la propiedad
intelectual, lo que se pretende con el Convenio ADPIC viene a ser la unificación de los
mercados de los Estados miembros desde la perspectiva de la propiedad intelectual, al
regir en todos ellos una misma regulación en esa materia, regulación que no es totalmen-
te exhaustiva, pero si que comprende las cuestiones más importantes que esa regulación
plantea como son los objetos que pueden protegerse, los requisitos para la protección y
los derechos que se atribuyen al titular.
15. Vid. algunos datos sobre las medidas unilaterales adoptadas por los Estados Unidos de Norteamé-
rica, especialmente frente a Brasil, en DIAS V ARELLA, Marcelo, «L’Organisation mondiale du com-
merce les brevets, les médicaments et le rapport Nord-Sud: un point de vue du Sud», Revue
Internationale de Droit Economique, 2004-1, ps. 79 a 117, en concreto ps. 84 a 88.
16. Sobre este compromiso que está en la Base del ADPIC, vid. STRAUS , ob.cit., ps. 182/3, que repro-
duce un párrafo esclarecedor del autor indio B AROOAH .
− 35 −
Así pues, con el Convenio ADPIC, al que tienen que adherirse todos los Estados que
quieran participar en la Organización Mundial del Comercio se consigue que en todos esos
Estados exista un régimen de protección muy elevado de los derechos de propiedad in-
telectual, fundamentalmente el mismo régimen de protección que ya venía existiendo en
los países desarrollados.
Pero el Convenio ADPIC no sólo exige que los Estados miembros introduzcan en su
legislación las normas de protección de la propiedad intelectual establecidas en el Acuer-
do, sino que además establece los mecanismos de control de que esa protección estable-
cida a nivel legal es después realmente aplicada en la práctica.
Y para asegurar que se cumple con esas obligaciones de protección de la propiedad
intelectual, el propio ADPIC impone un sistema de solución de diferencias (art. 64), para
los supuestos en los que un Estado considere que otro está incumpliendo sus obligacio-
nes de protección de la propiedad intelectual. En tal caso el Estado en cuestión, tras
denunciar el supuesto incumplimiento al Estado supuestamente infractor, puede pedir que
se constituya un panel en el que expertos designados al efecto determinen si efectivamente
la infracción existe. Y si efectivamente la infracción es declarada por el panel, ello tiene
la consecuencia de que el país denunciante de la infracción puede adoptar medidas de
retorsión comercial en perjuicio de las exportaciones del Estado infractor17.
Como puede apreciarse, por lo tanto, la nueva situación creada por el ADPIC varía en
puntos sustanciales de la situación que existía previamente bajo el imperio de los Convenios
de la Unión de París y de la Unión de Berna. En el ADPIC se impone una extensa regulación
sustantiva de las cuestiones esenciales que plantea la protección de la propiedad intelectual,
tanto del derecho de autor como de las distintas modalidades de la propiedad industrial; se
controla la aplicación en la práctica de esa protección y se establece un sistema que permite
sancionar a los Estados que incumplan la aplicación de la protección exigida por el Acuerdo.
El sistema de solución de diferencias ha tenido ya aplicación en el ámbito del Con-
venio ADPIC en diversos paneles, cuya importancia consiste, además, en que vienen a
constituir una jurisprudencia a nivel mundial sobre cuestiones concretas e importantes de
la propiedad intelectual referida a la interpretación de las normas del Convenio ADPIC.
En un caso planteado por la Unión Europea contra la India, el panel correspondien-
te en su informe de 24 de agosto de 1998 condenó a la India por no preservar adecuada-
mente la novedad y prioridad para patentes de producto en relación con las invenciones
farmacéuticas y químicas para la agricultura durante el período transitorio18.
17. Sobre el sistema de solución de diferencias, vid. C ERRO P RADA , Begoña, «Sistema integrado de
solución de diferencias. El entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se
rige la solución de diferencias» en Los derechos de propiedad intelectual en la Organización
Mundial del Comercio, cit., t. II, ps. 83 a 98 y T ROMBETTA, Antonio G. «El mecanismo de solución
de controversias en el sistema multilateral de comercio (GATT/OMC)» en Propiedad Intelectual
en el GATT, cit. ps. 357 a 383, Vid. Un diagrama del sistema de solución de diferencias de la OMC
en C ORREA , Acuerdo TRIPs, cit., ps. 213.
18. WT/DS79/R.
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En otro caso de la Unión Europea contra Canadá sobre protección de patente para
productos farmacéuticos, el panel en su informe de fecha 17 de marzo de 2000 estableció
que no violan los derechos de patente los ensayos realizados antes de que termine el
derecho de exclusiva del titular, con el fin de obtener la autorización sanitaria de los
medicamentos, que permita poner en el mercado inmediatamente después de la extinción
de la patente los medicamentos genéricos realizados conforme a la invención cuya patente
ha caducado. Pero en el panel se declara igualmente que si que viola el derecho exclusi-
vo quien antes de la caducidad de la patente fabrica y almacena medicamentos que se
corresponden con la invención patentada para poder lanzarlos al mercado inmediatamente
después de que la patente haya caducado19.
En otro panel por denuncia de los Estados Unidos de Norteamérica contra Canadá,
el informe emitido con fecha 5 de mayo del año 2000 condenó a Canadá por mantener la
duración de las patentes concedidas con anterioridad a 1989 y todavía vigentes por 17
años, en contra de la duración de veinte años impuesta por el Convenio ADPIC20.
Y en el ámbito del Derecho de autor, una denuncia de la Unión Europea contra los Es-
tados Unidos de Norteamérica dio lugar a un panel cuyo informe, emitido con fecha 15 de junio
del año 2000, condenó parcialmente a los Estados Unidos por no proteger adecuadamente el
derecho de comunicación pública que impone el derecho de autor en locales comerciales. La
violación del ADPIC consistía en que el Derecho norteamericano no incluía dentro del dere-
cho exclusivo de comunicación pública del derecho de autor el hecho de que los pequeños
restaurantes y comercios minoristas emitieran obras protegidas y transmitidas por la radio21.
V. INADAPTACIÓN DEL ADPIC A LA REALIDAD

El ADPIC ha producido el efecto de que la regulación de las materias fundamenta-
les en el ámbito del derecho de autor y de la propiedad industrial sea sustancialmente igual
en todos los países miembros de la OMC; por tanto, puede decirse que la regulación del
ADPIC es una regulación a nivel mundial, como si existiera un mercado único globaliza-
do con las mismas reglas en materia de propiedad intelectual.
Pero la realidad cotidiana nos pone de manifiesto que no existe ese supuesto merca-
do único globalizado, sino que existen mercados totalmente diferenciados. Basta ver por
televisión las imágenes procedentes de países en vías de desarrollo para comprobar de
manera directa que en esos países no puede considerarse que exista un mercado igual al
que existe en los países desarrollados.
Ese hecho de aplicar a mercados muy diferenciados, y con niveles de desarrollo
económico totalmente distinto, unas mismas reglas en materia de propiedad intelectual
resulta ciertamente injusto. No se olvide que los países desarrollados han llegado al ni-
19. WT/DS114/R. Ese informe fue confirmado por otro de fecha 18 de septiembre de 2000
emitido por el órgano de apelación (WT/DS170/AB/R).
20. WT/DS170/R.
21. WT/DS160/R.
− 37 −
vel de protección de la propiedad intelectual establecido en el ADPIC, después de más de

un siglo de evolución, con fases diversas en las que las reglas legales eran distintas según
la evolución industrial y tecnológica del país correspondiente.
Es evidente que la regulación de la propiedad intelectual en el ADPIC no se adecua
a los intereses de los países en desarrollo22, los cuales han aceptado esa regulación a cam-
bio de participar en un comercio internacional liberalizado, especialmente en los ámbi-
tos de la agricultura y de la ganadería.
La muestra más flagrante de que la regulación legal establecida en el ADPIC no es
realista en absoluto en su aplicación a los países en desarrollo, se ha puesto de manifiesto
con motivo de la crisis relacionada con las patentes aplicables a los medicamentos nece-
sarios para el tratamiento del SIDA23.
Como es sabido el SIDA es una lacra terrible que afecta especialmente a muchos de
los países menos desarrollados en los cuales no es posible pagar los precios que rigen en
el mercado mundial para los medicamentos patentados que sirven para curar la enferme-
dad. Se ha producido así una crisis entre la necesidad de esos medicamentos a precios que
estén al alcance de los países menos desarrollados por una parte, y por otra, los intereses
de los titulares de las patentes correspondientes. Esa crisis ha demostrado, en un tema
particularmente sensible, que no es posible que rijan de la misma manera iguales reglas
sobre patentes en los países desarrollados y en los países menos desarrollados, y así ha
tenido que reconocerse en el propio seno de la OMC en la Declaración Doha, «Declara-
ción relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública», de 20 de noviembre de 2001.
En esa declaración se reconoce el derecho de los Estados de adoptar las medidas en
materia de patentes, que permitan acceder a los medicamentos necesarios para la curación
de las enfermedades que afectan a sus poblaciones.
Pero la puesta en práctica de esa declaración ha demostrado la inadaptación también
del ADPIC a las exigencias de un mercado globalizado. Porque, en efecto, conforme al
ADPIC un Estado puede otorgar licencias obligatorias sobre una patente, en este caso para
la fabricación de medicamentos. Pero ocurre que muchos de los países que necesitan esos
medicamentos a precios baratos no tienen la infraestructura industrial imprescindible para
poder fabricar en su territorio tales medicamentos. Y ello hace que la licencia obligatoria
sea un instrumento inútil a los efectos deseados.
Ciertamente la licencia obligatoria podría servir para importar libremente los medica-
mentos patentados; pero esa medida de nada sirve si no existe la posibilidad de hacer esa
importación de medicamentos fabricados en otro país, pero también bajo el régimen de li-
cencia obligatoria. Ahora bien, según el ADPIC la licencia obligatoria sólo puede ser con-
22. Sobre la incidencia de la propiedad intelectual y del ADPIC en los países en desarrollo, vid.
GROSHEIDE , ob.cit., ps. 19/20 y DIAS V ARELLA, ob.cit., ps. 82/3.
23. Sobre el problema del acceso a los medicamentos en los países en desarrollo, vid. C OMMISSION O N
I NTELLECTUAL PROPERTY R IGHTS , Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy,
London, September 2002, ps. 34 a 51.
− 38 −
cedida para fabricar los productos patentados principalmente para atender la demanda en
el país que concede la licencia (art. 31.f). Así pues según el ADPIC no parece posible con-
ceder licencias obligatorias para fabricar medicamentos destinados a la exportación.
Pues bien, si la licencia obligatoria en el país que necesita los medicamentos no sirve
para nada porque allí no existen los medios industriales necesarios para la fabricación, y
tampoco es posible, en principio, importar medicamentos baratos fabricados al amparo de
licencias obligatorias en otros países, porque tales licencias obligatorias no permiten la
exportación, se pone clarísimamente de manifiesto la inadecuación del régimen legal
establecido en el ADPIC24.
El problema de los medicamentos patentados contra el SIDA pone de manifiesto un
caso extraordinariamente grave, pero cabe decir que no es el único, donde salta a la vista como
los mercados a los que se aplican según el ADPIC las mismas reglas de protección de la
propiedad intelectual son totalmente distintos y exigirían un tratamiento diferenciado.
Pero esta cuestión de la disponibilidad de los medicamentos patentados incide tam-
bién de otra manera en la supuesta globalización del mercado. Porque en efecto, un mer-
cado globalizado exigiría que se produjera el agotamiento internacional de los derechos
de propiedad intelectual. Pero es obvio que ese agotamiento no podrá llevarse a efecto si,
por ejemplo, los medicamentos patentados son suministrados en determinados países a
unos precios muy inferiores a los que rigen en los países desarrollados, gracias a la implan-
tación de un régimen de licencias obligatorias25. Sería, en efecto, inaceptable que se
pudiera hacer un negocio con pingües beneficios mediante importaciones paralelas a los
países desarrollados de medicamentos comprados a bajo precio en países menos desarro-
llados para los que rige el régimen de licencias obligatorias.
VI. EL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT) Y LA

PROPUESTA DE REGLAMENTO DE LA PATENTE COMUNITARIA
El proceso hacia la globalización de las reglas en materia de propiedad intelectual
no ha terminado, sin embargo, con el ADPIC, sino que a nivel internacional se han dado
otros importantes pasos en esa misma dirección para profundizar en la globalización tanto
en materia de propiedad industrial como de derecho de autor.
Por lo que se refiere a la globalización en materia de propiedad industrial, hay que re-
cordar que aunque el ADPIC establece las reglas sustantivas básicas que han de regir para
la protección de los distintos derechos de propiedad industrial, esta protección sigue sien-
do de carácter territorial. Esto significa que para obtener la protección en un Estado deter-
minado hay que presentar la solicitud correspondiente ante la Oficina de Patentes y Marcas
24. Sobre esta problemática y las soluciones propuestas, vid. COMMISSION ON INTELLECTUAL PROPERTY RIG-
HTS , ob.cit., p. 46 a 48.
25. Para hacer frente a este problema, en la Unión Europea se ha dictado el Reglamento (CE) nº 953/
2003 del Consejo, de 26 de mayo de 2003, destinado a evitar el desvío comercial hacia la Unión
Europea de determinados medicamentos esenciales.
− 39 −
y seguir el procedimiento administrativo que esté establecido. Esto supone, evidentemen-

te un obstáculo muy importante para la protección de las distintas modalidades de la pro-
piedad industrial en un ámbito globalizado. Piénsese que la solicitud en cada país debe
hacerse en el idioma del mismo y conforme a los requisitos formales que estén establecidos.
Para superar esta dificultad, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
OMPI ha elaborado nuevos tratados para homogeneizar en los distintos países los requi-
sitos formales aplicables tanto a las solicitudes de patentes26 como a las solicitudes de
marcas27. Pero el cauce de globalización más importante se da en aquellos convenios que
permiten, mediante la presentación de una única solicitud, que pueda tramitarse el regis-
tro en los distintos Estados miembros. Esto es lo que ocurre en materia de marcas en el
Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, hecho en Madrid el 14
de abril de 1891, revisado por última vez en Estocolmo en 1967, y su Protocolo hecho en
Madrid el 28 de junio de 1989, y en materia de patentes con el Tratado de Cooperación
en Materia de Patentes (PCT), hecho en Washington el 19 de junio de 1970, modificado
por última vez el 3 de octubre de 2001.
El sistema aplicado por estos Convenios consiste en que se presenta una única so-
licitud y se puede designar a los Estados miembros en los que se quiere obtener la protec-
ción. De acuerdo con esa designación la solicitud es transmitida a las oficinas nacionales
correspondientes entrando de esa manera en el procedimiento de concesión del registro
correspondiente en el Estado de que se trate. El derecho exclusivo que se obtiene es el que
corresponde a la misma modalidad de propiedad industrial tal y como aparece regulado
en la legislación nacional.
La evolución producida en el PCT es especialmente digna de atención, por cuanto
pone de manifiesto como se intenta, por medios indirectos, llegar a lo que podría ser una
patente mundial.
En efecto, una novedad reciente del PCT consiste en que el solicitante que presenta su
solicitud a través de este Convenio no tiene ya que designar los países en los que le interesa
la protección, sino que se entiende en principio, que son designados todos los países firman-
tes del Convenio, que en estos momentos son 12328. Es decir, que al presentar una única
solicitud el solicitante está en condiciones de obtener, si así lo desea, la protección en to-
dos y cada uno de los países miembros del Convenio sin necesidad de solicitarlo expresa-
mente. Si ese solicitante agota los distintos plazos opcionales que le concede el Convenio,
puede diferir la determinación de los países en los que quiere obtener efectivamente la
protección durante un plazo de 30 meses desde la fecha de prioridad (art. 22 PCT). Esta
situación es totalmente contradictoria con la finalidad del Derecho de patentes. Piénsese que
26. Tratado sobre el Derecho de Patentes, adoptado en Ginebra el 1 de junio de 2000, que no ha entrado
en vigor todavía.
27. Tratado sobre el Derecho de Marcas, hecho en Ginebra el 27 de octubre de 1994.
28. Vid. Reglamento de ejecución del PCT, revisado por última vez el 1 de octubre de 2003, y en vigor
desde el 1 de enero del 2004, Regla 4.9.
− 40 −
los empresarios de todos esos países sabrán que se ha presentado la solicitud de patente a
través del PCT y por tanto podrán conocer las reivindicaciones de esa solicitud, pero tarda-
rán 30 meses, es decir dos años y medio, en saber si en su país va a ser protegida o no la
invención objeto de la solicitud. Es lo que en la jerga de la propiedad industrial se denomi-
na como «submarino visible» porque se sabe que el submarino existe, pero no se sabe hasta
30 meses después a qué países va a llegar la solicitud. No parece razonable que las empre-
sas y los investigadores puedan tardar dos años y medio en saber si les va afectar o no en la
actividad en su país la solicitud de patente presentada.
El PCT tiene como ventaja para los países en desarrollo el hecho de que las soli-
citudes presentadas a nivel internacional sufrirán una búsqueda de anterioridades y pue-
den ser objeto de un examen en cuanto a su patentabilidad, aunque ese examen no
vincule la decisión que haya de adoptar la Oficina del país designado que deba conce-
der o denegar la protección. Dentro del sistema PCT esa búsqueda o ese examen previo
sólo puede ser realizado por determinadas oficinas de propiedad industrial de algunos
países o uniones de países que tienen los medios personales y técnicos adecuados para
hacer ese examen y que, por consiguiente, han sido designados como oficinas de exa-
men internacional por OMPI.
No cabe ignorar la ventaja que esto significa para algunos países en vías de desarro-
llo, pero tampoco cabe ignorar el grave riesgo que significa que el sistema se petrifique
de manera que los centros internacionales para el examen de la patentabilidad de la in-
venciones estén todos en países desarrollados.
Estos mismos riesgos que se perciben en relación con el sistema PCT se ponen de
manifiesto en el propio seno de la Unión Europea.
Hasta ahora en la Unión Europea no existe, a diferencia de lo que ocurre con la marca
y los dibujos y modelos comunitarios, una patente comunitaria, esto es una única patente
que otorgue derechos exclusivos sobre el conjunto del territorio de los Estados de la Unión
Europea. Lo que existe es el Convenio de Munich del año 1973, sobre concesión de paten-
tes europeas. Este Convenio permite presentar una única solicitud designando los Estados
miembros del Convenio (algunos de los cuales no forman parte de la Unión Europea) en los
que se quiere obtener protección para la invención objeto de la solicitud. La solicitud se
tramita como una única solicitud y se procede al examen previo de los requisitos de paten-
tabilidad; pero una vez que la patente se concede, la protección se obtiene solamente en los
países designados, equiparándose la patente en cuanto a su régimen jurídico a las patentes
nacionales que rigen en cada uno de esos países. Las patentes así concedidas han de ser
traducidas a la lengua de la países designados que así lo hayan establecido, y la nulidad o
caducidad de las mismas es competencia de los tribunales nacionales, los cuales son tam-
bién competentes para los litigios por violación de tales patentes.
Pues bien, la patente comunitaria, en cuyo proyecto se viene trabajando desde el año
1975, permitiría obtener mediante una única solicitud de patente presentada y tramitada
ante la Oficina Europea de Patentes (que es la actualmente competente para la concesión
de las patentes europeas) una única patente cuyo régimen jurídico estaría establecido en
un reglamento comunitario y que regiría en todo el territorio de la Unión Europea.
− 41 −
En el proyecto29 tal como se discute en estos momentos hay factores importantes a

tomar en consideración. No sólo el hecho de que la solicitud se tramitará, y el examen
previo se hará en la Oficina Europea de Patentes, como ya ocurre con las patentes euro-
peas, sino que se pretende dar dos pasos adicionales extraordinariamente trascendentes.
Por una parte se pretende que no sea necesario traducir todo el texto de las patentes a los
distintos idiomas de los Estados miembros de la Unión Europea, sino solamente una tra-
ducción de las reivindicaciones (art. 24bis de la Propuesta de Reglamento). Esta medida
tiene una gran trascendencia, pues no debe olvidarse que una función esencial de las
patentes consiste en divulgar la información tecnológica que proporcionan,30 y que ade-
más los terceros, para saber de manera completa cuál es el ámbito del derecho exclusivo
que la patente concede deben conocer no sólo sus reivindicaciones sino la descripción del
invento. Pues bien, si la descripción de la invención patentada no se traduce, ello tendrá
gravísimas consecuencias. Las pequeñas y medianas empresas y muchos interesados no
estarán condiciones de acceder al contenido de la descripción de la patente, puesto que
es inimaginable un conocimiento generalizado del inglés a niveles suficientes como para
que puedan leerse y entenderse con fluidez las descripciones de patentes descritas en ese
idioma, ya que será en ese idioma en que la mayoría de las patentes vengan redactadas31.
Todo ello unido a la consecuencia necesaria de prescindir del castellano como idioma
adaptado a la evolución tecnológica.
La justificación de esa medida consiste en alegar que la traducción de las patentes a
los distintos idiomas de los Estados miembros encarece extraordinariamente las patentes
hasta el punto de hacerlas poco atractivas. Pero ese planteamiento no es aceptable. La falta
de una traducción oficial de la patente aportada por el titular, obligará a las pequeñas y
medianas empresas y a muchos interesados a encargar y financiar traducciones a su propio
idioma de las patentes, con el fin de conocer su tecnología y, en su caso, determinar cuál es
el ámbito de derecho exclusivo que la patente otorga. Así pues, para que el titular, que obtiene
un derecho exclusivo en el territorio del país de que se trate, se ahorre el coste de una única
traducción, todos los terceros interesados tendrán que pagar traducciones privadas. Como
puede observarse lo que se hace es trasladar el coste de una traducción única a los terceros
interesados en la patente, esto es a aquellos a quienes afecta el derecho exclusivo que de-
berán ser quienes paguen la traducción. Se sustituye una traducción única oficial por una
29. Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria. Texto revisado, Bruselas, 11
de junio de 2003 (17.06), 10786/00 PI 49. Algunas cuestiones de esta Propuesta como las traduc-
ciones siguen siendo objeto de discusión.
30. C ASADO , Alberto, Globalización y propiedad industrial: la respuesta comunitaria, Cuadernos de
la Cátedra Jean Monnet de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza 2004, ps. 24/5, considera que
«la política de difusión no es parte o contrapartida por la concesión del derecho, sino consecuen-
cia de la misma».
31. C ASADO, Alberto, Globalización, cit., p. 37 considera que la información sustancial debe difundirse
en el propio idioma, por ejemplo la información que las pequeñas y medianas empresas necesi-
tan para realizar su investigación o los documentos que requieren los Tribunales para cumplir su
labor.
− 42 −
pluralidad indeterminada de traducciones y el coste de la traducción se traslada del titular

que se beneficia del derecho a los terceros que han de respetarlo.
Todas estas consideraciones son trasladables evidentemente a las propuestas que
tienen la misma finalidad de evitar costes de traducción en relación con las patentes que
se obtengan a través del sistema PCT.
Pero para la futura patente comunitaria se prevé además otra importante medida, que
consiste en centralizar en el Tribunal de Justicia (art. 30 de la Propuesta de Reglamento)
la competencia para la resolución de los litigios vinculados a las patentes comunitarias
que se concedan, litigios sobre su nulidad o sobre la violación de las mismas. Y esa cen-
tralización se haría en el Tribunal de Justicia que tiene su sede en Luxemburgo, con
competencia para todo el ámbito de la Unión Europea.
Esta medida plantea igualmente problemas muy serios. No sólo los problemas rela-
cionados con el idioma del procedimiento, sino también con problemas fundamentales
de inmediatividad de la justicia, que afectarían gravemente a los pequeños y medianos
empresarios. Piénsese en el coste proporcional que tendría para un mediano empresario,
por ejemplo de Albacete o de Tarragona, tener que designar abogados que hubieran de
llevar un procedimiento en Luxemburgo; y el problema es especialmente llamativo si se
tiene en cuenta que en los procedimientos por violación de patentes muchas de las prue-
bas fundamentales deberían realizarse en el establecimiento del demandado.
Este conjunto de medidas que resultan de la evolución a nivel internacional y a
nivel comunitario europeo ponen de manifiesto un futuro preocupante, en el que lo que
se pretende es mediante una única solicitud de patente en un solo idioma tener protec-
ción a nivel mundial, siendo así que las oficinas de examen de la patentabilidad y los
órganos jurisdiccionales especializados estén centralizados en determinados países
desarrollados32.
Si esa vía se lleva adelante las consecuencias para el sistema de patentes serán la-
mentables33. Por una parte, las patentes dejarán de servir adecuadamente a la difusión
de la información tecnológica; el idioma inglés se convertirá prácticamente en idioma
único para la tecnología y se producirá lo que podemos denominar una «deslocaliza-
ción a la inversa», esto es, las oficinas donde se discutirá sobre la patentabilidad de las
invenciones y los órganos jurisdiccionales especializados estarán centralizados en
algunos países desarrollados. Y ello significa que será en torno a las sedes de esas ofi-
32. A favor de la regionalización o incluso globalización del proceso de búsqueda de anterioridades,

examen y concesión de patentes y haciéndolas efectivas a través de procedimientos judiciales
regionales o tal vez internacionales, vid. C ORNISH , William, Intellectual Property Omnipresent,
Distracting, Irrelevant?, Oxford 2004, pp. 34/5.
33. Sobre esta problemática, vid., BERCOVITZ, Alberto «Análisis del Sistema Internacional de Adminis-
tración y Protección de la Propiedad Industrial desde una perspectiva iberoamericana, española
y portuguesa» en I Forum Iberoamericano sobre Innovación, Propiedad Industrial e Intelectual
y Desarrollo, Actas, Madrid 2000, ps. 268 a 274, en concreto pp. 269 a 271.
− 43 −
cinas, que realizan el examen previo o a esos tribunales especializados, donde existan
especialistas en patentes; serán evidentemente esos profesionales los que reciban los
encargos de las empresas interesadas en los procedimientos administrativos o judicia-
les de que se trate. Cabría pensar que fuera de esos ámbitos territoriales privilegiados
llegaría a haber algo así como un desierto de profesionales especializados en materia de
patentes34.
VII. EL PAPEL DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES.

Dentro de este panorama juegan un papel importante los organismos internacio-
nales encargados de la administración de los derechos de propiedad intelectual, ta-
les como OMPI para las patentes PCT y las marcas internacionales del Arreglo de
Madrid y de su Protocolo, y a nivel europeo la Oficina Europea de Patentes de Mu-
nich, para la concesión de patentes europeas, y la Oficina para la Armonización del
Mercado Interior (OAMI) de Alicante para la concesión de marcas y dibujos y mode-
los comunitarios.
Estos organismos tienen entre sus competencias la tramitación de los expedientes
correspondientes de la modalidad de propiedad industrial a la que se refieren los conve-
nios que les atribuyen esa competencia; perciben las tasas correspondientes y tienen
competencias reglamentarias limitadas, pero tienen un papel preponderante a la hora de
proponer e impulsar las reformas de la normativa internacional aplicable a las modalida-
des de protección que administran.
Una preocupación importante de estas oficinas es la de conseguir su autofinancia-
ción, por lo que se refiere a las oficinas europeas, y por lo que se refiere a OMPI hay que
destacar que el porcentaje de sus ingresos correspondientes a las tasas por las patentes PCT
y por las marcas del Arreglo de Madrid llega al 85 por ciento de sus ingresos 35.
Este planteamiento económico ha hecho que estas oficinas tengan una concep-
ción comercial de su actuación, de manera que hoy es común que hablen de su clien-
tela y se esfuercen por aumentar lo que podríamos denominar su «cifra de negocios»,
incentivando la presentación de solicitudes de protección, bien de patentes, bien de
marcas o dibujos y modelos36. Este planteamiento economicista tiene riesgos eviden-
tes. Por una parte porque esos organismos en su tarea de impulso de reformas pueden
tener la tentación, y así se ha demostrado en algún caso 37, de modificar la normativa
34. Vid. BERCOVITZ, Alberto, «Desarrollo Económico y Propiedad Industrial» en II Forum Iberoame-
ricano sobre Inovaçao. Propriedade Industrial e Intelectual e Desenvolvimento, Lisboa 2003, pp.
209 a 224, en concreto pp. 220/1.
35. WIPO, Revised Draft Program and Budget 2002-2003, WO/PBC/4/2, nº 5.
36. Sobre esta concepción «business orientated» del modelo de organismo público, vid. C ASADO ,
Globalización…, cit., pp. 34 a 36.
37. Por ejemplo, al ampliar a 30 meses el plazo otorgado en el PCT para que la tramitación de la
solicitud internacional de patente pase a la fase nacional.
− 44 −
aplicable para hacer más atractivas las solicitudes que han de presentarse y estimular
de esa manera tales solicitudes y por tanto sus ingresos. Y otra tentación es la de aplicar
las normas sobre requisitos de protección de una forma lo más generosa posible, de tal
forma que no desincentive a los solicitantes potenciales. Ambos tipos de actuaciones
son impulsadas por el deseo de atraer a su «clientela», y no cabe ignorar que esa clien-
tela está constituida básicamente por las empresas multinacionales, cada una de las
cuales presentan muchísimas solicitudes de registro 38. El riesgo consiste, por tanto, en
que los sistemas internacionales o supranacionales de protección se adapten especial-
mente a los intereses de esa clientela, esto es, de las grandes empresas, sin tener sufi-
cientemente en cuenta los intereses de otros sectores o el interés público, y alterando
incluso en puntos importantes la propia finalidad de las instituciones de propiedad
industrial 39.
A ese riesgo hay que unir el hecho constatado de que a nivel internacional se ha pro-
ducido por los distintos organismos encargados del examen previo de las patentes una re-
ducción del nivel inventivo exigido para otorgar la patente, con la consecuencia de que
se ha multiplicado extraordinariamente el número de solicitudes de patente. Ello ha cau-
sado un retraso insoportable en la concesión de las patentes y en definitiva que un núme-
ro importante de las patentes concedidas tiene un nivel inventivo bajísimo o nulo40. Pero
esta multiplicación extraordinaria del número de patentes, muchas de las cuales carecen
realmente del nivel inventivo exigible, opera totalmente en contra de las pequeñas y
medianas empresas, puesto que ese fenómeno hace que en el mercado tecnológico predo-
mine totalmente la valoración del poder financiero sobre la creatividad. En efecto, cuan-
do una gran empresa dispone de una cartera de patentes para un mismo tipo de producto
tecnológico, con un número importante de patentes concedidas, aunque muchas de ellas
debieran ser declaradas nulas por su falta de actividad inventiva, está en situación de
amenazar con el ejercicio de acciones basadas en todas esas patentes para impedir la
competencia de otras empresas41. Y la situación de estas otras empresas, cuando tienen una
capacidad financiera limitada o muy limitada, como ocurre con las pequeñas y medianas
empresas, les impide hacer frente de una manera efectiva a esos requerimientos o a esas
acciones judiciales aunque estén injustificadas. Piénsese en el coste que significa tener
que traducir patentes, investigar anterioridades y encargar a peritos que juzguen sobre la
novedad o actividad inventiva. Todo eso tiene un coste económico importante, que se
hace imposible de soportar cuando hay que referirlo no a una única patente, sino a varias
patentes sucesivas que se refieren a invenciones supuestamente complementarias o de
desarrollo.
38. Vid. B ERCOVITZ «Análisis del Sistema…», cit. P. 274 y «Desarrollo Económico…» cit., p. 220.
39. Favorable a evitar ese riesgo, C ASADO «Globalización…» cit. p. 36.
40. Sobre esta problemática, vid. C ORNISH , ob.cit., pp. 18 a 21.
41. C ORNISH , ob.cit., p. 4 se refiere a la frecuencia con la que «bucaneros se arman con dudosos de-
rechos con los que imponerse a los navíos de los comerciantes decentes».
− 45 −
VIII. LIBRE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS: AGOTAMIENTO Y PROBLEMAS

LINGÜÍSTICOS.
8.1 Agotamiento de los derechos de propiedad intelectual
En un mercado globalizado parece fundamental la libre circulación de las mercan-
cías en todo el mercado, sin que suponga obstáculo para ello la existencia de fronteras
nacionales.
Por ello precisamente se plantea el problema de la territorialidad de derechos de
propiedad intelectual.
Existe, sin embargo una institución en materia de propiedad intelectual, creada para
facilitar la libre circulación de objetos protegidos. Es el denominado «agotamiento del
derecho» al que ya se ha hecho referencia anteriormente.
Consiste el agotamiento de los derechos de propiedad intelectual en que una vez que
un producto protegido por un derecho de propiedad intelectual es puesto en el mercado
por el titular del derecho o con su autorización, ese producto puede ya circular libremen-
te en el mercado, sin que el titular del derecho pueda ejercitar tal derecho para impedirlo.
El agotamiento puede ser nacional, comunitario o internacional, según que la intro-
ducción del objeto en el mercado por el titular del derecho o con su autorización, impida
a éste utilizar su derecho de propiedad intelectual sobre el mismo bien inmaterial para
impedir la libre circulación en el mercado nacional, en el mercado comunitario europeo
en el caso de la Unión Europea, o en el mercado internacional en general.
En el ámbito de la Unión Europea rige el agotamiento comunitario, pero no el ago-
tamiento internacional42. Esto significa que si un objeto protegido por un derecho de
propiedad intelectual es puesto en el mercado en cualquier país de la Unión Europea por
el titular del derecho o con su autorización, ese titular no puede ejercitar los derechos
de propiedad intelectual que tenga en otros Estados miembros que afecten a ese mismo
objeto para impedir la libre circulación del mismo en todos los Estados de la Unión. Así
lo ha establecido una extensa jurisprudencia y así aparece expresamente, por ejemplo
en la Primera Directiva sobre marcas, ya citada anteriormente, de 21 de diciembre de
1988 (art. 7) y en la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13
de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos (art. 15).
Sin embargo, en la Unión Europea no se admite el agotamiento internacional, lo cual
significa que el titular de los derechos de propiedad intelectual puede ejercitar los dere-
chos de esa clase que ostente en los Estados de la Unión Europea para impedir que se
comercialicen productos que él mismo o alguien con su autorización introdujo en el
mercado fuera de la Unión Europea.
Pues bien, es evidente que el mayor obstáculo que se plantea a la libre circulación
de mercancías protegidas por derechos de propiedad intelectual en un mercado globa-
42. Vid B ERCOVITZ, Alberto, Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico econó-
mico, Pamplona 2002, pp. 144 a 149.
− 46 −
lizado, es precisamente la posibilidad que tienen los titulares de tales derechos de com-
partimentar los mercados, ejercitando sus derechos exclusivos de ámbito territorial na-
cional o regional para impedir que los productos que ellos mismos introducen en un
mercado nacional puedan exportarse a otros mercados nacionales o regionales distintos.
Gracias a la territorialidad de sus derechos exclusivos los titulares están en condiciones
de impedir las que se denominan «importaciones paralelas», esto es, importaciones que
realiza quien no es titular del derecho exclusivo, adquiriendo en un mercado nacional
los productos introducidos en ese mercado por el titular del derecho y exportando tales
productos legalmente adquiridos a otro mercado. Y hay que tener en cuenta que si el
negocio de las importaciones paralelas existe y tiene una gran importancia es porque el
titular de los derechos de propiedad intelectual comercializa los productos protegidos
por su derecho a menudo con grandes diferencias de precio. Ello hace atractivo el nego-
cio de comprar los productos a un precio barato en un mercado y exportarlos a otro
mercado donde el propio titular de los derechos los comercializa a un precio frecuente-
mente mucho más elevado.
Cabía esperar, por tanto, que un convenio como el ADPIC que tiene como objeto, según
se declara expresamente en el preámbulo «reducir las distorsiones del comercio internacio-
nal y los obstáculos al mismo», adoptaría una medida básica consistente en imponer el
agotamiento internacional. Y sin embargo no lo ha hecho, puesto que en el artículo 6 viene
a dejar a los Estados firmantes en libertad de establecer o no en sus legislaciones naciona-
les el agotamiento internacional. Así lo ha confirmado expresamente la «Declaración rela-
tiva al acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública», adoptada por la Conferencia Ministe-
rial de la OMC en Doha el 14 de noviembre de 2001 (nº 5.d de la Declaración).
Existen, además, importantes argumentos a favor de ese agotamiento internacional.
Por lo que se refiere a los derechos de propiedad intelectual que otorgan derechos ex-
clusivos sobre nuevas creaciones industriales, literarias o artísticas (patentes, modelos y
dibujos o derecho de autor), parece claro que cuando el titular comercializa el producto vo-
luntariamente en un mercado, lo hace obteniendo una compensación económica que él juzga
adecuada por su creación. No parece razonable que tenga derecho a una nueva compensa-
ción por el hecho de que el objeto comercializado por él sea exportado a otro mercado
nacional o regional donde ese titular ostenta también un derecho de propiedad intelectual
sobre ese mismo objeto.
Y por lo que se refiere a las marcas, si estas tienen por objeto asegurar que los produc-
tos marcados han sido puestos en el mercado por el titular del derecho o con su consentimien-
to, es indudable que esa función se cumple cualquiera que sea el mercado en que el titular
introduzca el producto de que se trate. Lógicamente ese producto debe poder circular sin que
el propio titular impida esa circulación invocando el derecho exclusivo que tenga sobre la
misma marca en otros países para evitar la importación del producto en cuestión43.
43. Vid. DE LAS H ERAS LORENZO , Tomás, El Agotamiento del Derecho de Marca, Madrid 1994, espe-
cialmente pp. 25 a 37.
− 47 −
Como principales argumentos en contra del agotamiento internacional se alega, por

una parte, que los productos marcados en los distintos países son a menudo diferentes
atendiendo a los gustos, climatología o incluso normas legales aplicables en cada uno de
ellos. Y se indica también que el agotamiento internacional dificulta la lucha contra la
piratería de los productos marcados.
Es dudoso, sin embargo, que estos argumentos sean plenamente aceptables. En pri-
mer lugar hay muchísimos productos cuya composición no varía en absoluto según sean
producidos o comercializados en uno u otro país. Es más, con gran frecuencia los produc-
tos marcados que se comercializan en distintos países proceden de las mismas fábricas.
Respecto de aquellos productos, cuyas características o calidad varían según los países
en que son comercializados, bastaría con que en el etiquetado quedara suficientemente
claro el país de origen o que el producto no se ha fabricado para la Unión Europea. Y, por
supuesto, si existen normas legales o reglamentarias sobre la composición del producto,
éstas se aplicarían para impedir la entrada en el merado de los productos que no reunie-
ran los requisitos exigidos.
Se señala que las importaciones paralelas deberían impedirse salvo que los consu-
midores consideraran, por razón de la marca, que están obteniendo productos con calida-
des distintas44. Ese fue precisamente uno de los fundamentos de la sentencia de la Court
of Appeal británica, de 20 de abril de 1989, en el caso conocido como Colgate II (Colga-
te-Palmolive Ltd. v. Markwell Finance Ltd.)45, que como consecuencia de una acción
ejercitada por la filial inglesa de Colgate-Palmolive condenó la comercialización en el
Reino Unido de pasta de dientes con la marca Colgate procedente de Brasil, donde había
sido comercializada por otra filial del mismo grupo.
Para hacer frente a este problema no parece necesario impedir las importaciones
paralelas, sino que basta que el etiquetado sea suficientemente explícito para hacer ver
la distinta procedencia del producto.
Por lo que se refiere a la dificultad para reprimir la piratería, éste es un argumento
inaceptable. También podría decirse que la libre circulación de capitales o la libertad para
realizar inversiones facilita el blanqueo de dinero, o que la facilidad para la libre circu-
lación de las personas permite una mayor facilidad para la actuación de las redes crimi-
nales. Evidentemente no es admisible restringir derechos individuales pura y simplemen-
te por el temor a la mayor dificultad en la represión de las actividades delictivas.
Lo que sí es cierto es que cuando se suministran a países en vías de desarrollo deter-
minados medicamentos a precios muy reducidos por razones de solidaridad, no parece
admisible que esos mismos productos vuelvan al mercado de los países desarrollados a
través de las importaciones paralelas a precios totalmente inferiores a los que se practican
en esos países.
44. Vid. C ORNISH, ob. cit., p. 102

45. Internacional Review of Industrial Property and Copyright Law (IIC), vol. 22 (1991), pp. 412 y
ss. Vid. también la referencia a esa sentencia en DE LAS H ERAS LORENZO , ob. cit., pp. 92 a 98.
− 48 −
8. 2 Algunos problemas lingüísticos

La globalización puede encontrar también dificultades en virtud de problemas lin-
güísticos, porque puede ocurrir que como consecuencia del cambio de idiomas vigentes
en los distintos mercados una misma palabra tenga significados diferentes.
Así, por ejemplo, puede ocurrir que una marca denominativa que tiene carácter per-
fectamente distintivo en un país determinado, no sea protegible como marca en otro país
distinto, porque en él ese término es usado en general para denominar genéricamente el
tipo de productos que la marca pretende distinguir.
O puede ocurrir que una marca denominativa para determinados productos sea per-
fectamente correcta en un país y sea, sin embargo, engañosa sobre la calidad del produc-
to en otro país con un idioma distinto.
Así se puso de manifiesto, por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas de 26 de noviembre de 1996, en el caso «Cotonelle»46.
En el supuesto litigioso se planteaba que la marca «cottonelle» aplicada a pañuelos
de papel era engañosa en Italia, porque inducía a pensar que los pañuelos eran de algo-
dón. Sin embargo en Francia o en España habían fracasado las acciones ejercitadas para
conseguir la nulidad de la marca por su supuesto carácter engañoso.
Pero los problemas lingüísticos no solo pueden afectar a las marcas, sino a la propia
denominación de los productos. Porque puede ocurrir que un producto, si se prohíbe
denominarlo de una manera determinada dadas sus características, no pueda competir con
productos similares. Un ejemplo extraído de la jurisprudencia comunitaria europea pue-
de ilustrar el supuesto al que nos referimos.
En efecto, la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 9
de diciembre de 1981, Comisión de las Comunidades europeas contra la República de
Italia (Caso Vinagre), tuvo que resolver si una disposición legal italiana que establecía
que solo se podría denominar «vinagre» («aceto» en italiano) al vinagre de vino suponía
un obstáculo ilegal a la libre circulación de mercancías en la Comunidad, al impedir que
se pudiera comercializar en Italia con la denominación «vinagre», el vinagre de manza-
na procedente de otros Estados miembros. La sentencia condenó a Italia por reservar la
denominación «vinagre» para el vinagre de vino, a pesar de la defensa del Gobierno ita-
liano en el sentido de que en Italia siempre que solo se utilizaba el término «vinagre» para
el «vinagre de vino».
Como puede observarse, por tanto, también los problemas lingüísticos pueden plan-
tear importantes dificultades para la globalización de los mercados.
IX. LOS PROBLEMAS PLANTEADOS POR INTERNET

Internet ofrece un mercado verdaderamente globalizado que ha creado la falsa ilu-
sión de que la globalización de los mercados es un fenómeno generalizado y ya rea-
46. Filli Graffione SNC contra Ditta Fransa.
− 49 −
lizado en la práctica. Pues bien, Internet ha supuesto un fenómeno nuevo con todo tipo
de implicaciones para la propiedad intelectual. Así se plantean problemas como los
nombres de dominio y sus conflictos, especialmente con las marcas y nombres comer-
ciales, o la realización de actos que violan derechos de propiedad industrial (utiliza-
ción en las páginas web de marcas o diseños y ofrecimiento de productos protegidos
por patentes, marcas, diseños, etc.) y que tienen que ser juzgados con los mismos cri-
terios y aplicando las mismas leyes que si se realizaran esos actos en los mercados tra-
dicionales 47.
Pero ha sido en relación con el derecho de autor y los derechos conexos donde el
impacto de Internet ha tenido efectos más relevantes.
Por una parte, porque a nivel internacional, el Convenio de la Unión de Berna vin-
culaba el derecho exclusivo de explotación a las obras protegidas fundamentalmente a dos
tipos de actos, la reproducción (art. 9 del Convenio) y la comunicación pública (arts.
11.11bis y 11ter del Convenio). Pues bien Internet afecta radicalmente a esa distinción
clásica, por cuanto los actos de transmisión dan lugar simultáneamente a modalidades de
reproducción y comunicación pública de las obras. Por ello se elaboraron los nuevos
Tratados OMPI de 20 de diciembre de 1996 sobre el derecho de autor y los derechos de
artistas-intérpretes y productores de fonogramas48, en los que se reconocen nuevos dere-
chos exclusivos como los derechos de alquiler (art. 7 TODA), de comunicación al públi-
co por medios alámbricos o inalámbricos, comprendida la puesta a disposición del público
(art. 8 TODA), y de distribución, ampliándose, además la propia noción de «público». En
efecto, el público a los efectos de la comunicación al público se consideraba tradicional-
mente que exigía la concurrencia en un mismo lugar y simultáneamente de un cierto
número de personas. Pero esa noción ya no se adapta a la comunicación a través de Inter-
net, que se hace a una pluralidad de personas que no concurren en un lugar y momento
determinados. Por ello se atribuye al titular de la obra el derecho exclusivo a autorizar «la
puesta a disposición del público de sus obras, de tal forma que los miembros del público
puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija»
(art. 8 TODA).
Una cuestión de la mayor importancia en Internet consiste en el respeto al dere-
cho moral de los autores, por cuanto un riesgo grave consiste en que las obras origi-
nales sean alteradas por los usuarios y circulen así modificadas por la red, sin posibi-
47. Sobre la nueva problemática planteada por la sociedad de la información al Derecho de autor, vid.
B ERCOVITZ, Alberto, «Riesgos de las nuevas tecnologías en la protección de los derechos intelec-
tuales. La quiebra de los conceptos tradicionales del derecho de propiedad intelectual. Solucio-
nes jurídicas» en El Derecho de Propiedad Intelectual y las nuevas tecnologías, Madrid, Minis-
terio de Cultura, 1996, pp. 71 a 109, en particular pp. 91 a 109.
48. Tratado de la OMPI sobre Derecho de autor (citado abreviadamente como TODA) y Tratado de
la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas.
Sobre estos Tratados, vid. REINBOTHE Jörg y VON LEWINSKI, Silke, The WIPO Treaties 1996, Great Bri-
tain, Butterworths, 2002.
− 50 −
lidad de comprobar que la obra a la que se accede no ha sido manipulada. Es por ello
importante, por una parte, obtener la transmisión de las obras desde un portal fiable,
y por otra que los titulares utilicen medios tecnológicos que impidan la modificación
no autorizada.
Pero, además, la utilización de las obras protegidas y de los derechos conexos a tra-
vés de Internet plantea otros problemas muy graves que no están todavía resueltos y que
se refieren básicamente a la incidencia que en el respeto del derecho exclusivo tiene el
acceso que a las obras protegidas tienen los particulares. En efecto, se ha generalizado de
tal manera ese acceso libre que llega a plantearse si no llevará incluso a la desaparición,
por ineficacia, del derecho exclusivo49. Los datos que se manejan son ciertamente impre-
sionantes; por ejemplo, se calcula que cada día se descargan de Internet, en violación del
derecho de autor, unas 500.000 películas50
Pero frente a ese planteamiento ha surgido la utilización de medidas tecnológicas de
protección por parte de los titulares de derechos, gracias a las cuales puede controlarse el
acceso de los internautas a las obras protegidas, exigiendo un pago y modulando el tipo
de acceso según el uso permitido de la obra51.
Esas medidas tecnológicas de protección, contempladas en el Tratado OMPI sobre
Derecho de autor de 1996 (arts. 11 y 12) se consideran importantes para hacer respetar el
derecho de autor sobre las obras protegidas, siempre que se conjuguen con medidas lega-
les de protección52.
Bien es cierto que se denuncian importantes peligros vinculados a la generaliza-
ción de esas medidas tecnológicas de protección. Por una parte se señala que el control
que tales medidas establecen incidiría en el respeto a la privacidad de las personas53. Por
otra parte, se señala que en la explotación de las obras protegidas por el derecho de autor
siempre se han establecido límites al derecho exclusivo para permitir la difusión de las
obras y su integración en la evolución cultural54. Así se señala que hasta ahora existen
utilizaciones libres de las obras protegidas que cumplen una importante función social
y que se harían imposibles si se generalizaran los sistemas de explotación aplicando
medidas tecnológicas de protección, es el caso, de los derechos de cita, o las utilizacio-
nes con fines educativos, de investigación o de información (arts. 9.2, 10 y 10bis del
Convenio de Berna).
49. Vid. CORNISH , ob.cit., p. 50

50. Vid. C ORNISH , ob.cit., p. 51.
51. Sobre la importancia del acceso condicional y las medidas tecnológicas de protección, vid. C OR -
NISH , ob.cit., pp. 54 a 56.
52. Vid. C ORNISH , ob. cit., p. 55.

53. C HARLESWORTH , Andrew, «The Levitation of Copyright: An Economic Approach to Digital Home
Copying, Levies and DRM systems», ponencia presentada en Annual ATRIP Conference 2004,
26-29 July 2004, Utrecht, pp. 6 a 8.
54. Vid. C ORNISH , ob. cit., p. 57.
− 51 −
Por ello se discute si debería prosperar la explotación mediante medidas tecnológi-

cas de protección o estableciendo un sistema de remuneración similar al que ya rige para
las copias privadas por reprografía o medios de reproducción audiovisual (art. 25 de la Ley
de Propiedad Intelectual), esto es, estableciendo un canon a pagar por los fabricantes o
importadores de ordenadores y CD-Rom55.
Una manifestación peculiar de esta problemática que afecta a la protección de las
obras en Internet en relación con el acceso de los particulares a las mismas lo plantea la
denominada transmisión «de particular a particular» («Peer to peer» o abreviadamente
P2P), de la que el ejemplo más conocido ha sido el caso Napster56.
Como es sabido en estos casos se suministra a los particulares interesados un progra-
ma que les permite entrar en los ficheros de otros participantes en el sistema, de manera
que pueden elegir las obras que les interesen y tener acceso a las mismas para descargar-
las en el propio ordenador.
Tanto el suministro del programa como la puesta a disposición del sistema de un
servidor central son evidentemente actos que violan el derecho de autor como contribu-
ciones indirectas a la infracción; pero los propios particulares participantes en el sistema
realizan una actuación ilegal al poner las obras protegidas a disposición del público
integrado por todos los participantes en el sistema.
Los sistemas P2P pueden realizarse mediante un servidor centralizado o mediante
servidores descentralizados, en cuyo caso se complica ciertamente el ejercicio de las
acciones legales por parte de los titulares de derechos.
Esa dificultad para el ejercicio de acciones que hagan efectivo el derecho exclu-
sivo del titular es un problema grave en relación con Internet57. Por ello se ha estable-
cido legalmente que cuando los contenidos que se transmiten por la red violen dere-
chos ajenos, será posible ejercitar acciones de responsabilidad en ciertos casos frente
a los proveedores de servicios, esto es, a los proveedores de acceso y de alojamiento
de datos58.
55. Sobre este tema, vid. el trabajo anteriormente citado de CHARLESWORTH , 10 ps., y PEUKERT, Alexan-
der, «International Copyright Law and Proposals for Non-Voluntary Licenses Regarding P2P File
Sharing», ponencia presentada en Annual ATRIP Conference 2004, Proceedings, 26-29 July
2004, Utrecht 16 pp.
56. Vid. C ORNISH , ob. cit., pp. 52 a 54.
57. Vid. C ORNISH, ob.cit., pp. 58/9.
58. Vid. Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2000, re-
lativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en
particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electró-
nico), arts. 12 a 15. Esa Directiva ha sido incorporada al ordenamiento jurídico español por la
Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico, cuyos artículos 14 a 17 se dedican a la responsabilidad de los prestadores de ser-
vicios de intermediación. Vid. BERCCOVITZ , Alberto, Apuntes de Derecho Mercantil, 4ª ed., Pam-
plona 2003, pp. 163 a 165.
− 52 −
A todo ello hay que sumar otra importante dificultad añadida como es la de determi-
nar el Derecho nacional aplicable a las infracciones de derechos realizadas por Internet,
supuesto que la transmisión puede realizarse desde cualquier país del mundo. Y no cabe
ignorar que las legislaciones nacionales establecen regulaciones distintas en esta mate-
ria, siendo además muy problemático en muchos casos la eficacia real de las acciones
legales ejercitadas ante los Tribunales de determinados países.
Urge, por tanto, una generalización a nivel internacional de las normas sustantivas
que regulan esta materia, así como el establecimiento a nivel internacional privado de un
Convenio que atribuya la competencia judicial para el conocimiento de los litigios y el
reconocimiento de sentencias en estas materias.
X. NUEVAS REIVINDICACIONES DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO

En relación con este proceso de globalización han surgido además nuevas reivindi-
caciones de los países en desarrollo.
Por supuesto, la queja principal de estos países consiste, como ya se ha expuesto, en
que las normas internacionales establecidas para la protección de la propiedad industrial
en el ADPIC no están adaptadas a su nivel de desarrollo. Se les ha impuesto pura y sim-
plemente las normas de protección a las que han llegado los países desarrollados después
de más de un siglo de evolución industrial y tecnológica. Y esa imposición hace eviden-
temente más difícil que los países en desarrollo puedan incorporarse al proceso moderno
de creación tecnológica. De alguna manera cabría afirmar que las normas del ADPIC tien-
den a hacer permanente la situación de desequilibrio que en la actualidad existe en ma-
teria de producción tecnológica. En definitiva se consagraría la división entre los países
desarrollados del norte que crean la inmensa mayoría de las innovaciones tecnológicas,
y los países del sur, en vías de desarrollo, a los que normas del ADPIC les impondría fun-
damentalmente la obligación de proteger las innovaciones tecnológicas procedentes de
los países desarrollados del norte59.
A esa queja de carácter general se unen además reivindicaciones mucho más concre-
tas referentes a los recursos genéticos, a los conocimientos tradicionales y a las expresio-
nes culturales.
10. 1 La obtención de los recursos genéticos

En la actualidad una parte importante de las invenciones patentables consisten en
el descubrimiento, aislamiento y utilización de microorganismos y material biológico exis-
tente en la naturaleza. Pues bien, resulta que los países más ricos en recursos genéticos son
los países en vías de desarrollo del sur, que denuncian como las empresas de los países
desarrollados obtienen esos recursos en sus países y después patentan las invenciones
correspondientes tras el correspondiente proceso de investigación en sus laboratorios. Así
59. Vid. GROSHEIDE , ob.cit., ps. 19/20 y D IAS VARELLA, ob.cit., pp. 82/3.
− 53 −
pues, con gran frecuencia el material genético en el que se basa la patente procede de un
país en vías de desarrollo, que no obtiene sin embargo absolutamente ningún beneficio
por el hecho de que se haya obtenido una patente para una invención basada en ese
material60.
Esta realidad fue ya tomada en consideración en el Convenio sobre la diversidad
biológica (abreviadamente Convenio sobre Biodiversidad) firmado en Río de Janeiro
el 5 de junio 199261, en cuyo artículo 15 se impone la obligación de que quien utiliza
material biológico existente en la naturaleza lo hubiera obtenido con un consentimiento
informado por parte de los organismos correspondientes62. Se trata así de evitar la ex-
portación ilegal de material biológico. En base a esta norma los países en desarrollo
consideran que debería imponerse en las solicitudes de patente la indicación de la pro-
cedencia del material biológico al que la invención se refiere y la justificación de que
ese material se ha obtenido por un consentimiento informado por parte de las autorida-
des correspondientes 63. A falta de ese requisito debería imponerse una sanción a la
patente si llega a concederse, sanción que podría llegar a ser incluso la nulidad. Para que
un planteamiento de ese tipo pudiera ser efectivo sería indispensable una regulación a
nivel internacional que lo impusiera; pero los países en desarrollo se oponen a una
regulación de ese tipo64.
Así pues, lo correcto en esta materia es llegar a un acuerdo con las autoridades corres-
pondientes para la obtención de recursos genéticos y establecer un convenio en que se
regule alguna forma de compensación económica para el Estado o al entidad que ha dado
el consentimiento informado. Lamentablemente la realidad dista, al parecer, bastante de
este «desideratum»
10. 2 Conocimientos tradicionales

Pero el problema se agrava además porque a menudo lo que ocurre es que conoci-
mientos tradicionales sobre las propiedades de determinadas plantas o determinado
material biológico que existe en los países en desarrollo da lugar a solicitudes de paten-
tes o a patentes que no hacen sino incorporar como supuestas invenciones, conocimien-
tos tradicionales existentes en países en desarrollo65. Resulta así que se obtiene un dere-
60. Sobre esta problemática y el marco jurídico de referencia, vid. MASSAGUER , J., «Algunos aspectos
de la protección jurídica de los conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos me-
diante el sistema de propiedad intelectual», en Actas de Derecho Industrial, Tomo XXIII (2002),
pp. 197 a 221, en concreto pp. 204 a 210.
61. En relación con el Convenio sobre Diversidad Biológica, vid. PEREZ S ALOM , José Roberto, Recur-
sos Genéticos, Biotecnología y Derecho Internacional, Pamplona 2002, pp. 69 y ss.
62. Sobre el consentimiento fundamentado, vid. P EREZ S ALOM , ob.cit., pp. 211 y ss.
63. Vid. MASSAGUER , ob.cit., p. 220.
64. Vid. Commission on Intellectual Property Rights, ob. cit., pp. 84 a 87.
65. Sobre las dificultades para la delimitación del concepto de «conocimientos tradicionales», vid.
M ASSAGUER , ob.cit., pp. 198 a 204.
− 54 −
cho exclusivo sobre algo que se ha obtenido pura y simplemente de los conocimientos
tradicionales en determinadas comunidades. Así, por ejemplo, cabe citar lo ocurrido en
el caso Turmeric (Curcuma longa)66.
Se trata de una planta utilizada en la India para sazonar la comida y que se usa tam-
bién tradicionalmente para curar heridas. Pues bien, en 1995 a dos ciudadanos indios del
centro médico de la ciudad de Michigan les fue concedida una patente sobre el «uso de
turmeric para curar heridas».
El Consejo de Investigación Científica e Industrial de la India pidió la revocación
de la patente, puesto que la invención no era nueva, ya que el turmeric venía siendo uti-
lizado desde hace miles de años para curar heridas. Ese uso curativo aparecía incluso en
un antiguo documento sánscrito. La patente fue revocada; pero este caso pone de mani-
fiesto el tipo de problema sobre el que se basan las reivindicaciones de los países en vías
de desarrollo.
Otro ejemplo de este tipo de problema lo ofrece el caso Ayahuasca67.
Durante generaciones los chamanes de tribus indígenas de la cuenca del Amazonas
han utilizado una planta, Banisteriopsis caapi, para producir una bebida ceremonial
conocida como «Ayahuasca», que significa «vino del alma» en ceremonias religiosas y
curativas para diagnosticar y tratar enfermedades, encontrarse los espíritus y adivinar del
futuro.
En junio de 1986 un ciudadano americano, Loren Miller, obtuvo una patente para
una variedad de esa planta a la que llamó «Da Vine», alegando que la había descubierto
en un jardín doméstico de la zona amazónica. Pues bien, en este caso, aunque el «ente
coordinador de las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica» impugnó la patente
concedida, la resolución final, por razones de la legislación aplicable al procedimiento,
mantuvo la vigencia de la patente.
Estos dos casos no constituyen sino muestras de lo que está ocurriendo en la rea-
lidad. Se están patentando invenciones que no son sino conocimientos tradicionales
de pueblos indígenas, y no es fácil impedir que esas patentes sean concedidas o que se
mantengan en vigor; por una parte, porque no es sencillo y tiene un alto coste el vigi-
lar las solicitudes de patente que se presentan o las patentes que se conceden a nivel
mundial; y además porque a menudo se plantea un difícil problema de prueba para de-
mostrar que la supuesta invención era ya conocida como conocimiento tradicional,
puesto que este tipo de conocimiento se transmite oralmente de generación en gene-
ración68.
66. Vid. Commission on Intellectual Property Rights, ob. cit., p. 76.

67. Vid. Commission on Intellectual Property Rights, ob. cit., pp. 76/7.
68. Sobre esta problemática, sugiriendo soluciones técnico-jurídicas, vid. MASSAGUER , ob.cit., pp. 214
a 221.
− 55 −
En relación con la explotación de estos conocimientos tradicionales se produce

además otro tipo de actuaciones de colaboración entre las poblaciones indígenas y los
investigadores venidos de fuera. Así, por ejemplo, en Perú determinadas colectivida-
des indígenas firmaron un Convenio de asistencia técnica con una empresa multina-
cional69. La asistencia técnica la proporcionaban las colectividades indígenas, pues-
to que sus chamanes son los que conocen las propiedades medicinales o de otro tipo
de las plantas y, por lo tanto, su colaboración es valiosísima a la hora de seleccionar
un material biológico que puede ser susceptible de una utilización médica o de otro
tipo. Naturalmente esta colaboración se da a cambio de una compensación económi-
ca fijada en el propio contrato.
10.3 Denominaciones tradicionales.

En otras ocasiones el problema se plantea en relación con la expoliación de deno-
minaciones tradicionales de determinados productos. Un ejemplo lo ofrece el llamado caso
Basmati70.
Basmati es una variedad de arroz del Punjab de la India y del Pakistán que se expor-
ta en grandes cantidades (alrededor de 300 millones de dólares anuales) y cuya venta es
vital para la supervivencia de miles de agricultores.
Pues bien, en 1997 a la firma americana «RiceTec Inc» se le concedió una patente
para plantas y semillas incluyendo arroces con características similares al Basmati. Esa
patente se dejó sin efecto en lo relativo al arroz Basmati, pero la batalla legal se trasladó
al uso del término «Basmati».
En algunos países como el Reino Unido y Arabia Saudita no se considera «Basma-
ti» como un término genérico que pueda utilizarse para designar arroces similares de otra
procedencia.
Pero en Estados Unidos la Federal Trade Commission ha considerado que el térmi-
no «Basmati» es genérico para ese tipo de arroz y puede ser utilizado por tanto para arro-
ces de cualquier procedencia.
Este caso pone de manifiesto los riesgos a que están sometidos los productos tradi-
cionalmente conocidos en los países en desarrollo desde el punto de vista de su identi-
ficación. En definitiva es un problema con el que ya se han enfrentado los países en de-
sarrollo, especialmente en Europa al proteger las denominaciones de origen; pero ese tipo
de protección lamentablemente no está suficientemente extendida a nivel internacional.
Este tipo de problema se ha planteado en otros países. Vale la pena citar el hecho de
que en México surgió una grave crisis cuando empresas japonesas empezaron a comercia-
69. Vid. OMPI, Conocimientos Tradicionales: Necesidades y Expectativas en Materia de Propiedad

Intelectual (Informe relativo a las misiones exploratorias sobre propiedad intelectual y conoci-
mientos tradicionales (1998-1999), Ginebra 2001, p. 194.
70. Vid. Commission on Intellectual Property Rights, ob. cit., p. 89.
− 56 −
lizar bebidas con el nombre tequila fabricado en Japón. El problema se solucionó al crearse
la denominación de origen «tequila».
10.4 Expresiones culturales71

La misma problemática se extiende también a los diseños tradicionales de produc-
tos artesanales o de objetos ceremoniales, de los que se apropian terceras personas que
los protegen a su nombre como derechos de propiedad intelectual o que, sin llevar a cabo
esa apropiación por medio de un derecho exclusivo fabrican y venden los objetos co-
piados anunciándolos como si procedieran de las propias tribus indígenas, sin que ello
sea cierto.
Igual ocurre con las leyendas ancestrales y las canciones y músicas tradicionales
que son objeto de explotación por terceros, ignorando que pertenecen a las colectivi-
dades que los han creado. Y lo que es más grave, muchos de esos elementos que son
objeto de apropiación o explotación por terceros no autorizados son considerados sa-
grados en las culturas de las que proceden, con lo que al aspecto económico se antepo-
ne un agravio a los factores religiosos más identificativos y sagrados de la cultura de que
se trate.
Para explicar la problemática que se plantea por esta apropiación y explotación de
elementos procedentes de las culturas indígenas por parte de personas ajenas a los pue-
blos a los que esas culturas se refieren, se indica con razón que lo que ocurre fundamen-
talmente es que se plantea realmente un choque entre las distintas culturas y civilizacio-
nes. Frente a planteamientos comunitarios y solidarios que rigen en los pueblos con
culturas tradicionales, se contraponen los planteamientos individualistas y economicis-
tas de los países más desarrollados, de tal forma que no existe coincidencia entre los
conceptos básicos de lo que significa la propiedad de los elementos creados tradicional-
mente72. Así ocurre que conforme al Derecho de los países desarrollados los elementos
integrados en lo que se denomina «dominio público» pueden ser utilizados y explotados
por cualquier persona, mientras que los elementos que en los pueblos indígenas se con-
sidera que pertenecen a la comunidad no pueden ser utilizados como mercancía por par-
te de los particulares73.
Se señala, con razón, que también en los países desarrollados, y concretamente en Eu-
ropa, existen y han existido expresiones culturales y conocimientos tradicionales, y que
tales elementos se excluyeron de la protección por la propiedad industrial o el derecho
71. Sobre la noción «expresiones culturales» y «conocimiento indígena» vid. GROSHEIDE , ob. cit., pp.
23 a 25.
72. Vid. GROSHEIDE, ob. cit., p. 26 y HAYYAN UL HAQ, L.M., «Requestioning the existence of indonesian
copyrights regime in protecting cultural property», ponencia presentada en Annual ATRIP Con-
ference 2004, Proceedings, 26-29 July, Utrecht, 34 ps., en concreto pp. 6 y 31.
73. Vid. G ROSHEIDE, ob. cit., p. 26.
− 57 −
de autor74. Por lo que se refiere a los conocimientos tradicionales aplicables tecnológica-

mente, lo que ocurre es que al existir en los propios países desarrollados en los que se
legislaba y se aplicaba la regulación sobre patentes, era mucho más fácil poner de mani-
fiesto la falta de novedad de las invenciones en las que tales conocimientos tradiciona-
les eran incorporados. Por lo que se refiere a las expresiones culturales su integración en
el dominio público permitía su utilización o explotación por cualquiera, pero lo normal
era que esa utilización o explotación fuera por personas pertenecientes al mismo ámbito
económico y cultural.
Lo que plantea problemas en la actualidad, con relación a la explotación de las
expresiones culturales y conocimientos tradicionales, consiste en que se pone de ma-
nifiesto un choque de culturas y de niveles de desarrollo. En efecto, a diferencia de lo
ocurrido con las expresiones culturales y conocimientos tradicionales en Europa, en
los países en desarrollo no ha sido una iniciativa de esos mismos países y de esas mismas
comunidades indígenas la que ha creado las categorías legales hoy día vigentes a ni-
vel internacional en materia de propiedad industrial y de Derecho de autor, con lo cual
resulta que las categorías jurídicas no se corresponden con las concepciones propias
de esos pueblos75. Y a ello se une, como dato absolutamente fundamental, el hecho de
que la explotación de esos elementos generados por las culturas tradicionales primi-
tivas se hace en general por personas procedentes de otras culturas, que manejan esos
elementos con criterios puramente económicos, de manera que los beneficios de la ex-
plotación no revierten en absoluto en los pueblos que originan los elementos que son
explotados comercialmente, sino que las ganancias van a parar en general a las empresas
de países más desarrollados. De ahí que resulte una sensación de frustración en la
medida en que no se respetan los planteamientos culturales de los pueblos primitivos,
que se sienten además explotados a favor de personas y empresas procedentes del
mundo desarrollado.
XI. CONCLUSIÓN
Como puede apreciarse, por tanto, la globalización tiene una incidencia sobre los dere-
chos de propiedad intelectual que excede con mucho del ámbito de lo puramente jurídico.
Ese proceso de adaptación de los derechos de propiedad intelectual a la globaliza-
ción se está haciendo fundamentalmente bajo el impulso y en interés de los únicos ope-
radores económicos que actúan realmente en el mercado global, esto es, las compañías
multinacionales de los países desarrollados.
La tendencia predominante en la actualidad consiste en aumentar la protección en
todos los países, sin tener en cuenta las circunstancias concretas de desarrollo de cada uno
de ellos, dejando de lado el equilibrio que siempre ha estado en la base de los derechos
74. Vid. GROSHEIDE , ob. cit., p. 20.

75. Vid. H AYYAN U L H AQ , ob. cit., p. 31.
− 58 −
de propiedad intelectual, entre el interés del titular y los intereses de los terceros; sin
preocuparse por encontrar soluciones a los problemas específicos de los países en desa-
rrollo o menos desarrollados, y sin que la vigencia de los derechos exclusivos vaya acom-
pañada de una regulación a nivel internacional que impida de una manera efectiva los
abusos de la competencia, esto es, de las prácticas restrictivas de la competencia y de los
actos de competencia desleal.
Es indudable que hay que adaptar las normas sobre propiedad intelectual a las exi-
gencias de la globalización, pero lo que ocurre es que esa adaptación no tiene por qué
seguir necesariamente un modelo único, porque existen modelos alternativos que pueden
responder con mayor equidad al tratamiento de todos los intereses en juego.
− 59 −
− 60 −

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EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO PERÚ – ESTADOS UNIDOS: UNA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL

Globalización y Propiedad Intelectual1

Sumario: I. Significado de la expresión «Propiedad Intelectual». II. La regulación internacional de

I. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN «PROPIEDAD INTELECTUAL»

II. LA REGULACIÓN INTERNACIONAL DE LA «PROPIEDAD INTELECTUAL»

2. Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), hecho en

ticas, de 9 de septiembre de 1886, revisado en Paris el 24 de julio de 1971, y el Convenio

Reglamento (CE) nº 772/2004 de la Comisión, de 27 de abril de 2004, relativo a la aplicación del

III. GLOBALIZACIÓN DE LOS MERCADOS Y DIFICULTADES RESULTANTES DE

IV. EL ACUERDO SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELA-

V. INADAPTACIÓN DEL ADPIC A LA REALIDAD

vel de protección de la propiedad intelectual establecido en el ADPIC, después de más de

VI. EL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES (PCT) Y LA

y seguir el procedimiento administrativo que esté establecido. Esto supone, evidentemen-

En el proyecto29 tal como se discute en estos momentos hay factores importantes a

pluralidad indeterminada de traducciones y el coste de la traducción se traslada del titular

32. A favor de la regionalización o incluso globalización del proceso de búsqueda de anterioridades,

VII. EL PAPEL DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES.

VIII. LIBRE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS: AGOTAMIENTO Y PROBLEMAS

Como principales argumentos en contra del agotamiento internacional se alega, por

44. Vid. C ORNISH, ob. cit., p. 102

8. 2 Algunos problemas lingüísticos

IX. LOS PROBLEMAS PLANTEADOS POR INTERNET

46. Filli Graffione SNC contra Ditta Fransa.

49. Vid. CORNISH , ob.cit., p. 50

52. Vid. C ORNISH , ob. cit., p. 55.

Por ello se discute si debería prosperar la explotación mediante medidas tecnológi-

X. NUEVAS REIVINDICACIONES DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO

10. 1 La obtención de los recursos genéticos

10. 2 Conocimientos tradicionales

66. Vid. Commission on Intellectual Property Rights, ob. cit., p. 76.

En relación con la explotación de estos conocimientos tradicionales se produce

10.3 Denominaciones tradicionales.

69. Vid. OMPI, Conocimientos Tradicionales: Necesidades y Expectativas en Materia de Propiedad

10.4 Expresiones culturales71

de autor74. Por lo que se refiere a los conocimientos tradicionales aplicables tecnológica-

74. Vid. GROSHEIDE , ob. cit., p. 20.

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