24/2/2019 Los criterios sustanciales de conexión competitiva: la nueva aproximación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina | Superintend…

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Los criterios sustanciales de conexión competitiva:

la nueva aproximación del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina
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Por: Yazmin Juliette Jaime Jaimes, abogada Dirección de Signos Distintivos, SIC.
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El derecho marcario se funda sobre diversos principios orientadores que permiten determinar
la aplicación de sus disposiciones, resultando de especial relevancia los principios de

territorialidad y especialidad, los cuales presentan diversos matices en su aplicación.

Así, el principio de territorialidad, entendido como la protección del signo en el país en cuya
jurisdicción se ha realizado el respectivo registro (validez territorial limitada), encuentra

excepciones en su aplicación tales como la protección del signo notoriamente conocido, la cual
no puede ser negada “por el solo hecho que no esté registrado o en trámite en el País

Miembro o en el extranjero”. 1

Por su parte, el principio de especialidad, en virtud del cual el derecho al uso exclusivo de una
marca se circunscribe a los respectivos productos y/o servicios para los cuales ha sido

concedida, se encuentra limitado por la protección reforzada de las marcas notorias 2 y por las

necesarias matices derivadas de la aplicación de los criterios de conexidad competitiva. En

efecto, el mencionado principio permite el registro de marcas idénticas o similares para
distinguir productos o servicios diferentes o, de ser el caso, para productos o servicios

respecto de los cuales el uso de los signos no implique un riesgo de confusión o de

asociación.

Es así como la aplicación de este principio puede suscitar diversas discusiones, como quiera
que necesariamente se tratará de un cotejo marcario entre signos distintivos, esencialmente,

idénticos o similares. De modo que el análisis deberá centrarse en la similitud o disimilitud de

los productos y/o servicios, para lo cual será estrictamente necesario remitirse a los criterios
de conexidad competitiva entre estos.

Es en este escenario en que resulta de especial importancia hacer referencia a la reciente

Interpretación Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 3 , en la

cual se abordan diversos temas relacionados con el cotejo marcario y, muy especialmente, se
realiza un nuevo planteamiento en relación con los criterios de conexión competitiva entre
productos y/o servicios. En efecto, el Alto Tribunal, además de reiterar la regla prevista en el

artículo 151 4 de la Decisión 486 de 2000, realiza una diferenciación entre los i) criterios
sustanciales de vinculación, conexión o relación, y ii) otros criterios adicionales. En el primer
grupo, se ubican los siguientes:

El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y/o servicios:

Expresa el Tribunal que el criterio de intercambiabilidad se refiere la posibilidad de

sustitución razonable para el consumidor entre un producto y/o servicio y otro. A efectos

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de apreciar la configuración de este criterio debe atenderse al precio de los bienes; sus
características; la finalidad de estos; así como, los canales de aprovisionamiento,
distribución y comercialización, etc.

A manera de ejemplo se indican en la interpretación prejudicial las infusiones en forma de

bolsas filtrantes, tales como el anís, el cidrón, la manzanilla y demás, los cuales suelen ser
productos sustitutos entre sí.

La complementariedad entre sí de los productos y/o servicios: La

complementariedad, por su parte, hace referencia a la necesidad de consumir un
producto o hacer uso de un servicio en razón a la adquisición inicial de otro. En este

sentido, el uso de uno generará el uso del otro. De esta manera, a manera de ejemplo la
pasta de dientes (dentífrico) resulta complementaria al cepillo dental.
La posibilidad de considerar que los productos y/o servicios provienen del mismo

empresario (razonabilidad): Parte desde la óptica del consumidor, en el sentido de que

este, teniendo en cuenta la realidad del mercado, pueda asumir como razonable que los
productos o servicios en cuestión presentan un mismo origen empresarial. Así, en

determinados mercados quien fabrica cerveza, también expende agua embotellada.

De otro lado, se plantean los criterios adicionales, esto es, aquellos que “por si mismos son

insuficientes para acreditar la relación, vinculación o conexión” 5 y que, en consecuencia,

deben ser analizados a partir de los criterios sustanciales previamente referidos. Estos
criterios son:

La pertenencia de los productos y/o servicios a una misma clase de la Clasificación

Internacional de Niza.

Los canales de aprovisionamiento, distribución o comercialización;

Los medios de publicidad empleados;
La tecnología empleada;

La finalidad o función;

El mismo género o la misma naturaleza de los productos y/o servicios.

De esta manera el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sienta una nueva posición al

momento de analizarse el grado de vinculación, conexión o relación de productos o servicios,

en relación con los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y

razonabilidad, entendiéndolos como criterios que “acreditan por sí mismos la existencia de

relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios” 6 . Se trata entonces de una

novedad jurisprudencial que adiciona herramientas de análisis, las cuales, considerando el

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caso concreto, podrán resultar de pertinente aplicación en materia de signos distintivos

idénticos o similares, que pretendan distinguir productos y/o servicios respecto de los cuales

no resulte evidente su conexidad.

Referencias
1 Decisión 486 de 2000, literal a) del artículo 229.
2 Ibidem, artículo 226.
3PROCESO 100-IP-2018, Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del
Consultante: 2012-00237-00. Referencia: Signos involucrados LAMINA STEAK & LOBSTER (mixto) / CAFÉ
LA MINA (mixto). GACETA OFICIAL Año XXXV – Número 3326. Lima, 26 de junio de 2018.
4 “(…) Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud
ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente”.
5PROCESO 100-IP-2018, Interpretación Prejudicial. Referencia: Signos involucrados LAMINA STEAK &
LOBSTER (mixto) / CAFÉ LA MINA (mixto). GACETA OFICIAL Año XXXV – Número 3326. Lima, 26 de junio
de 2018. Página 12.
6 Ibidem.

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